專利類知識產(chǎn)權惡意訴訟的類型化判斷

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“對于專利權人提起訴訟是否存在惡意，需綜合考量認識因素與意志因素對于專利權人提起訴訟是否存在惡意，需綜合考量認識因素與意志因素?！?br/>

實踐中，專利類惡意訴訟引發(fā)的侵權責任糾紛明顯超過其他知識產(chǎn)權惡意訴訟，且在主觀過錯構成要件的認定上存在困難。主觀過錯包含認識因素與意志因素兩個層面，認識因素主要指行為人明知缺乏權利基礎或訴訟利益仍提起訴訟，意志因素指起訴系以損害他人合法權益或謀取不當利益為目的。對于主觀過錯的認定，需結合專利權人的客觀行為以及專利權之特點予以類別化認定。

一、認識因素：專利權人明知權利不穩(wěn)定或起訴缺乏合理事由

目前達成共識的是，專利權人起訴他人侵權后，即使其所依據(jù)的專利權被國家知識產(chǎn)權局的生效審查決定書或法院生效判決認定無效，也不能作為推定專利權人構成惡意訴訟的依據(jù)。根據(jù)專利法第四十七條第二款，專利被宣告無效的，對在先的判決書等糾紛處理結果不具有追溯力，僅當專利權人因惡意給他人造成了損失，才承擔賠償責任。換言之，認定專利權人起訴時是否具有惡意，需重點審查其起訴時對專利權基礎是否有認知程度。

（一）專利權人明知缺乏權利基礎仍提起訴訟

首先，若專利權人于申請專利前已知其專利屬于現(xiàn)有設計或現(xiàn)有技術，則應當認為其對訴訟缺乏權利基礎系明知。例如，行為人在專利申請日前明知專利已在網(wǎng)絡平臺等公共渠道公開，仍申請并取得專利權，或行為人在購買產(chǎn)品并實際掌握現(xiàn)有技術后，將相同的技術特征申請為專利，且以此為權利基礎起訴他人侵犯其專利權。除此之外，如果權利人在獲得專利授權之后，才得知專利權屬于現(xiàn)有設計或現(xiàn)有技術，在此情形下提起訴訟的，亦不影響對其主觀故意的認定。在某案件中，專利權人在訴訟準備階段就發(fā)現(xiàn)他人早在申請日之前已公開銷售與其外觀設計專利整體近似的產(chǎn)品，卻仍然提起訴訟，最終被法院認定為惡意訴訟。上述利用現(xiàn)有技術或設計取得專利后起訴他人的案件，多發(fā)于外觀設計和實用新型專利領域。由于我國針對實用新型和外觀設計專利申請采用形式審查，凡是經(jīng)初步審查認為符合專利法要求的，即可授予專利權，這就為不法分子利用瑕疵專利權攫取不正當利益的行為留下了可操作空間。

其次，若專利權人以專利無效宣告程序中已經(jīng)放棄的權利要求為基礎主張權利的，其對訴訟缺乏權利基礎亦屬明知，亦被認定存在惡意。在專利無效宣告程序中，為實現(xiàn)利益最大化，專利權人往往會通過放棄專利的若干項權利要求或對權利要求進行限縮、合并來保證余下權利要求的有效性，這一對權利要求書的修改便會使專利保護范圍發(fā)生變化。對于一項專利權人曾一度寫入權利要求書中的權利要求，權利人對該權利要求的技術特征和權利邊界應屬明知，其在主動放棄該權利要求后又以此為由向他人主張權利的，應當認定其對起訴缺乏權利基礎系明知。

（二）專利權人認為可能缺乏權利基礎仍提起訴訟

理論上，任何專利一經(jīng)授權，均可能被宣告無效。相較于專利權人明知專利權不合法的情形，專利權人對專利權基礎不穩(wěn)定、可能被宣告無效的主觀認知則難以把握，對此認定須十分謹慎。

司法實踐中，一種典型的情況是專利權人明知存在尚未生效的不利決定或判決可能導致專利無效，仍以該專利為權利基礎起訴。有觀點認為，在專利權極有可能被認定無效、勝訴幾率渺茫的情況下，專利權人堅持起訴明顯系濫用訴權。但亦有觀點認為，在相關不利決定或判決未生效之前，專利權人以其享有的合法有效之專利權為依據(jù)主張權利，不屬于不當行使權利的惡意訴訟行為。第二種觀點較為合理：其一，在有權機關認定專利權無效且該結論生效前，經(jīng)國家依法授權的合法專利權應予以保護，專利權人依據(jù)合法權利基礎起訴的訴權亦應予以保護，這也是維護專利授權制度穩(wěn)定性的應有之意；其二，即使專利行政部門已宣告專利無效，但專利權人不服，仍有就該決定提起行政訴訟的權利，不應以尚未生效的無效宣告否定專利權的效力；其三，訴訟程序的啟動本身蘊含著敗訴風險，如僅因一項訴請獲得支持的概率較低而否認權利人通過訴訟手段維護其知識產(chǎn)權的正當性，難謂合理，有可能導致專利權人陷入不敢維權的境地。

其他可能導致專利權效力受到質疑的情形有以下幾種。一是國家知識產(chǎn)權局針對專利出具負面專利評價報告，認定專利不符合專利權授予條件。實踐中對此已達成共識，即專利權評價報告不屬于行政決定，其主要用于人民法院或者管理專利工作的部門確定是否需要中止相關程序，并不能否定專利權的效力，專利權人堅持起訴的，通常不構成惡意訴訟。二是與案涉專利近似的專利已被宣告無效，使案涉專利被宣告無效的可能性增加。專利申請是否滿足授權條件是一項復雜的、僅有權機關能夠作出評定的項目，且一項專利與其他在先專利是否構成相同或近似，亦屬于有權機關判斷專利效力的職能范疇，故即使專利權人明知與案涉專利相近似的專利已被宣告無效，亦無法得出案涉專利必然無效的結論，因此專利權人依據(jù)目前有效的專利起訴，不應被認定構成惡意。

（三）專利權人明知缺乏法律依據(jù)仍提起訴訟

就專利權人明知缺乏法律依據(jù)仍提起訴訟而言，重復起訴屬于一種典型的表現(xiàn)形式。例如在某一案件中，在先的生效判決已認定被控侵權產(chǎn)品屬于現(xiàn)有設計，未侵犯案涉專利權，后專利權人再次以相同專利為權利基礎主張他人生產(chǎn)的同一產(chǎn)品構成侵權，該行為被認定構成惡意訴訟。審查專利權人是否構成重復起訴，應當采用謙抑的判斷標準，即重點審查其是否系基于同一權利基礎，針對同一產(chǎn)品、同一技術或同一侵權事實再次提起訴訟，法院僅進行形式審查而非實質審查，若認為在先案件與當前案件在專利權基礎、被訴侵權產(chǎn)品等方面并非等同，則不應認定專利權人對起訴缺乏法律依據(jù)系明知。

此外，專利權人明知起訴缺乏法律依據(jù)的情形還可能包括：權利人此前已對同一技術不構成侵權作出自認、權利人與被訴侵權人就案涉專利明確存在有效的專利許可關系等。

二、意志因素：起訴意在侵害他人合法權益或謀取不正當利益

行為人起訴應具有積極損害他人權益的直接故意，過失或重大過失均不在此列。一般認為，在行為具備認識因素的前提下，可以推定其同時具備意志因素，若行為人明知其提起的系一項缺乏依據(jù)的訴訟，則其所欲實現(xiàn)的目的就一定是非法的，其必然具有使他人利益受損或謀取其他訴訟之外不正當利益的主觀意圖。司法實踐中，法院更傾向于選擇論證專利權人不具備意志因素，認定其不構成惡意訴訟，主要有以下情形。一是通過主體的認知能力排除惡意。由于專利申請具有較高的專業(yè)性，缺乏知識產(chǎn)權領域從業(yè)經(jīng)驗的個人或小型企業(yè)，往往難以認識到其所實施的特定行為具備專利法上的意義，因此難以認定其具有通過訴訟侵害他人合法權益的主觀故意。在某案例中，行為人并非專利的原始權利人，而是專利被許可人，由于原始權利人與被許可人之間就專利的具體權利要求了解程度不同，被許可人并未參與專利申請、權利要求撰寫等過程，因此對其認知能力的要求要低于原始權利人。此外，如果權利人已委托專業(yè)律師參加訴訟，則一般認為其具備相應的認知能力。二是通過主體的訴訟行為排除惡意。理性的訴訟實施者通常會采取全面的訴前準備，包括采取公證方式進行取證、委托專業(yè)人員進行技術比對、在訴前申請出具專利評估報告、出具保全財產(chǎn)清點賬目以佐證未謀求超出訴訟之外的不正當利益等。上述行為往往會被視為專利權人合理行使訴權的表現(xiàn)。此外，在訴訟過程中，一旦得知其專利權極有可能被宣告無效或發(fā)現(xiàn)訴訟明顯缺乏法律依據(jù)，理性的專利權人基于對訴訟風險的認知通常會選擇撤訴，避免濫用訴訟程序或浪費司法資源，這也是排除惡意訴訟的重要依據(jù)之一。

綜上，對于專利權人提起訴訟是否存在惡意，需綜合考量認識因素與意志因素，在具備認識因素的情況下，進一步審查是否存在排除意志因素成立的行為或事實，否則就推定行為具備意志因素，進而認定專利權人提起訴訟存在惡意。

（原標題：專利類知識產(chǎn)權惡意訴訟的類型化判斷）

來源：人民法院報

作者：張韻可 北京市第三中級人民法院

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利類知識產(chǎn)權惡意訴訟的類型化判斷（點擊標題查看原文）

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