《最末起訴協(xié)議》或能導(dǎo)致專利權(quán)用盡：德國聯(lián)邦法院為高通等無線專利持有人帶來法律領(lǐng)域的不確定性

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“在法律上，《最末起訴協(xié)議》并不一定能規(guī)避專利權(quán)用盡原則。是否可以規(guī)避不取決于理論上可能發(fā)生的事情（即，理論上存在最末起訴協(xié)議的受益人會被起訴侵權(quán)的情況），而取決于對以下事實問題的回答：在一般情況下，最末起訴協(xié)議的受益人是否實際上預(yù)期其需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任？”

專利許可行業(yè)對全球的影響可謂一石激起千層浪：專利持有人也許不能再依賴《最末起訴協(xié)議》（covenant to sue last）作為避免專利權(quán)用盡原則（以下簡稱“權(quán)利用盡”）的手段。通常來講，專利持有人/專利權(quán)人為了可以向最終產(chǎn)品制造商（下游客戶）收取一定的專利使用費，會在與芯片組制造商和其他供應(yīng)商簽訂的協(xié)議中保留對下游客戶行使與專利關(guān)聯(lián)的權(quán)利。

然而，在2月17日，德國聯(lián)邦法院（The Bundesgerichtshof，F(xiàn)ederal Court of Justice of Germany）) 公布了一項在1月24日作出的判決，主要內(nèi)容如下：

1、《不起訴協(xié)議》不能規(guī)避專利權(quán)用盡原則

2、在法律上，《最末起訴協(xié)議》并不一定能規(guī)避專利權(quán)用盡原則。是否可以規(guī)避不取決于理論上可能發(fā)生的事情（即，理論上存在最末起訴協(xié)議的受益人會被起訴侵權(quán)的情況），而取決于對以下事實問題的回答：在一般情況下，最末起訴協(xié)議的受益人是否實際上預(yù)期其需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任？

從潛在法律權(quán)威的角度來講，德國法院給出的這個判決可能對其他司法管轄區(qū)產(chǎn)生影響，比如：美國。對美國而言，判決的第一部分與TransCore、Quanta和Impression Products案的法律精神相一致，而第二部分則會對美國高等法院產(chǎn)生第一印象的影響。到目前為止，高通（Qualcomm）等專利權(quán)人非常有信心：根據(jù)美國專利法，《最末起訴協(xié)議》不會引起權(quán)利用盡。雖然說，來自國外司法管轄區(qū)的判決作為具有法律權(quán)威的說服力通常權(quán)重相當(dāng)有限，但德國聯(lián)邦法院實際上以對專利權(quán)人友好而著稱，并且德國的專利法官會定期與美國聯(lián)邦巡回上訴法院的法官會晤。

一項被用于起訴多個被告的專利（專利號為EP2294737，專利名稱為“用于觸發(fā)信道質(zhì)量指標(biāo)的獨立傳輸?shù)目刂菩诺佬帕睢钡膶＠谌ツ隇槿毡綢P Bridge贏得了一項針對福特的德國專利禁令。在此之前，沒有人關(guān)注權(quán)利用盡問題。但在侵權(quán)問題上支持IP Bridge之后，德國聯(lián)邦法院現(xiàn)已將案件發(fā)回卡爾斯魯厄法院重審，因為訴訟中的專利可能由于《最末起訴協(xié)議》已經(jīng)被權(quán)利用盡?，F(xiàn)在的結(jié)果是，除了技術(shù)抗辯和針對禁令救濟(jì)的FRAND抗辯之外，HTC辯稱，根據(jù)其產(chǎn)品被加入到侵權(quán)產(chǎn)品（即HTC智能手機）的兩家芯片組制造商的協(xié)議，涉案專利已發(fā)生權(quán)利用盡。

這是一個非常特別的話題，需要從《最末起訴協(xié)議》的出現(xiàn)開講，然后再討論聯(lián)邦法院在此案中的判決結(jié)果。

《最末起訴協(xié)議》（covenant to sue last，或稱為《窮盡補救協(xié)議》，covenant to exhaust remedies）是一種出于實際需要而產(chǎn)生的法律工具：高通和其他專利持有人，主要是無線標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人，一直傾向于將他們的專利許可給智能手機制造商（最近以許可給汽車制造商為主），而不是許可給如基帶芯片組制造商之類的上游供應(yīng)商。但同時，只要在交易中不會導(dǎo)致權(quán)利用盡的情況，專利持有人也希望能夠與芯片制造商簽約，因為如果發(fā)生權(quán)利用盡，那么專利權(quán)人不可能對下游企業(yè)，尤其是最終產(chǎn)品制造商，收取專利使用費用或行使專利權(quán)了。

專利持有人知道，在直接授予許可時，許可合同的條款一定會產(chǎn)生權(quán)利用盡。權(quán)利用盡的概念是，專利權(quán)隨著首次銷售或首次授權(quán)/許可銷售而用盡。所以，律師們想出的第一個“曲線救國“的辦法是與對方簽訂《不起訴協(xié)議》，而不是簽許可合同。曾經(jīng)有一段時間，大家普遍認(rèn)為這一招會奏效。但過了這許多年以后，符合美國高等法院的權(quán)利用盡判例法的范圍擴(kuò)大了。例如，2008年Quanta Computer訴LG Electronics案的判決闡明了權(quán)利用盡還適用于方法權(quán)利要求（而不是僅限于適用產(chǎn)品權(quán)利要求，在中國國內(nèi)權(quán)利用盡目前仍然只適用于產(chǎn)品權(quán)利要求）。又例如，在Impression Products訴Lexmark International案中，美國高等法院認(rèn)為售后限制可以根據(jù)《合同法》強制執(zhí)行，但不能避免權(quán)利用盡。在該案件中，甚至有一個觀點被提及：在國外首次授權(quán)銷售是否會耗盡美國專利權(quán)。

在Quanta和Impression之間，聯(lián)邦巡回法院在TransCore案的判決中，將《不起訴協(xié)議》等同于權(quán)利用盡的許可，自此以后，使用《最末起訴協(xié)議》的情況就變得更加普遍了。

《最末起訴協(xié)議》是這樣發(fā)揮作用的：

1、受益人既沒有獲得許可，也沒有獲得100%可靠的不被起訴的承諾；

2、只有在向下游企業(yè)索賠不成的情況下才可以向最末起訴協(xié)議的受益人尋求賠償。

舉個例子，以汽車專利許可為例。如果諾基亞與芯片制造商簽訂了《最末起訴協(xié)議》（假設(shè)而已，不要當(dāng)真），那么諾基亞只能在向戴姆勒（最終產(chǎn)品制造商）、大陸集團(tuán)（制造遠(yuǎn)程信息處理控制單元的一級供應(yīng)商）和任何提供網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備（NAD，Network Access Device）給大陸集團(tuán)的二級供應(yīng)商尋求賠償未果以后，才能起訴芯片制造商。

在IP Bridge與HTC的糾紛中，前者成功說服上訴法院卡爾斯魯厄高等地區(qū)法院，認(rèn)為《不起訴協(xié)議》已經(jīng)足以避免權(quán)利用盡，因此《最末起訴協(xié)議》就更加確定能避免權(quán)利用盡了。

隨后，HTC提出上訴，聯(lián)邦法院（位于卡爾斯魯厄的另一家法院）撤銷并發(fā)回重審，判決和指示如下：

1.聯(lián)邦法院表示，卡爾斯魯厄高等地區(qū)法院在判決中的內(nèi)容：《不起訴協(xié)議》不會引起權(quán)利用盡 ，這不僅僅只是判決附帶意見。相反，它是下級法院結(jié)論的基石，即《最末起訴協(xié)議》也不會導(dǎo)致權(quán)利用盡。

2.聯(lián)邦法院表示，判斷的重點必須放在專利持有人是否已授權(quán)實施專利發(fā)明的產(chǎn)品“投放市場”。通常情況下，如果專利持有人訂立《不起訴協(xié)議》，那么就表示已經(jīng)授權(quán)；專利持有人保留其針對第三方權(quán)利的合同條款無效。

3.結(jié)果，卡爾斯魯厄高等地區(qū)法院關(guān)于《最末起訴協(xié)議》不會導(dǎo)致權(quán)利用盡的結(jié)論被推翻了，因為即便是《不起訴協(xié)議》也不會造成權(quán)利用盡。

聯(lián)邦法院隨后提出了下級法院未觸及的問題：

1.發(fā)回重審后，卡爾斯魯厄高等地區(qū)法院將必須裁定涉案專利是否屬于專利權(quán)人與兩家芯片制造商簽訂的相關(guān)合同的捕獲條款。

2.不能僅僅因為芯片制造商不生產(chǎn)手機，以及訴訟中的專利涉及不存在于芯片而存在于手機中的技術(shù)組件，排除權(quán)利用盡的可能性。聯(lián)邦法院承認(rèn)權(quán)利用盡通常僅適用于在授權(quán)基礎(chǔ)上銷售的特定產(chǎn)品。權(quán)利用盡不一定適用于包含該產(chǎn)品作為多個組件之一的下游產(chǎn)品。但如果可以使用所討論的芯片組的唯一有意義的方式是將它們整合到移動終端用戶設(shè)備中，那么這可能就是最終效果。在這種情況下，專利權(quán)人授權(quán)銷售此類芯片組可能相當(dāng)于默許銷售包含這些芯片組的移動設(shè)備。除非，這種情況能被其被芯片制造商與HTC之間協(xié)議中的免責(zé)聲明排除。

3.即使相關(guān)協(xié)議被解釋為專利權(quán)人不同意將這些芯片組裝入手機，在如下情形下專利權(quán)仍可能用盡：相對于涉案專利，芯片組實質(zhì)上實現(xiàn)了涉案專利的技術(shù)效果，并且手機的其他所有其他組件都沒有發(fā)揮決定性作用。

最重要的是：

卡爾斯魯厄高等地區(qū)法院將必須確定專利權(quán)人是否向其合同伙伴（芯片制造商）保證不會對他們主張訴訟專利——對這種保證的判斷必須側(cè)重于實際情況而非只從單純的理論情況去考慮。首要也是最重要的問題是，在通常預(yù)期的情況下，芯片制造商是否必須擔(dān)心因侵犯在訴訟中的專利而被起訴。

換句話說，僅僅存在《最末起訴協(xié)議》的直接受益人被起訴的假設(shè)可能性不足以避免權(quán)利用盡。如果《最末起訴協(xié)議》的直接受益人不太可能被起訴，那么《最末起訴協(xié)議》將被視為《不起訴協(xié)議》，而《不起訴協(xié)議》進(jìn)一步被視為許可。

在一般情況下，芯片制造商怎么會擔(dān)心會被起訴呢？一般來講，在你的侵權(quán)指控并不理虧的前提下，如果你擁有一項專利并起訴了一家設(shè)備制造商，芯片制造商是能收到專利費的，除非設(shè)備制造商破產(chǎn)了。

簡單來說，就是聯(lián)邦法院不想讓專利持有人通過《最末起訴協(xié)議》來規(guī)避權(quán)利用盡。因為，除非有特殊情況，《最末起訴協(xié)議》會被視為《不起訴協(xié)議》，進(jìn)一步被視為許可。

芯片制造商為了穩(wěn)妥起見，而且專利權(quán)人將芯片交給他們也符合公眾利益的某些情況下，雙方以前是會簽訂協(xié)議的，但現(xiàn)在，專利權(quán)人可能會告訴他們，在IP Bridge訴HTC案之后，對他們來說，簽訂《最末起訴協(xié)議》太冒險了，因為這可能會導(dǎo)致權(quán)利用盡。

（原標(biāo)題：《最末起訴協(xié)議》或能導(dǎo)致專利權(quán)用盡：德國聯(lián)邦法院為高通等無線專利持有人帶來法律領(lǐng)域的不確定性）

來源：IPtoday

編譯：IP Today-何舒敏

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：《最末起訴協(xié)議》或能導(dǎo)致專利權(quán)用盡：德國聯(lián)邦法院為高通等無線專利持有人帶來法律領(lǐng)域的不確定性（點擊標(biāo)題查看原文）

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