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“本篇概述了無效宣告程序的無效理由中使用較多的形式條款，并就專利權(quán)人對專利法第二十六條第三款說明書公開不充分的無效理由的答復(fù)做了簡單討論，同時(shí)給出了一些示例案例作為參考?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

在專利授權(quán)后的無效宣告行政程序中，面對無效請求人提交的無效請求以及后續(xù)補(bǔ)充的無效理由和證據(jù)，專利權(quán)人都有答復(fù)的機(jī)會(huì)。如何答復(fù)，顯然對于專利權(quán)是否能夠得到維持將起到至關(guān)重要的作用，在本系列上一篇中，著重討論了答復(fù)的總體策略，本篇及后續(xù)篇章將逐漸開始分門別類地討論對各個(gè)法條的無效理由的具體答復(fù)策略。

一、形式問題的范圍

所謂“形式問題”是對于非新穎性、創(chuàng)造性問題的俗稱。

《專利法實(shí)施細(xì)則》第六十五條規(guī)定：“依照專利法第四十五條的規(guī)定，請求宣告專利權(quán)無效或者部分無效的，應(yīng)當(dāng)向專利復(fù)審委員會(huì)提交專利權(quán)無效宣告請求書和必要的證據(jù)一式兩份。無效宣告請求書應(yīng)當(dāng)結(jié)合提交的所有證據(jù)，具體說明無效宣告請求的理由，并指明每項(xiàng)理由所依據(jù)的證據(jù)。

前款所稱無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發(fā)明創(chuàng)造不符合專利法第二條、第二十條第一款、第二十二條、第二十三條、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者本細(xì)則第二十條第二款、第四十三條第一款的規(guī)定，或者屬于專利法第五條、第二十五條的規(guī)定，或者依照專利法第九條規(guī)定不能取得專利權(quán)?！?/p>

由以上規(guī)定可知，無效請求理由中形式問題的條款包括：專利法第二條、第五條、第九條、第二十五條、第二十條第一款、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款、第四十三條第一款。

在上一篇中曾經(jīng)提及，根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)三種專利的無效程序綜合來看只有不到10%的無效依據(jù)的理由為形式問題的條款。而在這些形式問題的條款之中，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，以下四個(gè)方面的條款在無效決定所依據(jù)的理由中更加常用（本文僅討論實(shí)用新型和發(fā)明專利），也是本系列篇將重點(diǎn)討論的：

專利法第二十六條第三款（說明書公開不充分）、第二十六條第四款（權(quán)利要求不清楚、不支持）、第三十三條或?qū)嵤┘?xì)則第四十三條第一款（修改超范圍或分案超范圍）、實(shí)施細(xì)則第二十條第二款（缺少必要技術(shù)特征）。

而對于專利法第二條、第五條、第二十五條等涉及可授權(quán)客體問題的條款以及專利法第九條（重復(fù)授權(quán)）的條款在實(shí)務(wù)中并不很常見，在此就暫時(shí)不過多討論，如果有機(jī)會(huì)可在后續(xù)篇章中討論。

二、對于專利法第二十六條第三款（說明書公開不充分）無效理由的答復(fù)

1. 專利法第二十六條第三款的相關(guān)規(guī)定

專利法第二十六條第三款規(guī)定：“說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)；必要的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)有附圖。摘要應(yīng)當(dāng)簡要說明發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)要點(diǎn)?！?/p>

值得注意的是，本條款是唯一針對專利的說明書而不是權(quán)利要求的無效條款。實(shí)踐中，本條款在化學(xué)領(lǐng)域的無效案件中使用的更多些，機(jī)械和電學(xué)領(lǐng)域則相對而言較少見?！?a href='http://m.jupyterflow.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利審查指南》第二部分第二章第2.1.3節(jié)給出了說明書公開不充分的多種具體示例情況，其中包括：“說明書中給出了具體的技術(shù)方案，但未給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)，而該方案又必須依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)才能成立。例如，對于已知化合物的新用途發(fā)明，通常情況下，需要在說明書中給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)來證實(shí)其所述的用途以及效果，否則將無法達(dá)到能夠?qū)崿F(xiàn)的要求。”

2. 專利法第二十六條第三款的答復(fù)

在答復(fù)本條款時(shí)，可考慮如下因素并相應(yīng)答復(fù)：

第一，無效理由中具體指出的說明書公開不充分之處，是否與權(quán)利要求中記載的技術(shù)方案有關(guān)？由于無效程序針對的是專利“權(quán)”，即權(quán)利要求，因此，如果無效請求人認(rèn)為的說明書中公開不充分之處完全不涉及權(quán)利要求中的技術(shù)方案，則并不會(huì)因此使得權(quán)利要求中的技術(shù)方案無法實(shí)現(xiàn)，此時(shí)可對二者進(jìn)行分析，指出不相關(guān)的事實(shí)。

具體地，《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》第六條規(guī)定了在本條款下說明書和權(quán)利要求的關(guān)聯(lián)：“說明書未充分公開特定技術(shù)內(nèi)容，導(dǎo)致在專利申請日有下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定說明書及與該特定技術(shù)內(nèi)容相關(guān)的權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定：（一）權(quán)利要求限定的技術(shù)方案不能實(shí)施的；（二）實(shí)施權(quán)利要求限定的技術(shù)方案不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題的；（三）確認(rèn)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案能夠解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題，需要付出過度勞動(dòng)的?！?/p>

第二，無效理由中具體指出的說明書公開不充分之處，是否真的達(dá)到了法條所規(guī)定的程度，即令所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員無法實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案？在專利的撰寫中，難免會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤、疏漏，即使再專業(yè)的專利代理師也難以保證所撰寫過的專利申請的說明書沒有任何瑕疵。判斷說明書是否滿足專利法意義上的公開充分，要以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)，那些不影響所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在閱讀后實(shí)現(xiàn)說明書所記載的技術(shù)方案的瑕疵，不會(huì)造成該條款的無效理由的成立。因此，在答復(fù)意見中，可以分析無效請求人所指出的說明書中的那些問題或瑕疵，判斷問題的嚴(yán)重程度，是否是能夠由說明書其它部分彌補(bǔ)的，比如在閱讀了說明書的其它部分之后可以認(rèn)識到正確的技術(shù)方案是什么。大多數(shù)時(shí)候，說明書中的小錯(cuò)誤是不會(huì)影響所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案的。

【案例一——(2019)京行終2997號】該案中的專利涉及藥物領(lǐng)域，說明書中記載的實(shí)施例5-7存在某些問題，存在矛盾之處，無效決定認(rèn)定雖然存在問題，但是不影響所屬領(lǐng)域技術(shù)人員實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案，因此維持了專利權(quán)。但是行政訴訟一審法院撤銷了無效決定。二審法院與一審法院觀點(diǎn)不一致，又撤銷了一審判決。具體地，二審法院認(rèn)為，“結(jié)合說明書其它部分判斷實(shí)驗(yàn)例5中記載的‘……’是筆誤；一審判決所述……等均為所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員通過現(xiàn)有技術(shù)可以確定內(nèi)容，并非涉案發(fā)明所必然要求記載的內(nèi)容；……說明書實(shí)驗(yàn)例5-7存在的系列問題，均可以得到合理解釋，或者尚不致使本領(lǐng)域技術(shù)人員難以實(shí)現(xiàn)本專利的技術(shù)方案”。

第三，如果具體的無效理由是主張說明書未記載某些內(nèi)容，而認(rèn)為公開不充分，那么要判斷這些內(nèi)容是否正好是涉案專利的技術(shù)方案的創(chuàng)新之處？還是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員通過現(xiàn)有技術(shù)可以確定、并非涉案專利所必然要求記載的內(nèi)容？由于專利說明書篇幅有限，因此不可能將技術(shù)方案的所有方方面面均記載在說明書中，通常來說，僅記載發(fā)明點(diǎn)所在即可，那些現(xiàn)有技術(shù)中的內(nèi)容是無需記載的。

【案例二——（2017）最高法行再34號（2020年中國法院10大知識產(chǎn)權(quán)案件）】該案即曾經(jīng)在業(yè)內(nèi)產(chǎn)生廣泛影響的智臻、蘋果專利行政糾紛案。對于涉案專利中“游戲服務(wù)器”的技術(shù)方案是否公開充分，再審法院根據(jù)專利說明書的完整內(nèi)容并結(jié)合本案證據(jù)，認(rèn)定“本專利限定的游戲服務(wù)器的功能是通過本專利中描述的格式化語句調(diào)用現(xiàn)有的成熟的游戲模塊來實(shí)現(xiàn)的。在游戲服務(wù)器不是本專利與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征的情況下，根據(jù)前述《專利審查指南》的相關(guān)規(guī)定，對于涉及游戲服務(wù)器的技術(shù)方案可以不作詳細(xì)描述?！虼耍緦＠婕坝螒蚍?wù)器的技術(shù)方案符合專利法第二十六條第三款規(guī)定。”

【案例三——第47197號無效審查決定（2020年專利復(fù)審無效十大案例）】該案中的專利涉及一種針織機(jī)，其中權(quán)利要求1限定了該針織機(jī)包括兩種不同的紗線引導(dǎo)器，每種紗線引導(dǎo)器的引導(dǎo)器軌采用某種特定的方式組合布置。無效請求人主張，說明書中未記載兩種引導(dǎo)器軌的電氣機(jī)構(gòu)和機(jī)械機(jī)構(gòu)，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員無法根據(jù)說明書的內(nèi)容制造出該針織機(jī)。合議組認(rèn)為：判斷說明書是否符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定，核心在于準(zhǔn)確把握“以所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”這一標(biāo)準(zhǔn)，說明書中對發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷恼f明是否足夠清楚和完整，最終應(yīng)歸結(jié)于說明書中記載的內(nèi)容是否達(dá)到了使所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷某潭?。……涉案專利的說明書背景技術(shù)部分載明，現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)存在這兩種紗線引導(dǎo)器，而專利的發(fā)明點(diǎn)在于兩種類型的紗線引導(dǎo)器軌的相對位置關(guān)系的布置，而不是對它們的具體機(jī)械結(jié)構(gòu)和驅(qū)動(dòng)它們的電氣結(jié)構(gòu)提出改進(jìn)，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本專利公開的技術(shù)方案結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)已知的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)和機(jī)械機(jī)構(gòu)，能夠清楚地知曉如何布置兩種類型的紗線引導(dǎo)器，進(jìn)而能夠?qū)崿F(xiàn)本專利的技術(shù)方案。

可見，即使某些內(nèi)容未在說明書中完整描述，也不必然會(huì)構(gòu)成公開不充分，因?yàn)檫@些內(nèi)容有可能是現(xiàn)有技術(shù)中的內(nèi)容，本就是不需要在說明書中具體記載的。

第四，對于功能性特征這種特殊情況，“充分公開”要求說明書中記載如何實(shí)現(xiàn)該功能的具體實(shí)施方式。

參見《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》第九條的規(guī)定：“以功能或者效果限定的技術(shù)特征，是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件等技術(shù)特征或者技術(shù)特征之間的相互關(guān)系等，僅通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外。

對于前款規(guī)定的以功能或者效果限定的技術(shù)特征，權(quán)利要求書、說明書及附圖未公開能夠?qū)崿F(xiàn)該功能或者效果的任何具體實(shí)施方式的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定說明書和具有該技術(shù)特征的權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定?！?/p>

如果無效請求人主張某項(xiàng)權(quán)利要求中含有功能或者效果限定的技術(shù)特征，但是說明書中沒有記載如何實(shí)現(xiàn)該功能的具體實(shí)施方式，專利權(quán)人一般有兩種答復(fù)方式，一種是找到說明書中記載的具體實(shí)施方式或者說明本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從說明書記載的內(nèi)容理解如何實(shí)現(xiàn)該功能；另一種是爭辯爭議特征不是功能性特征，或者是第一款規(guī)定的除外情形，例如，該特征并不是“僅”通過功能或者效果進(jìn)行限定的，而是還含有結(jié)構(gòu)等方面的限定；或者該特征是例如“存儲器”、“放大器”這種本領(lǐng)域技術(shù)人員早已知曉其實(shí)施方式的情形。我們推薦在案情允許的情況下，優(yōu)先采用第二種答復(fù)策略。

【案例四——(2020)最高法知行終663號】該案中涉及權(quán)利要求中的術(shù)語“提升梁”是否是功能性限定的問題。一審法院認(rèn)為該特征是功能性限定，但是二審法院不予認(rèn)同，認(rèn)為：權(quán)利要求1對于“提升梁”的描述為“所述切割裝置具有提升梁，所述提升梁在兩個(gè)輸送輥?zhàn)又g橫向于所述輸送方向延伸，所述提升梁能夠豎直地運(yùn)動(dòng)，以提升所述橡膠部件”，可見，權(quán)利要求1已限定了提升梁的方位特征。其次，結(jié)合證據(jù)5即《新華字典》關(guān)于“梁”字的解釋可知，對本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，提升梁中的“梁”本身就具有結(jié)構(gòu)上的限定意義，故已經(jīng)一定程度上限定了提升梁的結(jié)構(gòu)特征。因此，雖然“所述提升梁能夠豎直地運(yùn)動(dòng)，以提升所述橡膠部件”的技術(shù)特征有對功能的描述，但結(jié)合“所述提升梁在兩個(gè)輸送輥?zhàn)又g橫向于所述輸送方向延伸”的特征以及“梁”本身的結(jié)構(gòu)限定作用，權(quán)利要求1本質(zhì)上已經(jīng)限定了提升梁的方位及結(jié)構(gòu)特征，故上述特征不屬于功能性特征。

對于功能性特征，在無效審查實(shí)踐中，無效請求人還經(jīng)常以權(quán)利要求不符合專利法第二十六條第四款即沒有以說明書為依據(jù)的無效理由提及。也就是說，功能性特征在多個(gè)法條的無效理由中都可能涉及。但不管怎樣，答復(fù)思路是一致的，作為專利權(quán)人切記不要盲目跟隨無效請求人的思路走，為了證明說明書公開充分或者權(quán)利要求能得到說明書的支持而一味地在說明書中尋找實(shí)現(xiàn)該功能的實(shí)施方式的記載，那樣就掉進(jìn)了對方的陷阱，坐實(shí)了該特征的“功能性限定”身份。轉(zhuǎn)換個(gè)思路，爭辯該特征本身根本不屬于功能性限定，無論對于無效程序，還是相關(guān)聯(lián)的民事訴訟，都是有利的。這一點(diǎn)我們不再展開過多討論。

第五，在化學(xué)發(fā)明領(lǐng)域，對說明書的充分公開有其特殊的要求。這是因?yàn)椋瘜W(xué)領(lǐng)域是實(shí)驗(yàn)性科學(xué)領(lǐng)域，影響因素錯(cuò)綜復(fù)雜，可預(yù)期性相對較低，該領(lǐng)域有的發(fā)明創(chuàng)造甚至是無意中做出的。由于該領(lǐng)域的發(fā)明能否實(shí)施難以預(yù)測，需要加以驗(yàn)證才能夠確認(rèn)，故對于要求保護(hù)化學(xué)產(chǎn)品的發(fā)明，《專利審查指南》第二部分第十章第3節(jié)專門規(guī)定：“要求保護(hù)的發(fā)明為化學(xué)產(chǎn)品本身的，說明書中應(yīng)當(dāng)記載化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)、化學(xué)產(chǎn)品的制備以及化學(xué)產(chǎn)品的用途?！北热?，當(dāng)發(fā)明是一種化合物時(shí)，說明書中應(yīng)當(dāng)說明該化合物的化學(xué)結(jié)構(gòu)及與發(fā)明要解決的技術(shù)問題相關(guān)的化學(xué)、物理性能參數(shù)，使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠確認(rèn)該化合物；應(yīng)當(dāng)記載至少一種制備方法，使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)；還應(yīng)當(dāng)完整地公開該產(chǎn)品的用途和/或使用效果，即使是結(jié)構(gòu)首創(chuàng)的化合物，也應(yīng)當(dāng)至少記載一種用途。特別地，對于新的化合物，其說明書對該產(chǎn)品的記載在滿足上述條件之外，如果本領(lǐng)域的技術(shù)人員無法根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)預(yù)測該產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)所述用途和/或使用效果，則其說明書還應(yīng)當(dāng)記載對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，足以證明該產(chǎn)品可以用于所述用途并能解決所要解決的技術(shù)問題或者達(dá)到所述效果的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)（也參見（2018）京行終2962號判決書說理部分）。

因?yàn)榇嬖陬~外的規(guī)定，所以在化學(xué)發(fā)明領(lǐng)域，無效請求人使用專利法第二十六條第三款作為無效理由的情況比其它領(lǐng)域相對多些，成功率也相對高些。例如，無效請求人經(jīng)常指出說明書未記載清楚化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)數(shù)據(jù)、制備方法、用途或使用效果等各項(xiàng)中的其中某一項(xiàng)或幾項(xiàng)。

此時(shí)，雖然是看上去較為特殊的化學(xué)發(fā)明領(lǐng)域，但在分析說明書公開是否充分的問題時(shí)，其要遵循的基本原則與其它領(lǐng)域沒有本質(zhì)區(qū)別，即，仍舊應(yīng)秉持從所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度出發(fā)來看待這一問題。

【案例五——第48183號無效審查決定（2021年專利復(fù)審無效十大案例）】該案涉及化合物領(lǐng)域中對于說明書公開充分的特殊規(guī)則。無效請求人主張，權(quán)利要求中要求保護(hù)的某化合物“馬昔騰坦”的制備方法及其技術(shù)效果未在說明書中公開，因此說明書公開不充分。但是合議組認(rèn)為，說明書中公開了另一種化合物104，而“馬昔騰坦”與該化合物104的區(qū)別僅在于某烷基鏈一個(gè)是丙基一個(gè)是乙基，對于化合物104而言，制備時(shí)引入乙基的起始原料為乙胺，制備馬昔騰坦時(shí)，僅需要將乙胺替換為丙胺進(jìn)行反應(yīng)，這一替換對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言不存在技術(shù)障礙，結(jié)果也是可以預(yù)期的。而對于“馬昔騰坦”的技術(shù)效果，合議組認(rèn)為，化合物104與馬昔騰坦之間僅相差一個(gè)亞甲基，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于二者結(jié)構(gòu)高度相似，能夠合理預(yù)期到馬昔騰坦應(yīng)具有與化合物104類似的技術(shù)效果。最終，合議組認(rèn)為說明書公開不充分的無效理由不能成立。

可見，雖然《專利審查指南》對于化學(xué)產(chǎn)品的發(fā)明明確要求說明書中應(yīng)當(dāng)記載化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)、化學(xué)產(chǎn)品的制備以及化學(xué)產(chǎn)品的用途，但在無效程序中，對于“說明書應(yīng)當(dāng)記載”的理解并不拘泥于“說明書存在字面記載”，而是理解為“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員從說明書記載的整體內(nèi)容基礎(chǔ)上能夠得出”。因此，即使說明書缺少了某部分的明確記載，也不一定會(huì)導(dǎo)致“說明書公開不充分”，此時(shí)還需專利權(quán)人據(jù)理力爭，多從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度給出合理的分析。

對于化學(xué)產(chǎn)品的發(fā)明，專利權(quán)人還應(yīng)注意在撰寫專利說明書時(shí)一定要確保實(shí)施例中實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，否則很可能在確權(quán)程序中無法滿足說明書充分公開的要求，甚至由于說明書記載的技術(shù)效果不被認(rèn)可而喪失創(chuàng)造性。專利權(quán)人最好還能夠保留原始實(shí)驗(yàn)報(bào)告，以備不時(shí)之需。參見《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》第五條的規(guī)定：“當(dāng)事人有證據(jù)證明專利申請人、專利權(quán)人違反誠實(shí)信用原則，虛構(gòu)、編造說明書及附圖中的具體實(shí)施方式、技術(shù)效果以及數(shù)據(jù)、圖表等有關(guān)技術(shù)內(nèi)容，并據(jù)此主張相關(guān)權(quán)利要求不符合專利法有關(guān)規(guī)定的，人民法院應(yīng)予支持?！?/p>

下面的案例六就是這樣一種情形，該案的無效請求人和專利權(quán)人都是著名制藥公司，雙方的專利糾紛在業(yè)內(nèi)有很大影響。在其中一方提起的無效宣告請求中，就包含專利法第二十六條第三款的無效理由。雖然在無效宣告程序中權(quán)利要求得以暫時(shí)維持，但在后續(xù)的一審和二審行政訴訟中，無效審查決定卻被撤銷，就因?yàn)橐粚徍投彿ㄔ憾颊J(rèn)為涉案專利不滿足專利法第二十六條第三款關(guān)于說明書應(yīng)充分公開的規(guī)定。不過，2020年最高院已裁定再審該案，最終結(jié)果如何筆者還未能見到，因此列在這里僅供讀者參考借鑒。

【案例六——第32428號無效審查決定、一審(2017)京73行初5365號、二審（2018）京行終2962號】該案的涉案專利要求保護(hù)一種化合物（以下稱為“化合物G”）以及包括該化合物G的殺蟲劑組合物，說明書中記載的實(shí)施例5給出了實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，用于證明化合物G的殺蟲效果。無效請求人提供了一份來自案外人——某研究機(jī)構(gòu)的鑒定報(bào)告，報(bào)告按照實(shí)施例5的方法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，但是得不到化合物G具有殺蟲效果的結(jié)論，因此主張說明書中的實(shí)施例5數(shù)據(jù)不真實(shí)，說明書公開不充分。無效審查決定中，合議組綜合考慮該單方鑒定報(bào)告的證明力偏弱以及計(jì)算過程與實(shí)施例5不同等因素，沒有采納無效請求人的主張。然而在行政訴訟一審階段，該無效請求人又增加主張實(shí)施例5的數(shù)據(jù)有很多不合理之處，因此進(jìn)一步質(zhì)疑該實(shí)施例的真實(shí)性。例如，無效請求人按照實(shí)施例5的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了延伸的推導(dǎo)和計(jì)算，發(fā)現(xiàn)如果實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是真實(shí)的，那么實(shí)驗(yàn)用的粘蟲死亡頭數(shù)將不是整數(shù)，以及實(shí)驗(yàn)中的粘蟲48小時(shí)進(jìn)食量是24小時(shí)進(jìn)食量的9倍多等不合理現(xiàn)象。一審法院因此將說明書公開是否充分的舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移到專利權(quán)人一方，但是專利權(quán)人一方無法提交原始實(shí)驗(yàn)報(bào)告，而且給出的若干解釋有悖常理，被法院認(rèn)定為“有違本領(lǐng)域技術(shù)人員的一般理解，難以讓本院信服”，并據(jù)此不認(rèn)可實(shí)施例5中記載的相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。在此基礎(chǔ)上，一審法院認(rèn)定說明書公開不充分。該結(jié)論最終還波及到了涉案專利的創(chuàng)造性評價(jià)，一審法院認(rèn)為，由于說明書中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不足以證明化合物G具有殺蟲活性，即，不能證明化合物G具有預(yù)料不到的用途或效果，所以權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性。二審法院基本認(rèn)同了一審法院的上述觀點(diǎn)。

其實(shí)由案例六中的三次行政和司法審查過程可見，在確權(quán)程序中，其實(shí)行政機(jī)關(guān)和法院都還是善意地審視已授權(quán)的專利的，即默認(rèn)其真實(shí)有效，這也符合社會(huì)公眾對有效的專利文獻(xiàn)的期待利益。在不存在優(yōu)勢證據(jù)的情況下，不會(huì)輕易認(rèn)定說明書中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，甚至不會(huì)輕易轉(zhuǎn)移舉證責(zé)任。即使挑戰(zhàn)者提出了強(qiáng)有力的合理質(zhì)疑，也僅是適時(shí)地將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移給了專利權(quán)人，專利權(quán)人仍舊有機(jī)會(huì)自證。只有在專利權(quán)人確實(shí)無法給出合理解釋時(shí)，才認(rèn)定了涉案專利說明書的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不真實(shí)。所以其實(shí)專利權(quán)人在答復(fù)這類無效理由時(shí)，應(yīng)認(rèn)識到這一點(diǎn)，沉著應(yīng)對，把握好答復(fù)的“度”。先依靠經(jīng)驗(yàn)判斷一下對方的證據(jù)證明力是否足夠（可參見本系列第三篇《證據(jù)證明力的質(zhì)證》），再制定合適的答復(fù)策略：太過放松警惕，始終不舉證、不解釋顯然是風(fēng)險(xiǎn)極大的；但在對方?jīng)]有優(yōu)勢證據(jù)的情況下，也沒有必要過于積極地承擔(dān)起本應(yīng)對方承擔(dān)的舉證責(zé)任。

三、結(jié)語

本篇概述了無效宣告程序的無效理由中使用較多的形式條款，并就專利權(quán)人對專利法第二十六條第三款說明書公開不充分的無效理由的答復(fù)做了簡單討論，同時(shí)給出了一些示例案例作為參考。

需要補(bǔ)充的是，在答復(fù)本條款時(shí)應(yīng)該注意，對某個(gè)特征是現(xiàn)有技術(shù)而在說明書中未記載的答復(fù)要謹(jǐn)慎，可能會(huì)對新穎性或創(chuàng)造性判斷有不利影響。在本系列第五篇中講述的答復(fù)策略中主張，專利權(quán)人應(yīng)盡量在看到無效請求人的所有無效理由之后再通盤考慮答復(fù)內(nèi)容。例如，如果先看到本條款，就立刻答復(fù)了權(quán)利要求中某個(gè)特征是現(xiàn)有技術(shù)而無需在說明書中詳細(xì)記載，那么如果后續(xù)看到了關(guān)于創(chuàng)造性的無效理由時(shí)，就不好立刻食言而肥，又主張?jiān)撎卣鳂?gòu)成與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征并帶來某種技術(shù)效果。

在后續(xù)篇章中，會(huì)繼續(xù)討論針對其他形式問題條款的無效理由的具體答復(fù)策略。

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（二）——證據(jù)“三性”的質(zhì)證

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（三）——證據(jù)證明力的質(zhì)證

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（四）——譯文異議

專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（五）——答復(fù)策略的制定

（原標(biāo)題：專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（六）——形式問題的答復(fù)（一））

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

注：原文鏈接：專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（六）——形式問題的答復(fù)（一）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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