惡意注冊后濫用商標權的司法規(guī)制

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“對被訴侵權人以惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任或不正當競爭糾紛等為案由，針對商標注冊人隨后提起的訴訟，法院應在事實清楚、證據(jù)充分的基礎上依法予以支持，以遏制實踐中愈演愈烈的行為人惡意注冊并濫用商標權行為。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

摘要：針對商標注冊人惡意取得注冊后濫用商標權的行為，法院應當以誠實信用原則、禁止權利濫用原則為指導，更新商標民事侵權案件審理和裁判理念，統(tǒng)一商標民事侵權案件和商標授權確權案件的裁判標準；應當依法審查并采納被訴侵權人的正當抗辯理由，在此基礎上駁回商標注冊人的訴訟請求；對被訴侵權人以惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任或不正當競爭糾紛等為案由，針對商標注冊人隨后提起的訴訟，法院應在事實清楚、證據(jù)充分的基礎上依法予以支持，以實現(xiàn)司法對惡意注冊并濫用商標權行為的有效規(guī)制。

For trademark registrants who abuse trademark rights after maliciously obtaining trademark registration, the court should follow the principles of good faith and prohibiting abuse of rights, update the concept of trial and adjudication of trademark civil infringement cases, unify the adjudication standards for trademark civil infringement cases and trademark authorization and confirmation cases, The justifiable defenses of the accused infringer should be reviewed and adopted in accordance with the law, and the trademark registrant's claim should be rejected on this basis. If the accused infringer files an intellectual property lawsuit in bad faith for damage liability or unfair competition disputes, the court shall support the subsequent lawsuit brought by the trademark registrant on the basis of clear facts and sufficient evidence, to achieve effective judicial regulation of malicious registration and abuse of trademark rights.

關鍵詞：惡意注冊商標權濫用誠實信用原則司法規(guī)制

Bad faith registration of trademarks，Abuse of trademark rights，Principle of good faith，Judicial regulation

一、我國商標注冊取得制度下商標權濫用的概念解析

（一）商標注冊取得制度下惡意注冊和商標權濫用的關系解讀

我國商標法采取注冊取得商標權制度，商標必須通過國家商標行政管理機關核準登記才能取得商標專用權，從而產(chǎn)生權利推定和公示效力。經(jīng)注冊而給予未實際使用的商標以權利保護，是商標注冊取得制度的顯著特點。商標注冊取得模式以效率和秩序為重，對商標安定性的維護較之使用取得模式更有優(yōu)越性，但純粹的注冊制度可能割裂商標與其價值來源之間的聯(lián)系。[1]商標權本質(zhì)上是一種標識性權利，無論商標是否注冊，只要其經(jīng)過使用能夠發(fā)揮識別商品（包括服務）來源作用，便產(chǎn)生了可歸屬于商標使用人的利益，他人未經(jīng)許可對其進行混淆性使用，會干擾消費者“認牌購物”的知情權和選擇權，損害商標在先使用人的正當權益，擾亂正常的商品交易秩序和市場秩序。故為彌補商標注冊取得制度的不足，我國商標法同時規(guī)定對未注冊商標予以保護，即對已經(jīng)使用并能夠發(fā)揮區(qū)分商品來源作用的標識予以保護。商標法第13條第2款對馳名的未注冊商標的保護、第32條對在先使用并具有一定影響商標的保護、第59條第3款對“他人在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標”的保護、反不正當競爭法第6條中對“他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢”的保護等，均體現(xiàn)了這種制度安排。

盡管商標法對未注冊商標的有限保護能夠在很大程度上彌補商標注冊取得制度的弊端，但作為該制度的伴生物，商標申請人為謀取不正當利益，通過侵害他人在先權益或搶注他人商標等方式惡意注冊商標的情形幾乎是難以避免的。而商標惡意注冊總是伴隨著商標權的濫用。商標惡意注冊是針對商標注冊人獲得商標專用權的方式而言的，通常是指商標注冊人違反誠實信用原則，以攫取或不正當利用他人市場聲譽，損害他人在先權益，或者侵占公共資源為目的的商標注冊行為。[2]商標權濫用是針對商標注冊人獲得商標專用權后行使商標權的方式而言的，通常指商標注冊人違反法律保護商標的目的和精神，違反誠實信用原則，以損害國家利益、社會公共利益或他人合法權益為主要目的行使商標權的行為。商標惡意注冊主要通過商標授權行政程序進行商標授權前的規(guī)制，以及通過商標確權行政程序進行商標授權后的規(guī)制，規(guī)制方式是對訴爭商標駁回注冊申請、不予注冊或無效宣告；而商標權濫用則主要通過商標侵權民事訴訟程序，對已經(jīng)注冊有效的商標權行使行為進行規(guī)制。

（二）惡意注冊后濫用商標權的構成要件探析

我國商標法第7條規(guī)定：“申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則?！边@是民法中誠實信用原則在商標法中的具體體現(xiàn)和要求，為商標法規(guī)制各種商標權濫用行為提供了根本遵循。禁止商標權濫用，亦源于民法中的禁止權利濫用原則。禁止權利濫用原則，通常認為亦派生于誠實信用原則，依據(jù)誠實信用原則，行使權利應當以善意的方式進行，而濫用權利本身是惡意的、且以損害他人權益為主要目的的行為，惡意行使權利的方式本身就是違反誠實信用原則的行為。[3]禁止權利濫用，本質(zhì)上是法律對私權行使的一種限制，體現(xiàn)了法律追求“矯正正義”和“分配正義”的目標，它要求一切民事權利的行使不得超過其正當界限，否則構成權利濫用，不僅不能產(chǎn)生權利人追求的法律效果，還可能承擔相應的法律責任。

我國民法典第132條規(guī)定：“民事主體不得濫用民事權利損害國家利益、社會公共利益或者他人的合法權益?！睆脑摋l規(guī)定看，我國禁止權利濫用制度的適用范圍非常寬泛，其可以適用于各種權利行使行為，不過其并未明確規(guī)定構成權利濫用成立是否需要考察行為人的主觀過錯，這給法院判斷行為人實施的涉案行為是否構成權利濫用帶來了不少困惑?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于適用中華人民共和國民法典總則編若干問題的解釋》進一步對禁止權利濫用原則做了細化規(guī)定，其第3條第2款規(guī)定：“行為人以損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益為主要目的行使民事權利的，人民法院應當認定構成濫用民事權利?！边@就增加了判斷權利濫用是否成立的主觀要件，即應當考察行為人主觀上是否具有損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益的目的。王利明教授認為，我國民法典中規(guī)定的權利濫用的構成要件包括：（1）權利人以享有并行使某項權利為前提；（2）權利人選擇一種以損害他人為主要目的的方式行使權利；（3）權利人行使權利的行為損害了他人的合法權益。[4]

基于對禁止權利濫用原則的上述分析，結(jié)合我國商標法相關規(guī)定，我們可以初步歸納出注冊商標專用權濫用的構成要件包括：（1）商標注冊人享有有效的注冊商標專用權；（2）商標注冊人以損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益為主要目的行使商標權，其行使權利的過程中具有主觀過錯，通常表現(xiàn)為故意，但也不排除過失的情形；（3）商標注冊人行使商標權的行為損害了他人合法權益，且他人所遭受損失與其行使商標權行為之間存在因果關系。從該注冊商標專用權濫用的構成要件可知，無論商標注冊人獲得注冊商標是否具有惡意，其行使商標權的行為均可能構成權利濫用。但需要注意的是，本文所探討的商標注冊人惡意注冊商標并濫用商標權的行為僅為商標權濫用的一種特殊情形，主要針對商標注冊人取得的注冊商標權利基礎本身存在重大權利瑕疵，且其在獲得該注冊商標后以損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益為主要目的濫用該商標權的行為。

在我國現(xiàn)行商標注冊取得制度下，行為人將侵犯他人在先權益的標識、他人在先使用并具有一定影響的未注冊商標、商品的通用名稱等注冊為商標后，其便對相關標識享有注冊商標專用權。盡管該注冊商標專用權的權利基礎具有重大瑕疵，但其擁有合法的權利外觀也是毋庸置疑的，當商標注冊人以該注冊商標為權利基礎起訴他人侵害商標權時，由于我國實行商標民事侵權程序與行政授權確權程序二元分立的制度設計，法院在審理商標侵權糾紛時不能審查商標權的效力并對其進行結(jié)論性評價，故即便根據(jù)在案證據(jù)能夠認定涉案商標系惡意注冊且存在商標權濫用，法院亦無權對該商標直接予以無效宣告，而只能以其權利基礎存在重大瑕疵、構成商標權濫用等理由駁回其訴訟請求。此外，最高人民法院在魯沃夫公司與北京鵲翔醫(yī)療科技有限責任公司侵犯商標專用權和不正當競爭案件的民事裁定書曾指出：“一種構成對在先民事權利的侵犯的行為，除非法律另有明確例外性規(guī)定，不能因獲得某種形式上、程序上所謂的合法授權而改變其侵權行為的性質(zhì)。對于在獲得所謂的合法授權之前就存在的行為，已經(jīng)可以認定構成對他人民事權利侵犯的，更不能因其事后獲得所謂的合法授權而改變其侵權行為的性質(zhì)，行為人不能因此就可以逃避其應當承擔的侵權民事責任，更不能因此而繼續(xù)進行有關侵權行為?！?strong>[5]在該案中，最高人民法院認為商標經(jīng)注冊取得商標專用權的權利外觀并不能改變其商標侵權行為的性質(zhì)，其中體現(xiàn)的禁止商標權濫用理念和注冊商標專用權保護的相對性理念，與我國法院在商標民事侵權案件中規(guī)制行為人惡意注冊商標后濫用商標權行為時采取的裁判理念是完全一致的。

二、惡意注冊后濫用商標權的主要表現(xiàn)形態(tài)

我國司法實踐中，商標注冊人惡意注冊后濫用商標權的行為主要包括如下幾種形態(tài)：

（一）惡意注冊侵害他人在先權益的商標謀取不正當利益

在原告拜耳公司與被告李某、淘寶公司不正當競爭糾紛案[6]中，被告李某在原告拜耳公司已經(jīng)注冊“Coppertone”“確美同”系列商標的情況下，將原告產(chǎn)品裝潢中由原告享有著作權并在先投入商業(yè)使用的圖形申請注冊商標并于2016年獲準注冊。李某于2016年9月起開始對原告涉案產(chǎn)品的淘寶賣家及經(jīng)銷商進行大規(guī)模、持續(xù)性投訴。法院經(jīng)審理認定，李某注冊的涉案商標構成對原告作品主要部分的抄襲，侵犯原告對涉案圖案享有的著作權。李某明知原告對涉案圖案享有在先權利且在先使用于涉案產(chǎn)品的事實，仍然利用原告未及時注冊商標的漏洞，將其主要識別部分申請注冊為商標，并以該惡意搶注的商標針對涉案產(chǎn)品發(fā)起投訴以謀取利益，以及欲通過直接售賣商標以獲得暴利。李某的獲利方式并非基于誠實勞動，而是攫取他人在先取得的成果及積累的商譽，屬于典型的不勞而獲行為，該種通過侵犯他人在先權利而惡意取得、行使商標權的行為，違反了誠實信用原則，擾亂了市場的正當競爭秩序，應認定為反不正當競爭法第二條規(guī)定的不正當競爭行為。

（二）惡意搶注他人在先使用的未注冊商標并提起商標侵權訴訟

在王碎永訴歌力思公司、銀泰百貨公司侵害商標權糾紛案[7]中，最高人民法院再審認為，王碎永取得和行使“歌力思”商標權的行為難謂正當?！案枇λ肌鄙虡擞芍形奈淖帧案枇λ肌睒嫵?，與歌力思公司在先使用的企業(yè)字號及在先注冊的“歌力思”商標文字構成完全相同?！案枇λ肌北旧頌闊o固有含義的臆造詞，具有較強的固有顯著性，依常理判斷，在完全沒有接觸或知悉的情況下，因巧合而出現(xiàn)雷同注冊的可能性較低。作為地域接近、經(jīng)營范圍關聯(lián)程度較高的商品經(jīng)營者，王碎永對“歌力思”字號及商標完全不了解的可能性較低。在上述情形之下，王碎永仍在手提包、錢包等商品上申請注冊“歌力思”商標，其行為難謂正當。王碎永以非善意取得的商標權對歌力思公司的正當使用行為提起的侵權之訴，構成權利濫用。在馬某訴周大福公司、京東公司侵害商標權糾紛案[8]中，法院經(jīng)審理認為，在馬某申請注冊涉案商標之前，已有多家時尚期刊雜志和網(wǎng)絡媒體持續(xù)宣傳周大福的“驕人”系列鉆飾，“周大福驕人系列”鉆飾在涉案商標申請日之前已經(jīng)具有一定知名度。馬某申請注冊訴爭商標的行為違反了誠實信用原則，在現(xiàn)有證據(jù)不足以證明其對涉案商標具有真實使用意圖和使用事實的情況下，仍然向正當使用相關標識的既有權利主體提起訴訟要求賠償，明顯構成權利濫用。

（三）惡意注冊商標并濫用商標行政程序謀取不正當利益

在原告碧然德公司、碧然德凈水系統(tǒng)公司與被告上?？迭c公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案[9]中，原告在先注冊“BRITA”商標及對應的“碧然德”中文商標等，相關商標經(jīng)原告長期宣傳和使用已具有一定市場知名度，其碧然德產(chǎn)品亦在中國飲用水優(yōu)化產(chǎn)品市場占據(jù)一定市場份額。被告在多個商品及服務類別上申請注冊“碧然德”“德碧然德”“BRITA”等商標多達21件，還以其正在水壺、廚房容器等商品上申請注冊的“德碧然德”商標作為引證商標，請求宣告原告“碧然德”注冊商標無效，并對原告正在申請注冊的其他6件“碧然德”商標提出異議，經(jīng)審查均未獲支持。后原告對被告“德碧然德”商標申請宣告無效，歷經(jīng)行政確權及行政訴訟程序最終獲得支持。原告向法院提起訴訟，請求確認被告實施了侵犯原告注冊商標專用權、虛假宣傳以及其他不正當競爭的行為，判令被告消除影響并賠償經(jīng)濟損失300萬元。法院經(jīng)審理認為，商標權人應遵守誠實信用原則和商業(yè)倫理道德，在法律規(guī)定的范圍內(nèi)行使權利。被告惡意搶注商標、濫用商標異議程序行為構成反不正當競爭。原告為了應對被濫用的商標行政程序所支出的必要費用，屬于該不正當競爭行為所導致的直接經(jīng)濟損失，被告依法應當承擔賠償責任。

（四）超出生產(chǎn)經(jīng)營需要大量囤積商標謀取不正當利益

在艾默生公司訴和美泉公司、海納百川公司等不正當競爭糾紛案[10]中，法院二審認為，和美泉公司、海納百川公司先后在多個類別的商品或服務上注冊與艾默生公司“愛適易”系列商標相同或近似諸多商標，亦未對其注冊意圖以及相關商標的設計創(chuàng)作來源等作出合理解釋說明，其上述行為已明顯超出正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，和美泉公司等的商標搶注行為難以被認定為善意的且系為正常經(jīng)營活動或維護自身知識產(chǎn)權所需，應屬明顯的商標囤積牟利行為，且其將搶注的商標用于公司網(wǎng)站等經(jīng)營活動中，具有借助他人知名品牌進行不正當競爭等意圖，其通過侵害艾默生公司在先權利而惡意取得、行使商標權的行為，違反了誠實信用原則，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，破壞了公平競爭的市場秩序，損害了艾默生公司的合法權益，構成不正當競爭行為。[11]

（五）惡意將通用名稱注冊為商標并提起侵權之訴

在科順公司訴共利公司惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任糾紛與侵權責任糾紛案[12]中，法院二審認定，共利公司明知“CPU”系聚氨酯行業(yè)內(nèi)“澆注型聚氨酯”的通用名稱，其申請注冊該商標主觀上難謂善意；其使用“CPU”字樣主要用于產(chǎn)品名稱及相關型號中，并未作為商標行使用；作為同地域同業(yè)主要競爭者，共利公司應知科順公司對“CPU”的使用亦限于產(chǎn)品名稱，并非商標性使用。共利公司以非善意取得的商標權為權利基礎，對科順公司的正當使用行為提起侵權之訴以及向工商行政部門投訴并出具《承諾書》，通過查封扣押科順公司的貨物，影響科順公司和他人的交易，具有打擊科順公司的不正當目的，主觀上明顯具有惡意，依法應當承擔侵權責任。

三、惡意注冊后濫用商標權行為的司法認定

分析我國近年的商標侵權司法實踐可知，法院要認定商標注冊人存在惡意注冊并濫用商標權的行為，通常需要滿足如下兩個條件：

（一）商標權的權利基礎具有重大權利瑕疵

商標是識別商品來源的標識，是連接消費者和商品之間的紐帶，商標權作為一種無形財產(chǎn)權，其之所以受法律確認和保護，是因為其上承載著的商標權人的商譽應當獲得法律確認和保護。商標權人通過長期經(jīng)營和宣傳，使消費者能夠?qū)⑵渖虡伺c商品建立起穩(wěn)定的對應關系，在此過程中消費者對其商標所標識商品所形成的穩(wěn)定認知和積極評價，便成為商標所承載的商譽。商標雖然可以經(jīng)注冊而獲得專用權，但其商譽的形成和積累卻與商標注冊無關。商標只有被實際使用在特定商品或服務上，商標權人努力經(jīng)營所積累的商譽才能體現(xiàn)出來，商標權的財產(chǎn)價值才能展現(xiàn)出來。商標的顯著性越強、知名度越高、承載的商譽越多，其經(jīng)濟價值就越大?；诖?，商標權人對其商標上所承載的商譽享有排他性權利。商標權取得的不正當性意味著，商標注冊人雖然在形式上取得對特定標識的專用權，但由于其并未對該標識進行實際使用，亦未對該標識所承載商譽的產(chǎn)生和積累做出貢獻，其基于該注冊商標進行任何形式的獲利活動均非源于自身的誠實勞動，在本質(zhì)上均是攫取他人在先取得的智力成果及積累的商譽，其并非該注冊商標標識真正的權利人。

因此，在商標侵權訴訟中，如果在案證據(jù)表明原告據(jù)以主張權利的商標權系搶注他人在先使用并具有一定影響的商標、或?qū)儆趽屪⒋砣嘶虼砣说?a href='http://m.jupyterflow.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標等情形，或存在侵害他人在先權益等情形，則應當認定該注冊商標的權利基礎存在重大瑕疵。實踐中，認定商標注冊人獲得商標注冊是否具有不正當性，應當結(jié)合個案中的證據(jù)具體問題具體分析。法院通常會綜合考慮注冊商標和他人在先使用標識的近似程度、在先使用標識或在先權利的知名度及使用情況、在先使用人使用標識是否具有正當理由、商標注冊人申請注冊商標是否具有惡意等因素酌情做出判斷。如果法院經(jīng)審查認為商標注冊人獲得涉案商標具有不正當性，則可認定其主張權利的商標權具有重大權利瑕疵。

需要注意的是，商標權的取得是否具有重大權利瑕疵，需要特別考慮商標注冊人申請注冊商標是否具有主觀惡意?；谖覈斍?a href='http://m.jupyterflow.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標民事侵權和行政授權確權程序二元分立的制度設計，如在案證據(jù)不能認定商標注冊人申請注冊商標具有明顯惡意的，不應認定其商標權利基礎存在重大瑕疵。例如，我國不同區(qū)域的不同經(jīng)營者分別在同一種或類似商品上使用相同或近似商標，如果某一經(jīng)營者就該標識申請注冊商標，后又以商標侵權為由對其他經(jīng)營者發(fā)起訴訟，即使法院查明涉案商標權人并非最早使用該商標的經(jīng)營者，但如果無充分證據(jù)證明其申請注冊該商標時具有主觀惡意，即明知該商標侵害他人在先權益或系他人在先使用并具有一定影響的商標仍然進行注冊等情形，則不宜認定其商標權的權利基礎具有重大瑕疵。

（二）商標權的行使以謀取不正當利益為目的明顯違反誠實信用原則

在王碎永訴歌力思公司、銀泰百貨公司侵害商標權糾紛案中，最高人民法院對誠實信用原則進行了深入論述，認為誠實信用原則是一切市場活動參與者所應遵循的基本準則。一方面，它保障當事人有權在法律規(guī)定的范圍內(nèi)行使和處分自己的民事權利和訴訟權利；另一方面，它又要求當事人在不損害他人和社會公共利益的前提下，善意、審慎地行使自己的權利。任何違背法律目的和精神，以損害他人正當權益為目的，惡意取得并行使權利、擾亂市場正當競爭秩序的行為均屬于權利濫用，其相關權利主張不應得到法律的保護和支持。[13]

根據(jù)前文對商標注冊人惡意注冊后濫用商標權表現(xiàn)形態(tài)的分析可知，無論其在表現(xiàn)形態(tài)上有何不同，其共同點均在于，一方面，商標注冊人在申請注冊訴爭商標時，便明知或應知該標識或者屬于法律禁止作為商標使用或注冊的標識，或者屬于與他人享有在先權益的標識相同或近似的標識，或者屬于與他人在先使用并具有一定影響的商標相同或近似的標識，或者屬于被代理人、被代表人的商標等商標法禁止其擅自注冊的標識等情形，仍為實現(xiàn)攀附他人商譽或以其他方式謀取不正當利益的目的，對該標識進行注冊。另一方面，商標注冊人獲得商標注冊后，有的會采取不規(guī)范使用注冊商標、將該注冊商標與其他意圖導致消費者對商品來源產(chǎn)生混淆、誤認的企業(yè)名稱、標識、包裝、裝潢、宣傳語等結(jié)合使用等方式，實現(xiàn)商標注冊人攀附他人商譽、獲取不正當利益的目的；有的則通過要求實際權利人高價回購該商標，或者通過濫發(fā)侵權警告函、進行行政舉報投訴，甚至通過惡意提起商標侵權訴訟等方式來獲取不正當?shù)睦?。上述情況下，商標注冊人所持有的注冊商標已不是商標法意圖保護的商標，而是淪為與商標法保護的商標背道而馳的圈地符號，商標注冊人行使其已經(jīng)“異化”的注冊商標專用權的種種表現(xiàn)形態(tài)，已嚴重背離商標法的立法目標和制度目的，嚴重違反誠實信用原則，擾亂商標注冊和保護秩序，損害社會經(jīng)濟和競爭秩序，應依法堅決予以規(guī)制。

四、惡意注冊后濫用商標權的司法規(guī)制

本文認為，針對商標注冊人惡意取得商標注冊后濫用商標權的行為，法院應當以誠實信用原則、禁止權利濫用原則為指導，更新商標民事侵權案件審理和裁判理念，統(tǒng)一商標民事侵權案件和商標授權確權案件的裁判標準；應當依法審查并采納被訴侵權人的正當抗辯理由，在此基礎上駁回商標注冊人的訴訟請求；對被訴侵權人以惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任或不正當競爭糾紛等為案由，針對商標注冊人隨后提起的訴訟，法院應在事實清楚、證據(jù)充分的基礎上依法予以支持，以實現(xiàn)司法對惡意注冊并濫用商標權行為的有效規(guī)制。具體論述如下：

(一)依法審查并采納被告的正當抗辯理由

法院在審理侵害商標權糾紛案件中，如認為在案證據(jù)能夠證明原告主張權利的商標權取得具有重大權利瑕疵，應當著重審查被告主張的抗辯理由是否成立。如果相關抗辯理由成立，法院可依法駁回原告的訴訟請求。

1.針對被告僅主張原告商標未實際使用的抗辯，根據(jù)我國商標法相關規(guī)定，商標只有經(jīng)過實際使用才能發(fā)揮區(qū)別商品或服務來源的作用，如果原告據(jù)以主張權利的商標并未實際投入商業(yè)使用，則其無權請求被告承擔賠償經(jīng)濟損失的責任。因此，如果原告以其惡意注冊后未實際使用的商標起訴被告侵權，法院應當要求原告補充提交相關證據(jù)以查明該事實。如原告不能提供有效證據(jù)證明其已對該商標進行實際使用，則法院可采納被告的抗辯主張，判令被告無需為其商標侵權行為承擔賠償責任。

２.針對被告僅主張其在先使用相關標識的抗辯，應當根據(jù)商標法第五十九條第三款相關規(guī)定進行審查，主要審查被告在原告注冊商標申請日之前存在在先使用商標的行為；該在先使用行為是否早于原告對該商標的使用行為；該在先使用的商標是否已具有一定影響；被訴侵權行為是否系被告在原有范圍內(nèi)的使用行為。需要注意的是，在先使用抗辯是對我國商標注冊制度的補充，旨在通過適當限制注冊商標專用權以保護商標在先使用人的正當利益，其適用條件受到嚴格限制，即使被告主張在先使用抗辯成立，其也受到“在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用商標”的限制。

當然，商標法第五十九條第三款規(guī)定的“原使用范圍內(nèi)”不應當機械地認定為原有規(guī)模和原有商品流通范圍，而應當結(jié)合在先使用人使用相應標識所取得的知名度、使用方式、商品或者服務性質(zhì)等綜合進行判定。若法院審理查明原告據(jù)以主張權利的商標權存在重大權利瑕疵，則可以根據(jù)案件情況對“原使用范圍內(nèi)”進行適度從寬解釋。在馬某訴周大福公司、京東公司侵害商標權糾紛案中，法院生效判決中的相關論述就體現(xiàn)了這一點。[14]

３.針對被告主張原告注冊商標的權利基礎存在重大瑕疵的抗辯，如被告主張原告商標侵害其姓名權、肖像權、著作權、字號權及商品化權益等在先權益等；或者被告主張原告與其存在商標法第十五條規(guī)定的代理、代表、合同等特定關系，原告商標系搶注而來；或者被告主張原告商標系以不正當手段搶注其在先使用并具有一定影響的商標，構成商標法三十二條規(guī)定的情形等，法院應結(jié)合在案證據(jù)，依法對被告的相關抗辯主張予以審查。如被告的主張成立，則法院可在分析認定原告存在商標權濫用情形的基礎上，駁回原告的訴訟請求。

這里需要注意的一個問題是，如果被告主張原告商標系搶注案外人的商標并提交相應證據(jù)予以證明，法院如查證屬實，是否可以駁回原告的訴訟請求？本文認為答案是肯定的，在花亦濃公司訴拾樂公司侵害商標權糾紛案中，法院生效判決亦對曾對此作出認定。[15]但在一些案件中，被告雖主張原告商標系搶注案外人的商標，但由于案外人并未參加訴訟并進行舉證，被告亦很難舉證證明其主張，故其該主張通常難以被法院采納。

4.針對被告主張被訴侵權標識與原告商標共存于市場不會導致消費者混淆、誤認的抗辯主張，法院應當審查原告商標的顯著性和知名度，以使其保護范圍和強度與其為該商標的顯著性和知名度所做出的貢獻相一致。如果原告商標的顯著性弱、知名度低，則其保護范圍不宜過寬；在法院查明原告商標具有重大權利瑕疵、被告使用與原告商標相同或近似標識具有正當理由的情況下，可以結(jié)合原告商標的顯著性弱、知名度低等特點認定其保護范圍和保護強度不宜過大，并結(jié)合被告使用被訴侵權標識的方式等情況，認定被告使用被訴侵權標識的行為不會導致消費者混淆、誤認，從而駁回原告的訴訟請求。在王碎永訴歌力思公司、銀泰百貨公司侵害商標權糾紛案中，最高人民法院再審判決的相關認定便體現(xiàn)了該精神。[16]

5.針對被告直接主張原告惡意注冊并濫用商標權行為違反誠實信用原則的抗辯，如果法院經(jīng)審查能夠確認原告注冊商標的權利基礎存在重大瑕疵，且存在商標權濫用行為，主觀惡意明顯，則可以依據(jù)商標法第7條第1款規(guī)定的誠實信用原則，判決駁回原告的訴訟請求。在優(yōu)衣庫公司與指南針公司、中唯公司、優(yōu)衣庫公司上海月星環(huán)球港店侵害商標權糾紛案中，最高人民法院再審判決中的相關認定便體現(xiàn)了該精神。[17]

（二）對被侵權人提起的維權訴訟依法予以支持

1.針對原告惡意注冊并濫用商標權給被告造成損失的，被告可以惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任糾紛為由，起訴原告要求其承擔相應賠償責任。最高人民法院2021年6月發(fā)布的《最高人民法院關于知識產(chǎn)權侵權訴訟中被告以原告濫用權利為由請求賠償合理開支問題的批復》的規(guī)定亦體現(xiàn)了該精神。[18]在中訊公司訴山東比特公司因惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任糾紛案中，法院判決認為，被告在明知系爭商標為他人在先使用并具有一定影響力的情況下，搶先注冊系爭商標并獲得的商標權不具有實質(zhì)上的正當性。被告據(jù)此向在先使用人許可的關聯(lián)方提起商標侵權訴訟的,該訴訟行為應認定為惡意提起知識產(chǎn)權訴訟,由此造成他人損害的,應當承擔損害賠償責任。[19]

2.針對行為人惡意注冊并濫用商標權給他人造成損失的，被侵權人可以根據(jù)個案情況提起不正當競爭之訴，要求其承擔相應侵權責任。例如，在原告拜耳公司與被告李某、淘寶公司不正當競爭糾紛案[20]中，法院生效判決認為，因李某的惡意注冊商標及投訴的行為構成不正當競爭，故對拜耳公司要求李某停止惡意投訴、惡意警告的不正當競爭的訴請予以支持，并判令李某賠償拜耳公司相應的經(jīng)濟損失及合理開支。再如，在原告碧然德公司、碧然德凈水系統(tǒng)公司與被告上?？迭c公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案[21]中，法院亦認為，被告存在商標侵權和不正當競爭行為，其惡意大量注冊商標并對原告商標惡意提無效和異議，是原告主張的不正當競爭的一部分，依法應當予以支持。

3.針對行為人復制、摹仿或者翻譯他人馳名商標構成商標侵權的，被侵權人可以提起商標侵權訴訟，要求其承擔相應侵權責任。根據(jù)《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定，除被告的注冊商標已經(jīng)超過商標法第四十一條第二款（對應2001年商標法）規(guī)定的請求撤銷期限，或被告提出注冊申請時原告的商標并不馳名的情形之外，被告使用的注冊商標違反商標法第十三條的規(guī)定，復制、摹仿或者翻譯原告馳名商標，構成侵犯商標權的，法院應當根據(jù)原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標。例如，在愛慕公司訴艾慕公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案[22]中，法院判決認定在案證據(jù)足以證明愛慕公司的相關商標在艾慕公司涉案商標注冊前，已經(jīng)構成使用在內(nèi)衣商品上的馳名商標。艾慕公司在從事內(nèi)衣商品的經(jīng)營中，使用與愛慕公司馳名的相關商標呼叫相同、文字組合高度近似的注冊商標之行為，侵害了愛慕公司對上述馳名商標享有的權利，故判令其停止使用包括注冊商標在內(nèi)的涉案侵權標識。

4.針對行為人注冊商標侵害他人在先權益的，被侵權人可以侵害其在先權益為由提起訴訟，要求其承擔相應侵權責任。《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條的規(guī)定：“原告以他人注冊商標使用的文字、圖形等侵犯其著作權、外觀設計專利權、企業(yè)名稱權等在先權利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的，人民法院應當受理?！币虼耍缧袨槿说淖?a href='http://m.jupyterflow.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標侵害他人商標權以外的其他在先權益，被侵權人有權向法院起訴。如法院經(jīng)審理認定該注冊商標存在侵害他人在先權益的情形，則法院有權判令其承擔停止使用該注冊商標等法律責任。例如，在偉雄集團公司與順德正野公司等不正當競爭糾紛案[23]中，最高人民法院認為，將他人在先使用并具有一定市場知名度的企業(yè)字號申請注冊為商標并予以使用，足以使相關公眾對商品來源產(chǎn)生誤認的，侵犯在先的企業(yè)字號權益，構成不正當競爭，應承擔停止使用該注冊商標的民事責任。

（三）協(xié)調(diào)統(tǒng)一商標民事侵權和行政授權確權案件裁判標準

在我國商標民事侵權和行政授權確權二元分立的制度設計下，行政機關和司法機關在規(guī)范商標注冊和使用秩序中發(fā)揮著各自作用。針對行為人獲準注冊的具有重大權利瑕疵的商標，在先權利人或利害關系人雖然可以通過商標確權行政程序?qū)ζ溆枰詿o效宣告，使商標注冊人從根本上喪失濫用商標權的權利基礎，但其提起無效宣告請求等行政程序畢竟需要耗費一定的時間和經(jīng)濟成本，且由于多種主客觀因素的影響，在先權利人或利害關系人能否盡快將訴爭商標予以無效宣告仍存在不確定性，且商標權無效宣告程序之后還常常伴隨著行政訴訟一審、二審程序，導致最終對該商標予以無效宣告所耗費的時間成本、經(jīng)濟成本過高。尤其在商標注冊人已以其注冊商標為權利基礎對在先權利人或利害關系人提起商標侵權之訴后，在先權利人或利害關系人再“亡羊補牢”式地對該注冊商標提起無效宣告請求，顯然不能滿足其快速、及時獲得權利救濟的目的。因此，針對行為人惡意注冊商標并濫用商標權的行為，在先權利人或利害關系人能夠在商標侵權程序中，針對原告注冊商標的權利基礎存在重大瑕疵及其濫用商標權行為等充分行使抗辯權便顯得十分重要，這意味著法院雖然無權在商標侵權案件中對原告主張權利的注冊商標予以無效宣告，但如果根據(jù)在案證據(jù)能夠認定，假使按照北京知識產(chǎn)權法院審理商標行政授權確權案件的裁判標準，能夠認定前述商標的注冊存在侵犯他人在先權益或構成法定搶注情形，已違反商標法第十五條、第三十二條等規(guī)定，則法院可以徑行認定原告據(jù)以主張權利的注冊商標存在重大權利瑕疵，然后在此基礎上審查被告使用被訴侵權標識的行為是否具有正當性，原告起訴被告侵害其商標權的行為是否違反誠實信用原則，是否構成商標權的濫用，從而決定是否駁回原告的訴訟請求。此種情況下，針對行為人惡意注冊商標并濫用商標權的行為，法院在審理商標侵權案件便采取了與審理商標行政授權確權案件大體統(tǒng)一的裁判標準，這不僅體現(xiàn)了司法公正和訴訟效率原則的統(tǒng)一，有利于維護誠信經(jīng)營者的合法權益，切實減輕其維權成本，提高其維權效率；也加大了對惡意注冊商標行為的打擊力度，有利于遏制實踐中愈演愈烈的商標權濫用行為，規(guī)范我國商標注冊和使用秩序，加大品牌知識產(chǎn)權保護力度。

結(jié)語

在我國商標法規(guī)定的注冊取得商標權制度下，商標申請人為謀取不正當利益，通過侵害他人在先權益或搶注他人商標等方式惡意注冊商標的情形幾乎難以避免，而商標惡意注冊總是伴隨著商標權的濫用。針對商標注冊人取得的注冊商標權利基礎本身存在重大權利瑕疵，且其在獲得該注冊商標后以損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益為主要目的濫用該商標權的行為，無論其具體表現(xiàn)形態(tài)如何，法院均應當以誠實信用原則為根本指導，統(tǒng)一商標民事侵權案件和商標授權確權案件的裁判標準，依法審查并采納被訴侵權人的正當抗辯理由，在此基礎上駁回商標注冊人的訴訟請求；對被訴侵權人以惡意提起知識產(chǎn)權訴訟損害責任或不正當競爭糾紛等為案由，針對商標注冊人隨后提起的訴訟，法院應在事實清楚、證據(jù)充分的基礎上依法予以支持，以遏制實踐中愈演愈烈的行為人惡意注冊并濫用商標權行為。

注釋：

[1] 黃光輝：“論我國商標權取得制度的重構——基于‘使用’和‘注冊’的考量”，載《南方經(jīng)濟》，2004年5月。

[2] 周麗婷：“對商標權濫用相關民行二元程序的思考”，載《中華商標》，2019年第10期。

[3] 王利明：“論禁止濫用權利——兼評《總則編解釋》第3條”，載《中國法律評論》，2022年第3期。

[4] 王利明：“論禁止濫用權利——兼評《總則編解釋》第3條”，載《中國法律評論》，2022年第3期。

[5] 參見最高人民法院（2010）民申字第1468號民事裁定書。

[6] 參見浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院（2017）浙0110民初18627號民事判決書，該判決已生效。

[7] 參見最高人民法院（2014）民提字第24號民事判決書。

[8] 參見北京知識產(chǎn)權法院（2021）京73民終4108號民事判決書。

[9] 參見上海市閔行區(qū)人民法院（2017）滬0112民初26614號民事判決書，該判決已生效。

[10] 參見福建省高級人民法院（2021）閩民終1129號民事判決書。

[11] 類似案例還可參見最高人民法院（2018）最高法民再396號優(yōu)衣庫公司等與指南針公司、中唯公司侵害商標權糾紛案，最高人民法院在該案判決中指出，指南針公司、中唯公司以不正當方式取得商標權后，目標明確指向優(yōu)衣庫公司等，意圖將該商標高價轉(zhuǎn)讓，在未能成功轉(zhuǎn)讓該商標后，又分別以優(yōu)衣庫公司、迅銷公司及其各自門店侵害該商標專用權為由，以基本相同的事實提起系列訴訟，在每個案件中均以優(yōu)衣庫公司或迅銷公司及作為其門店的一家分公司作為共同被告起訴，利用優(yōu)衣庫公司或迅銷公司門店眾多的特點，形成全國范圍內(nèi)的批量訴訟，請求法院判令優(yōu)衣庫公司或迅銷公司及其眾多門店停止使用并索取賠償，主觀惡意明顯，其行為明顯違反誠實信用原則，對其借用司法資源以商標權謀取不正當利益之行為，依法不予保護。

[12] 參見浙江省高級人民法院（2018）浙民終37號民事判決書。

[13]參見最高人民法院（2014）民提字第24號民事判決書。

[14]北京知識產(chǎn)權法院在該案中查明，馬某于2018年曾將周大福金行（深圳）公司作為被告，以周大福金行（深圳）公司在其網(wǎng)站上推出“驕人系列”品牌鉆石戒指及吊墜侵犯馬軍政“jiaoren驕人”商標專用權為由，提起侵害商標權糾紛訴訟，廣東省深圳市鹽田區(qū)人民法院于2018年6月12日作出（2018）粵0308民初588號民事判決，認定周大福金行（深圳）公司在馬某申請涉案商標之前已經(jīng)實際在先使用“驕人”作為系列產(chǎn)品名稱，存在在先權利，故對馬某的訴訟請求予以駁回，該判決已生效。鑒于深圳周大福公司銷售的涉案產(chǎn)品系鉆飾，且在案證據(jù)足以證明“周大福驕人系列”鉆飾在馬軍政的主張權利的商標申請日之前經(jīng)使用已具有一定知名度，結(jié)合前述生效判決的相關認定，北京知識產(chǎn)權法院二審認為，深圳周大福公司對“驕人”系列鉆飾的宣傳和使用具有關聯(lián)主體身份依據(jù)，其流轉(zhuǎn)來源于在先使用人的商品，可認定其銷售的商品仍屬于周大?！膀溔恕毕盗秀@飾的原有使用范圍。

[15]參見浙江省金華市中級人民法院（2019）浙07民終2958號民事判決書。二審法院在該案中認定，法國育碧公司為《刺客信條》系列游戲發(fā)行商，對《刺客信條》系列游戲及游戲中的圖形、文字享有著作權，并受我國著作權法保護。被訴侵權產(chǎn)品中使用的標識是《刺客信條》游戲最具有代表性的商標，因而該標識的著作權應歸屬于育碧公司。由于我國商標局的行政審查與法院的司法審查相互獨立，盡管花亦濃公司擁有涉案商標在大陸地區(qū)的專用權，但游戲發(fā)行在前，商標注冊在后，存在惡意搶注?；ㄒ酀夤局鲝垯嗬淖陨虡伺c《刺客信條》游戲的圖標完全相同，其卻對商標要素來源無法做出合理解釋。此外，獅子山（香港）事業(yè)有限公司曾在諸多類別大量注冊刺客信條相關商標，且其公司唯一董事又與花亦濃法人身份重合?；ㄒ酀夤救〉蒙姘干虡说膶Ｓ脵嗪?，沒有形成充分的商標宣傳或?qū)嶓w銷售的依據(jù)，而是利用商標禁用權及損害賠償制度，針對廣大游戲周邊產(chǎn)品賣家提起了大規(guī)模侵權訴訟，主觀惡意明顯。據(jù)此，法院認定花亦濃公司以涉案商標為權利基礎，主張拾樂公司侵犯其商標權并要求承擔侵權責任的訴請，既缺乏合法的權利依據(jù)，也不符合我國商標法的基本立法原則，其借用司法資源謀取不當利益的行為，屬于權利濫用，依法不予保護。

[16]參見最高人民法院（2014）民提字第24號民事判決書。最高人民法院在該判決中認定，歌力思公司在本案中的使用行為系基于合法的權利基礎，使用方式和行為性質(zhì)均具有正當性。從銷售場所來看，歌力思公司對被訴侵權商品的展示和銷售行為均完成于杭州銀泰公司的歌力思專柜，專柜通過標注歌力思公司的“ELLASSAY”商標等方式，明確表明了被訴侵權商品的提供者。在歌力思公司的字號、商標等商業(yè)標識已經(jīng)具有較高的市場知名度，而王碎永未能舉證證明其“歌力思”商標同樣具有知名度的情況下，歌力思公司在其專柜中銷售被訴侵權商品的行為，不會使普通消費者誤認該商品來自于王碎永。從歌力思公司的具體使用方式來看，被訴侵權商品的外包裝、商品內(nèi)的顯著部位均明確標注了“ELLASSAY”商標，而僅在商品吊牌之上使用了“品牌中文名：歌力思”的字樣。由于“歌力思”本身就是歌力思公司的企業(yè)字號，且與其“ELLASSAY”商標具有互為指代關系，故歌力思公司在被訴侵權商品的吊牌上使用“歌力思”文字來指代商品生產(chǎn)者的做法并無明顯不妥，不具有攀附王碎永“歌力思”商標知名度的主觀意圖，亦不會為普通消費者正確識別被訴侵權商品的來源制造障礙。

[17]參見最高人民法院（2018）最高法民再396號民事判決書。最高人民法院在該案中認定，指南針公司、中唯公司以不正當方式取得商標權后，目標明確指向優(yōu)衣庫公司等，意圖將該商標高價轉(zhuǎn)讓，在未能成功轉(zhuǎn)讓該商標后，又分別以優(yōu)衣庫公司、迅銷公司及其各自門店侵害該商標專用權為由，以基本相同的事實提起系列訴訟，在每個案件中均以優(yōu)衣庫公司或迅銷公司及作為其門店的一家分公司作為共同被告起訴，利用優(yōu)衣庫公司或迅銷公司門店眾多的特點，形成全國范圍內(nèi)的批量訴訟，請求法院判令優(yōu)衣庫公司或迅銷公司及其眾多門店停止使用并索取賠償，主觀惡意明顯，其行為明顯違反誠實信用原則，對其借用司法資源以商標權謀取不正當利益之行為，依法不予保護。

[18]《最高人民法院關于知識產(chǎn)權侵權訴訟中被告以原告濫用權利為由請求賠償合理開支問題的批復》內(nèi)容如下：“在知識產(chǎn)權侵權訴訟中，被告提交證據(jù)證明原告的起訴構成法律規(guī)定的濫用權利損害其合法權益，依法請求原告賠償其因該訴訟所支付的合理的律師費、交通費、食宿費等開支的，人民法院依法予以支持。被告也可以另行起訴請求原告賠償上述合理開支。”

[19] 參見江蘇省高級人民法院（2017）蘇民終1874號民事判決書。

[20] 參見浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院（2017）浙0110民初18627號民事判決書，該判決已生效。

[21] 參見上海市閔行區(qū)人民法院（2017）滬0112民初26614號民事判決書，該判決已生效。

[22] 參見北京市高級人民法院（2020）京民終194號民事判決書。

[23] 參見最高人民法院（2008）民提字第36號民事判決書。

（原標題：小知說法 | 惡意注冊后濫用商標權的司法規(guī)制）

來源：知產(chǎn)北京

作者：劉義軍北京知識產(chǎn)權法院審判第二庭

編輯：IPRdaily趙甄校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：惡意注冊后濫用商標權的司法規(guī)制（點擊標題查看原文）

惡意注冊后濫用商標權的司法規(guī)制

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