審查員商標專利
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“美國專利布局策略。”
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:劉永輝 賽恩倍吉集團資通訊光電產(chǎn)業(yè)部
摘要
1件申請日為2017年10月23日的美國專利申請,其最早優(yōu)先權(quán)日卻是1996年12月12日,同族專利達1060件。申請人應(yīng)充分利用美國專利申請審程序的特點,在不同的時機根據(jù)實際需要提出分案申請、延續(xù)案及部分延續(xù)案,并加以通過布局臨時申請案占據(jù)12個月的優(yōu)先權(quán)期限,以達到長期持續(xù)地保護本產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù),從專利不同的保護范圍去限制競爭對手,阻止競爭對手。
關(guān)鍵詞:美國專利布局策略、臨時申請案、分案、延續(xù)案、部分延續(xù)案
內(nèi)容綱要
最早優(yōu)先權(quán)日1996年,緣何2021年仍持續(xù)在布局美國專利?
美國專利布局策略(臨時申請案、分案、延續(xù)案、部分延續(xù)案)
一、最早優(yōu)先權(quán)日1996年,緣何2021年仍持續(xù)在布局美國專利?
筆者近期在處理案件過程中,偶爾獲知有這么1件美國專利申請,其申請日是2017年10月23日,最早優(yōu)先權(quán)日卻是是1996年12月12日??吹酱嘶拘畔ⅲ唤麜幸蓡?,1件2017年提出的專利,距最早優(yōu)先權(quán)日已過20年的時間,怎么可以要求1996年的優(yōu)先權(quán)日呢?仔細研究會發(fā)現(xiàn),該案深有玄機。
本案US15/791386指出“The present application is a divisional of U.S. patent application Ser. No. 11/015,337 filed on Dec. 17, 2004, which is a continuation of U.S. patent application Ser. No. 09/929,826 filed on Aug. 13, 2001, now U.S. Pat. No. 6,866,671, which is a continuation-in-part of U.S. patent application Ser. No. 09/418,726 filed Oct. 15, 1999, now U.S. Pat. No. 6,331,181, which claims priority from provisional application U.S. Provisional Application No. 60/111,713 filed Dec. 8, 1998. U.S. patent application Ser. No. 09/929,826 is also a continuation-in-part of U.S. patent application Ser. No. 09/406,360 filed Sep. 28, 1999, now U.S. Pat. No. 6,346,072, which is a continuation of U.S. patent application Ser. No. 08/975,617, filed Nov. 21, 1997, now U.S. Pat. No. 6,132,368, which claims priority from U.S. Provisional Application 60/033,321, filed Dec. 12, 1996. ”。通過時間軸分析如下:
進一步通過專利云(https://app.patentcloud.com/)檢索得知,本案的同族家族專利達1060件,直至2021年1月27日,仍遞交了一份美國專利申請(US20210220066A1),目前處于審查中。
綜上所述,我們在布局重點技術(shù)專利的美國專利時,申請人要充分利用美國專利申請審程序的特點,如上述例子一樣,在不同的時機根據(jù)實際需要提出分案申請、延續(xù)案及部分延續(xù)案,并加以通過臨時申請案占據(jù)12個月的優(yōu)先權(quán)期限,以達到長期持續(xù)地保護本產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù),從專利不同的保護范圍去限制競爭對手,阻止競爭對手。
二、美國專利布局策略(臨時申請案、分案、延續(xù)案、部分延續(xù)案)
1、臨時申請(provisional application)
申請人可以通過簡易的申請文件(例如僅需要提供說明書或草圖,也可接受中文、簡單的交底書,必要的申請人信息或者發(fā)明人信息)向美國商標專利局提交臨時申請案,可在一年內(nèi)提交正式申請搶占一個優(yōu)先權(quán)日。臨時申請案因其簡易、快速、費用低(截止2022年6月,大實體是300USD,小實體150USD,微實體75)而越來越受到申請人的歡迎。臨時專利申請遞交后,申請人就可以把相關(guān)產(chǎn)品加上“專利申請中”標識,雖不受實際的保護,但可以作為宣傳,吸引投資人或商業(yè)伙伴,且可以留給申請人1年的時間去考量是否要提出正式申請,若在提出正式申請后,臨時申請也不會占用正式申請的專利有效期(專利有效期從正式申請遞交日開始計算)。
2、分案申請(Divisional Application)
在美國,申請人可通過分案申請克服專利申請的單一性缺陷,在實際審查過程中,美國審查員在實際審查之前,通常要對專利申請進行單一性審查,基于重復(fù)授權(quán)(Double Patenting)的考慮,如果審查員人員該專利申請包含超過兩項或者兩項以上的發(fā)明,就會發(fā)出通知書而要求申請人把專利申請限制為僅包含一項發(fā)明。對于沒有包含的發(fā)明,申請人可以繼續(xù)向美國專利商標局提出分案申請。對于分案申請,說明書不能超出原申請記載的公開范圍,因此分案申請與母案的申請日及優(yōu)先權(quán)日一致。但是,申請人只能在專利授權(quán)前或?qū)@暾埛艞壡疤峤环职干暾垺?/p>
3、延續(xù)案(Continuation)
申請人可以通過申請延續(xù)案提交新的一項專利申請,該專利申請可以把原說明書公開的發(fā)明點沒有包含在原權(quán)利要求中的部分,加入到新的專利申請中的權(quán)利要求。對于延續(xù)案,說明書不可以超出原申請說明書記載的公開范圍,因此其申請人與母案的申請日和優(yōu)先權(quán)日一致。申請人可以在專利授權(quán)前或?qū)@暾埛艞壡疤峤谎永m(xù)申請(Continuation)。實際作業(yè)中,申請人可能在母案申請時寫了一個較小的保護范圍,但當獲得授權(quán)通知書或者確認可以授權(quán)而未進行繳費領(lǐng)證之前,申請人又重新地遞交一份延續(xù)案申請,該延續(xù)案申請則撰寫了一份保護范圍比較大的權(quán)利要求,從而可以獲得不同保護范圍的專利。如上例子,可以通過不停地申請延續(xù)案,讓一些專利一直未有審查結(jié)果,當發(fā)現(xiàn)有競爭者競品可能會侵犯時,則遞交一份可以涵蓋競品產(chǎn)品的權(quán)利要求,而可以有效地控告競爭者侵權(quán)。
4、部分延續(xù)案(Continuation-in-part)
在母案申請遞交到美國專利局之后,如果申請人對該發(fā)明有進一步的改善或改進(該改進方案必須要滿足美國新穎性和創(chuàng)造性的要求),可以通過部分延續(xù)案對新增加的改進部分進行保護。因此,部分延續(xù)案會有與母案相同的部分和不相同的部分,對于與母案相同的部分,其申請日和優(yōu)先權(quán)與母案一致,而對于不相同的部分,其申請日為部分延續(xù)案的申請日。
綜上所述,下面以一個列表來表示分案申請、延續(xù)案及部分延續(xù)案的相同點及區(qū)別點。
(原標題:最早優(yōu)先權(quán)日1996年,緣何2021年仍持續(xù)在布局美國專利?)
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:劉永輝 賽恩倍吉集團資通訊光電產(chǎn)業(yè)部
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:最早優(yōu)先權(quán)日1996年,緣何2021年仍持續(xù)在布局美國專利?(點擊標題查看原文)
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