從企業(yè)經(jīng)營的角度看《商標一般違法判斷標準》

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作者：馮建坤 北京超成（成都）律師事務(wù)所

原標題：從企業(yè)經(jīng)營的角度看《商標一般違法判斷標準》

引言：為了加強商標管理，強化商標執(zhí)法業(yè)務(wù)指導，統(tǒng)一執(zhí)法標準，2021年12月13日，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布《商標一般違法判斷標準》（以下簡稱標準），標準將自2022年1月1日起施行。標準針對的是行政機關(guān)對違反商標管理秩序行為判斷的相關(guān)問題，包括必須使用注冊商標的商品、禁止作為商標使用的標識、馳名商標使用、不規(guī)范使用注冊商標、假冒注冊商標、商標標識印制、集體/證明商標管理及惡意申請商標等相關(guān)問題，本文將從企業(yè)經(jīng)營的角度，對標準相關(guān)條款進行簡要解讀。

一、從事煙草進口及電子煙生產(chǎn)、銷售的企業(yè)，需盡快獲得國內(nèi)注冊商標的使用權(quán)

《煙草專賣法》第十九條第一款規(guī)定：“卷煙、雪茄煙和有包裝的煙絲必須申請商標注冊，未經(jīng)核準注冊的，不得生產(chǎn)、銷售?！钡珜τ谝呀?jīng)在國外注冊商標的進口香煙，是否還需要獲得國內(nèi)的注冊商標，此前并未明確。此次標準第四條第二款明確規(guī)定：“在中國銷售的進口卷煙、雪茄煙、有包裝的煙絲以及電子煙等新型煙草制品，必須使用在中國核準注冊的商標?！币虼耍瑢τ谶M口的香煙，在滿足原有相關(guān)規(guī)定之外，對應(yīng)的商標還必須在國內(nèi)核準注冊。否則，根據(jù)《商標法》第五十一條規(guī)定，將由地方工商行政管理部門責令限期申請注冊，違法經(jīng)營額五萬元以上的，可以處違法經(jīng)營額百分之二十以下的罰款，沒有違法經(jīng)營額或者違法經(jīng)營額不足五萬元的，可以處一萬元以下的罰款。

電子煙是否屬于煙草的下位概念目前尚未確認，但隨著《關(guān)于禁止向未成年人出售電子煙的通告》《關(guān)于進一步保護未成年人免受電子煙侵害的通告》等文件的發(fā)布，現(xiàn)在電子煙正逐步參照傳統(tǒng)煙草進行嚴格管理，此次標準也明確將電子煙需要和傳統(tǒng)煙草一樣，必須使用國內(nèi)核準注冊的商標。

考慮到標準將在2022年1月1日即開始施行，尚未獲得注冊商標的企業(yè)通過補充商標注冊的方式，時間上顯然無法滿足，此時企業(yè)可以通過商標轉(zhuǎn)讓或授權(quán)的方式，獲得國內(nèi)注冊商標的使用權(quán)。對于商標轉(zhuǎn)讓而言，因為轉(zhuǎn)讓同樣需要一定的時間，轉(zhuǎn)讓過程中也需要對轉(zhuǎn)讓公告前的使用行為進行約定。

二、企業(yè)使用商標之前務(wù)必準確評估相關(guān)標識是否屬于禁止使用的標識，更加謹慎投入使用

實踐中，經(jīng)常有企業(yè)認為自身申請的商標雖然部分公眾、在特定時間可能存在某種損害公共利益的理解，但是大部分公眾不會產(chǎn)生誤解，詞語本身也有多種含義，而且詞語在不同的時間含義也不同，進而請求注冊，甚至在未注冊的情況下直接進行使用。例如近些年出現(xiàn)的“特種兵”“叫個鴨子”“MLGB”商標。關(guān)于不同公眾的理解，標準第五條第二款規(guī)定，只要有合理充分的理由證明中國境內(nèi)特定公眾認為使用的未注冊商標違反了第十條第一款第六項至八項規(guī)定即可，不要求全部甚至大部分公眾持相同的理解。關(guān)于不同時間的理解，標準第十條規(guī)定，社會上流行良好風氣和習慣可以是在一定時期內(nèi)的風氣和習慣，不要求是一直或者長期持續(xù)的風氣和習慣。關(guān)于不同含義的理解，標準第十四條規(guī)定，使用的未注冊商標具有多種含義，其中某一含義易使公眾認為其屬于《商標法》第十條第一款第六項至八項規(guī)定情形的，可以認定違反該款規(guī)定?？梢?，目前對于認定構(gòu)成第十條第一款第六項至八項禁止使用標識的標準是很寬松的。在此情況下，企業(yè)必須對商標名稱施以更高的注意義務(wù)，更加謹慎使用商標。行之有效的方式是多方征求意見+商標檢索。當然，最保險的方式等待商標核準注冊之后再進行使用，考慮到商標申請的時間，這需要企業(yè)提前進行商標申請。

另外，關(guān)于違反商標法第十條的行為的查處，標準第十五條規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局認定商標注冊申請違反《商標法》第十條規(guī)定且相關(guān)決定、裁定生效后，商標申請人或者他人繼續(xù)使用該商標的，負責商標執(zhí)法的部門依法查處。這意味著今后申請的商標如果因為違反第十條規(guī)定無法核準注冊的，國家知識產(chǎn)權(quán)局可能會建立一個與地方執(zhí)法機關(guān)信息共享的長效機制，加強執(zhí)法力度，而不再是類似此前《開展打擊使用未注冊商標違反商標法禁用條款行為凈化專項行動方案》的專項行動。另外，需要注意的是，該條款規(guī)定執(zhí)法是在相關(guān)決定、裁定生效后，所以，如果企業(yè)申請的商標因為違反第十條被駁回，并且該商標已經(jīng)投入使用，建議窮盡一切行政復(fù)議和行政訴訟程序，爭取權(quán)利，同時延緩相關(guān)決定、裁定的生效時間，為企業(yè)更換標志爭取時間。

三、企業(yè)需要嚴格按照核準注冊的商標標識和商品類別使用注冊商標

未按照核準注冊的商標標識和商品類別使用商標，可能構(gòu)成不規(guī)范使用注冊商標或假冒注冊商標。法律后果上，商標法四十九條規(guī)定，不規(guī)范使用注冊商標的，由負責商標執(zhí)法的部門責令限期改正；期滿不改正的，負責商標執(zhí)法的部門逐級報告國家知識產(chǎn)權(quán)局，由國家知識產(chǎn)權(quán)局按照規(guī)定程序依法處理。假冒注冊商標的，商標法五十二條規(guī)定，由地方工商行政管理部門予以制止，限期改正，并可以予以通報，違法經(jīng)營額五萬元以上的，可以處違法經(jīng)營額百分之二十以下的罰款，沒有違法經(jīng)營額或者違法經(jīng)營額不足五萬元的，可以處一萬元以下的罰款。

對于商標標識的改動，按照改動的大小，可能構(gòu)成不規(guī)范使用注冊商標或假冒注冊商標。但對于未按核準的商品類別使用商標，則只會構(gòu)成假冒注冊商標。因此，從后果上，企業(yè)對于商品使用的類別需要更加嚴格。需要說明的是，標準第十八條關(guān)于自行改變注冊商標采用了“影響對該注冊商標的認知或者識別”這一新表述。個人認為該表述應(yīng)當是指不屬于相同商標，但是屬于近似商標的情況，具體可以參考《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十六條第二款規(guī)定：“實際使用的商標標志與核準注冊的商標標志有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標的使用”的標準。也就是說類似改變注冊商標的字體、字母大小寫、文字橫豎排列，與注冊商標之間基本無差別的情況，因為《商標侵權(quán)判斷標準》第十四條明確規(guī)定屬于相同商標，該種行為應(yīng)當屬于規(guī)范使用注冊商標。但類似將商標文字從黑體改為行書的方式，則應(yīng)該屬于不規(guī)范使用注冊商標。

四、商標印制單位不僅需要審查委托方的商標權(quán)利證書，而且應(yīng)當通過官網(wǎng)查詢是否存在其他相同商標

對于商標印制單位而言，標準第三十二條規(guī)定，商標印制單位無論是承印未標注“注冊商標”字樣還是注冊標記的商標標識，均應(yīng)該核查證明文件以及商標圖樣并且通過國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)查詢在同一種商品或者服務(wù)上，他人是否已注冊與承印商標標識相同的商標。否則，商標印制單位將構(gòu)成商標侵權(quán)，依法承擔法律責任。實踐中，大量的商標印制單位，僅僅要求委托方提供商標注冊證，對于證書的真?zhèn)?、標識是否對應(yīng)并不核查，這顯然存在巨大的法律風險。

需要注意的是，關(guān)于印制行為的界定，標準第三十條第二款規(guī)定，以印染、沖壓等方式直接在商品、商品零部件、商品的主要原材料（不含商品的包裝物）上標注商標圖文的，屬于商品生產(chǎn)加工行為，一般不屬于前款所稱的商標印制。對于商品生產(chǎn)加工行為而言，法律上是沒有合法來源抗辯的，即無法通過證明自己履行了審查義務(wù)而豁免侵權(quán)賠償責任。因此，如果商標印制單位從事前述直接在商品上印染商標等行為，從法律后果上，應(yīng)該更嚴格審查相關(guān)商標情況。

五、集體商標/證明商標的權(quán)利人開展維權(quán)行為應(yīng)避免權(quán)利濫用

標準在征求意見稿第二十五條第二款規(guī)定，作為地理標志注冊的集體商標注冊人禁止非集體成員使用該集體商標標識的，不屬于商標法實施條例第四條第二款規(guī)定的違法行為。但是在正式發(fā)布的文本中刪除了該規(guī)定。背后的原因應(yīng)該是“潼關(guān)肉夾饃”維權(quán)案件引發(fā)的廣泛關(guān)注。從法律上看，標準刪除了該條款，意味著集體商標注冊人若濫用權(quán)利，禁止非集體成員使用該集體商標標識的，有可能屬于商標法實施條例第四條第二款規(guī)定的違法行為，按照《集體商標、證明商標注冊和管理辦法》第二十二條規(guī)定，將由工商行政管理部門責令限期改正；拒不改正的，處以違法所得三倍以下的罰款，但最高不超過三萬元；沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款。

結(jié)語

《商標一般違法判斷標準》的發(fā)布，對商標一般違法判斷的判斷提供了具體標準，讓相關(guān)行為更加明確和具有預(yù)見性，同時也對商標使用行為也提出了更高的要求。企業(yè)在日常經(jīng)營中，不僅需要關(guān)注商標的權(quán)利獲得和維權(quán)，對于自身商標的使用規(guī)范同樣需要高度關(guān)注，以規(guī)避企業(yè)的經(jīng)營風險。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馮建坤 北京超成（成都）律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從企業(yè)經(jīng)營的角度看《商標一般違法判斷標準》（點擊標題查看原文）

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