商標(biāo)篇（一）│ 聲音商標(biāo)的顯著性判斷應(yīng)遵循傳統(tǒng)商標(biāo)顯著性判斷基本原則?

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作者：司品華北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院法官

劉月慶北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院法官助理

原標(biāo)題：聲音商標(biāo)的顯著性判斷應(yīng)遵循傳統(tǒng)商標(biāo)顯著性判斷基本原則——騰訊公司訴商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛案

《商標(biāo)法》是商標(biāo)注冊(cè)審查的基本法律依據(jù)，在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的審查過(guò)程中，無(wú)論具體商標(biāo)標(biāo)志是由何種要素構(gòu)成，只要其符合《商標(biāo)法》第八條的規(guī)定，都應(yīng)當(dāng)采用相同的審查標(biāo)準(zhǔn)予以同等對(duì)待。作為新類型商標(biāo)的聲音商標(biāo)的顯著性判斷亦應(yīng)當(dāng)遵循傳統(tǒng)商標(biāo)顯著性判斷的基本原則。

【案號(hào)及審判人員】

一審：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73行初3203號(hào)　審判長(zhǎng)張劍、審判員司品華、人民陪審員宋啟才

二審：北京市高級(jí)人民法院（2018）京行終3673號(hào)　審判長(zhǎng)周波、審判員俞惠斌、審判員蘇志甫

【相關(guān)條款】

2014年《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第十一條

裁判情況

騰訊科技（深圳）有限公司（簡(jiǎn)稱“騰訊公司”）向商標(biāo)局提出第14502527號(hào)“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（聲音商標(biāo)）商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，指定使用在國(guó)際分類第38類的下列服務(wù)項(xiàng)目上：電視播放；新聞社；提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室；電子郵件；信息傳送；在線賀卡傳送；數(shù)字文件傳送；計(jì)算機(jī)輔助信息和圖像傳送；提供在線論壇；電話會(huì)議服務(wù)。商標(biāo)局于2015年8月作出商標(biāo)駁回通知，依據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)作出不予注冊(cè)的決定。騰訊公司提出復(fù)審申請(qǐng)，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)決定駁回復(fù)審申請(qǐng)。騰訊公司不服，于法定期限內(nèi)提起行政訴訟。本案是我國(guó)2014年《商標(biāo)法》將聲音納入可申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的范圍以來(lái)，首例聲音商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛案。

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審審理后認(rèn)為：對(duì)于聲音商標(biāo)是否具有顯著性進(jìn)行判斷，除應(yīng)遵循對(duì)傳統(tǒng)商標(biāo)是否具有顯著性的基本判斷原理、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則外，還應(yīng)結(jié)合聲音商標(biāo)聲音的時(shí)長(zhǎng)及其構(gòu)成元素的復(fù)雜性等因素，綜合考察。一般情況下，聲音商標(biāo)需經(jīng)長(zhǎng)期使用才能取得顯著特征。通過(guò)原告提交的證據(jù)可以看出，QQ軟件持續(xù)使用的時(shí)間長(zhǎng)、范圍廣泛、市場(chǎng)占比份額較大、使用群體所涉及的領(lǐng)域眾多，隨著QQ軟件、“QQ”商標(biāo)知名度的提升，訴爭(zhēng)商標(biāo)作為QQ軟件默認(rèn)的新消息傳來(lái)時(shí)的提示音已經(jīng)與QQ軟件之間形成了可相互指代的關(guān)系，訴爭(zhēng)商標(biāo)的聲音亦已經(jīng)在即時(shí)通信領(lǐng)域建立了較高的知名度、識(shí)別性進(jìn)一步增強(qiáng)，訴爭(zhēng)商標(biāo)與QQ軟件、騰訊公司之間已經(jīng)建立了穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，訴爭(zhēng)商標(biāo)在指定使用的“信息傳送”服務(wù)項(xiàng)目上起到了商標(biāo)應(yīng)有的標(biāo)識(shí)服務(wù)來(lái)源的功能。

此外，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，通過(guò)提供增值服務(wù)或開(kāi)發(fā)衍生產(chǎn)品、升級(jí)技術(shù)產(chǎn)品等商業(yè)模式以實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的，是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的通常選擇。且訴爭(zhēng)商標(biāo)的聲音亦已經(jīng)與QQ軟件、騰訊公司及其提供的服務(wù)建立了對(duì)應(yīng)關(guān)系，訴爭(zhēng)商標(biāo)可注冊(cè)的服務(wù)項(xiàng)目范圍也應(yīng)當(dāng)與訴爭(zhēng)商標(biāo)本身的知名度、影響力相適應(yīng)。電視播放與新聞社服務(wù)等服務(wù)與“信息傳送”均屬于國(guó)際分類第38類“電信”領(lǐng)域，前述服務(wù)項(xiàng)目在功能、用途、服務(wù)對(duì)象等方面存在著比較緊密的聯(lián)系。結(jié)合QQ軟件知名度、“QQ”商標(biāo)知名度、訴爭(zhēng)商標(biāo)知名度及相互之間對(duì)應(yīng)關(guān)系等方面可以認(rèn)定，訴爭(zhēng)商標(biāo)指定使用在電視播放、新聞社等服務(wù)項(xiàng)目上亦可以起到商標(biāo)應(yīng)有的標(biāo)識(shí)服務(wù)來(lái)源的功能，訴爭(zhēng)商標(biāo)應(yīng)予核準(zhǔn)注冊(cè)。綜上，一審法院判決撤銷被訴決定，并由被告重新作出復(fù)審決定。

商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。二審法院經(jīng)審理后認(rèn)為：訴爭(zhēng)商標(biāo)屬于《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)規(guī)定的缺乏顯著特征的標(biāo)志。騰訊公司提供的證據(jù)能夠證明訴爭(zhēng)商標(biāo)通過(guò)在QQ即時(shí)通信軟件上的長(zhǎng)期持續(xù)使用，在“信息傳送、提供在線論壇、計(jì)算機(jī)輔助信息和圖像傳送、提供互聯(lián)網(wǎng)聊天室、數(shù)字文件傳送、在線賀卡傳送、電子郵件”服務(wù)上具備了商標(biāo)注冊(cè)所需的顯著特征并無(wú)不當(dāng)。但訴爭(zhēng)商標(biāo)并未在“電視播放、新聞社、電話會(huì)議服務(wù)”上實(shí)際使用，原審判決對(duì)此適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以糾正。綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律基本正確，裁判結(jié)論適當(dāng)，二審法院在糾正其相關(guān)錯(cuò)誤的基礎(chǔ)上，對(duì)其結(jié)論予以維持。

法官說(shuō)法

本案涉及的核心就是聲音商標(biāo)的顯著性問(wèn)題，顯著性也是商標(biāo)法的基本原理問(wèn)題。對(duì)于聲音商標(biāo)而言，國(guó)外授權(quán)的實(shí)例相對(duì)較多，但對(duì)其顯著性問(wèn)題的文字性論述在國(guó)內(nèi)外并不多見(jiàn)，而且，理論界也存在頗多爭(zhēng)議。

關(guān)于聲音商標(biāo)是否具有顯著性的問(wèn)題，有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，聲音商標(biāo)作為一種特殊形式的非常見(jiàn)新型商標(biāo)，對(duì)于長(zhǎng)期以來(lái)習(xí)慣了以文字、圖形作為表現(xiàn)形式的傳統(tǒng)商標(biāo)的消費(fèi)者而言，不易將其作為區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的標(biāo)志，均缺乏固有顯著性，必須經(jīng)過(guò)使用取得較高知名度才能獲得顯著特征。

我們認(rèn)為，聲音商標(biāo)只是形式較為新穎的一種商標(biāo)，僅意味著從傳統(tǒng)的視覺(jué)識(shí)別方式到聽(tīng)覺(jué)識(shí)別方式的轉(zhuǎn)換，但其與普通商標(biāo)并無(wú)實(shí)質(zhì)不同，均屬于將商品或者服務(wù)的主體與商標(biāo)之間建立聯(lián)系從而起到識(shí)別作用的介質(zhì)，或者說(shuō)均屬于使相關(guān)公眾能夠區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的介質(zhì)，同樣存在固有顯著性和獲得顯著性。且對(duì)其是否具有固有顯著性的判斷同樣遵循普通商標(biāo)的一般判斷標(biāo)準(zhǔn)：（1）含義是否指向本商品的通用的名稱、型號(hào)等；（2）是否直接屬于商品的功能性聲音；（3）是否過(guò)于簡(jiǎn)單（如單音節(jié)、單音調(diào)或者屬于純自然的聲音）或者過(guò)于復(fù)雜（如一首完整的曲子，又如復(fù)雜到無(wú)意義的嘈雜或者接近無(wú)意義的嘈雜）從而不能或不易作為商標(biāo)識(shí)別。

具體而言，對(duì)于聲音商標(biāo)是否具有顯著性的判斷，除應(yīng)遵循對(duì)傳統(tǒng)商標(biāo)是否具有顯著性的基本判斷原理、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則外，即應(yīng)考慮指定使用的商品或服務(wù)、相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣及指定使用商品或服務(wù)所屬行業(yè)的實(shí)際情況等因素外，還應(yīng)結(jié)合聲音商標(biāo)聲音的時(shí)長(zhǎng)及其構(gòu)成元素的復(fù)雜性等因素，綜合考察其整體在聽(tīng)覺(jué)感知上是否具有可起到識(shí)別作用的特定節(jié)奏、旋律、音效，從而對(duì)其可否起到區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的作用作出判斷。但同時(shí)也要考慮到聲音商標(biāo)的特殊性，對(duì)于長(zhǎng)期以來(lái)習(xí)慣了以文字、圖形作為表現(xiàn)形式的傳統(tǒng)商標(biāo)的消費(fèi)者而言，目前階段不易將其作為區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的標(biāo)志，一般情況下，聲音商標(biāo)需經(jīng)長(zhǎng)期使用才能取得顯著特征。

具體到本案而言，考察訴爭(zhēng)商標(biāo)是否屬于被訴決定所認(rèn)定的“較為簡(jiǎn)單”的情形，不能僅考慮其構(gòu)成元素單一、整體持續(xù)的時(shí)間較短等因素，而應(yīng)當(dāng)綜合考察訴爭(zhēng)商標(biāo)整體在聽(tīng)覺(jué)感知上是否具有可起到識(shí)別作用的特定的節(jié)奏、旋律、音效。本案訴爭(zhēng)商標(biāo)雖然僅由同一聲音元素“嘀”音構(gòu)成且整體持續(xù)時(shí)間較短，但訴爭(zhēng)商標(biāo)包含六聲“嘀”音，且每個(gè)“嘀”音音調(diào)較高、各“嘀”音之間的間隔時(shí)間短且呈連續(xù)狀態(tài)，訴爭(zhēng)商標(biāo)整體在聽(tīng)覺(jué)感知上形成比較明快、連續(xù)、短促的效果，具有特定的節(jié)奏、音效，且并非生活中所常見(jiàn)，因此，其并不屬于被訴決定所認(rèn)定的聲音整體較為簡(jiǎn)單的情形。

一般情況下，聲音商標(biāo)需經(jīng)長(zhǎng)期使用才能取得顯著特征。20世紀(jì)90年代后期是我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛的階段，QQ軟件自1999年2月即以O(shè)ICQ軟件的形式在我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)始使用。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)即時(shí)通信的模式變革對(duì)人們生活帶來(lái)的沖擊及作為QQ軟件提供的消息傳送這種最基本、最常用服務(wù)的新消息傳來(lái)時(shí)的提示音，使得訴爭(zhēng)商標(biāo)的聲音在使用之初即對(duì)相關(guān)公眾的聽(tīng)覺(jué)產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖擊力，從而使得其極易被相關(guān)公眾所感知、記憶。

訴爭(zhēng)商標(biāo)指定使用在第38類的電視播放、新聞社、提供互聯(lián)網(wǎng)聊天、電子郵件、信息傳送、在線賀卡傳送、數(shù)字文件傳送、計(jì)算機(jī)輔助信息和圖像傳送、提供在線論壇、電話會(huì)議服務(wù)十項(xiàng)服務(wù)上。這十項(xiàng)服務(wù)是否都可以獲準(zhǔn)注冊(cè)？商標(biāo)的獲得顯著特征是否只能給予實(shí)際使用的具體服務(wù)項(xiàng)目？如本案二審法院指出的：由于這種顯著特征的取得建立在使用的基礎(chǔ)之上，因此，此類商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)的商品或者服務(wù)范圍，也應(yīng)當(dāng)以其實(shí)際使用的商品或者服務(wù)為限。通常情況下，不存在在一個(gè)商品或者服務(wù)項(xiàng)目上經(jīng)過(guò)使用而取得顯著特征的標(biāo)志，即可僅因其在該商品或者服務(wù)上的使用行為，而在其他商品或者服務(wù)項(xiàng)目上當(dāng)然獲得顯著特征。對(duì)于通過(guò)使用而取得顯著特征的商標(biāo)的審查，必須遵循“商品和服務(wù)項(xiàng)目特定化”之審查原則，避免顯著特征使用取得認(rèn)定過(guò)程中的泛化處理和以偏概全。

專家評(píng)析

“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”聲音商標(biāo)申請(qǐng)駁回復(fù)審行政糾紛是關(guān)于新類型非傳統(tǒng)商標(biāo)顯著性判斷的典型案件。非傳統(tǒng)商標(biāo)包括立體、顏色、位置、全息、動(dòng)態(tài)、聲音、氣味等商標(biāo)，無(wú)論是哪一種，與傳統(tǒng)商標(biāo)一樣，只有足以區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源時(shí)才成為商標(biāo)并獲得注冊(cè)。

聲音商標(biāo)可以是人為創(chuàng)作或制作的、也可以是自然界存在的，或二者組合；騰訊QQ新消息傳送到達(dá)時(shí)的“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”聲，正是人為制作的非音樂(lè)性聲音。一般情況下，聲音商標(biāo)很少本身具有顯著性，即使音樂(lè)旋律本身具有著作權(quán)法意義上的獨(dú)創(chuàng)性，但這與商標(biāo)法意義上的顯著性并不相同；“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”聲本身雖有一定特點(diǎn)，但也是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用才具備了較強(qiáng)的顯著性。

“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”判決指出，對(duì)于聲音商標(biāo)是否具有顯著性進(jìn)行判斷，除應(yīng)遵循對(duì)傳統(tǒng)商標(biāo)是否具有顯著性的基本判斷原理、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則外，還應(yīng)結(jié)合聲音商標(biāo)聲音的時(shí)長(zhǎng)及其構(gòu)成元素的復(fù)雜性等因素，綜合考察其整體在聽(tīng)覺(jué)感知上是否具有可起到識(shí)別作用的特定節(jié)奏、旋律、音效，從而對(duì)其可否起到區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的作用作出判斷。這一關(guān)于《商標(biāo)法》第八條、第十一條第一款第（三）項(xiàng)的顯著性、獲得顯著性要求適用于聲音商標(biāo)的裁判標(biāo)準(zhǔn)無(wú)疑是科學(xué)的。

（評(píng)析專家：管育鷹，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院　教授）

文摘自《北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院典型案例評(píng)析（2014—2019）》

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作者：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院組織編寫(xiě) 王金山主編