#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:白亮 超凡知識產(chǎn)權(quán)
原標(biāo)題:淺析外觀設(shè)計專利的抵觸申請
2008年第三次專利法修改時,針對專利法第二十三條進(jìn)行了全面修改,在二十三條第一款中引入了關(guān)于外觀設(shè)計抵觸申請的規(guī)定,“沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公告的文件中?!痹谏暾?、復(fù)審、無效過程中,存在著因不能準(zhǔn)確把握抵觸申請的判斷思路與方式,導(dǎo)致其訴求不能得到主管部門支持的情形。
實踐中由于外觀設(shè)計專利與發(fā)明/實用新型的保護(hù)客體和保護(hù)范圍不同,導(dǎo)致外觀設(shè)計抵觸申請在實踐中存在誤解,本文結(jié)合國家知識產(chǎn)權(quán)局無效宣告請求審查決定,通過梳理外觀設(shè)計專利抵觸申請的判斷思路與方式,為申請人及相關(guān)從業(yè)者提供參考。
關(guān)鍵詞:外觀設(shè)計 抵觸申請
01、與本文相關(guān)的專利法法條
1.1專利法第二十三條第一款:
授予專利權(quán)的外觀設(shè)計,應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計;也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公告的專利文件中。
1.2專利審查指南第一部分第三章:
初步審查中,審查員對于外觀設(shè)計專利申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定進(jìn)行審查。審查員可以根據(jù)其獲得的有關(guān)現(xiàn)有設(shè)計或抵觸申請的信息,審查外觀設(shè)計專利申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定。
外觀設(shè)計可能涉及非正常申請的,例如明顯抄襲現(xiàn)有設(shè)計或者重復(fù)提交內(nèi)容明顯實質(zhì)相同的專利申請,審查員應(yīng)當(dāng)根據(jù)檢索獲得的對比文件或者其他途徑獲得的信息,審查外觀設(shè)計專利申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定。
相同或者實質(zhì)相同的審查參照本指南第四部分第五章的相關(guān)規(guī)定。
1.3專利審查指南第四部分第五章:
? 5.根據(jù)專利法第二十三條第一款的審查
根據(jù)專利法第二十三條第一款的規(guī)定,授予專利權(quán)的外觀設(shè)計,應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計;也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公告的專利文件中。
不屬于現(xiàn)有設(shè)計,是指在現(xiàn)有設(shè)計中,既沒有與涉案專利相同的外觀設(shè)計,也沒有與涉案專利實質(zhì)相同的外觀設(shè)計。在涉案專利申請日以前任何單位或者個人向?qū)@痔岢霾⑶以谏暾埲找院?含申請日) 公告的同樣的外觀設(shè)計專利申請,稱為抵觸申請。其中,同樣的外觀設(shè)計是指外觀設(shè)計相同或者實質(zhì)相同。
判斷對比設(shè)計是否構(gòu)成涉案專利的抵觸申請時,應(yīng)當(dāng)以對比設(shè)計所公告的專利文件全部內(nèi)容為判斷依據(jù)。與涉案專利要求保護(hù)的產(chǎn)品的外觀設(shè)計進(jìn)行比較時,判斷對比設(shè)計中是否包含有與涉案專利相同或者實質(zhì)相同的外觀設(shè)計。例如,涉案專利請求保護(hù)色彩,對比設(shè)計所公告的為帶有色彩的外觀設(shè)計,即使對比設(shè)計未請求保護(hù)色彩,也可以將對比設(shè)計中包含有該色彩要素的外觀設(shè)計與涉案專利進(jìn)行比較;又如,對比設(shè)計所公告的專利文件含有使用狀態(tài)參考圖,即使該使用狀態(tài)參考圖中包含有不要求保護(hù)的外觀設(shè)計,也可以將其與涉案專利進(jìn)行比較,判斷是否為相同或者實質(zhì)相同的外觀設(shè)計。
02、案例分析
2.1 案例一:國家知識產(chǎn)權(quán)局無效宣告請求審查決定(第25667號)
案件概述
無效宣告請求涉及的是國家知識產(chǎn)權(quán)局于2014年06月18日授權(quán)公告的201330588246.1號外觀設(shè)計專利,使用該外觀設(shè)計的產(chǎn)品名稱為“數(shù)據(jù)線”,其申請日為2013年11月29日。
圖1:案例一涉案專利附圖
圖2:案例一對比設(shè)計附圖
針對上述外觀設(shè)計專利(下稱涉案專利),請求人于2014年11月07日向?qū)@麖?fù)審委員會提出無效宣告請求,其理由是涉案專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定,并提交了如下證據(jù):
證據(jù)1:專利號為201320688485.9的中國實用新型專利授權(quán)公告文本打印件;
請求人認(rèn)為:證據(jù)1說明書附圖的圖1、圖3和圖4公開了涉案專利的外觀設(shè)計,屬于相同或?qū)嵸|(zhì)相同的外觀設(shè)計。證據(jù)1的申請日早于涉案專利的申請日,因此涉案專利不符合專利法第23條第1款“沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公告的專利文件中”的規(guī)定。
經(jīng)形式審查合格,專利復(fù)審委員會于2014年12月03日受理了該無效宣告請求,并將請求人的無效宣告請求文件轉(zhuǎn)送專利權(quán)人,通知其在指定期限內(nèi)進(jìn)行答復(fù)。
專利權(quán)人逾期未答復(fù)。
專利復(fù)審委員會依法成立合議組,對本案進(jìn)行審理。合議組于2015年02月12日向雙方當(dāng)事人發(fā)出口頭審理通知書,定于2015年03月24日進(jìn)行口頭審理。
請求人于2015年02月15日提交無效宣告請求口頭審理通知書回執(zhí),明確表示不能參加口頭審理。
口頭審理如期進(jìn)行,專利權(quán)人未出席口頭審理。
在上述審理的基礎(chǔ)上,合議組經(jīng)合議,認(rèn)為本案事實已經(jīng)清楚,依法作出本審查決定。
決定理由
1、法律依據(jù)
專利法第23條第1款規(guī)定:授予專利權(quán)的外觀設(shè)計,應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計;也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公告的專利文件中。
2、證據(jù)認(rèn)定
證據(jù)1是中國實用新型專利文獻(xiàn),專利權(quán)人在指定期限內(nèi)未對其真實性提出異議,經(jīng)核實,合議組對其真實性予以確認(rèn)。
請求人認(rèn)為證據(jù)1的申請日早于涉案專利的申請日,因此涉案專利不符合專利法第23條第1款“沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公告的專利文件中”的規(guī)定。
對此,合議組認(rèn)為:首先,證據(jù)1申請日是2013年11月04日,公開日是2014年04月16日,因此證據(jù)1申請日在涉案專利的申請日2013年11月29日之前,公開日在涉案專利的申請日之后,不能構(gòu)成涉案專利的現(xiàn)有設(shè)計。其次,專利法第23條第1款中的抵觸申請,是指在涉案專利申請日以前沒有任何單位或者個人向?qū)@痔岢霾⑶以谏暾埲找院蠊娴耐瑯拥耐庥^設(shè)計專利申請;本案中,由于證據(jù)1是中國實用新型專利申請,并非抵觸申請中指的外觀設(shè)計專利申請,因此證據(jù)1不能構(gòu)成涉案專利的抵觸申請。請求人認(rèn)為涉案專利相對于證據(jù)1不符合專利法第23條第1款規(guī)定的理由不成立。
決定分析
在評判證據(jù)1是否不符合專利法第二十三條第一款時,首先是由申請日進(jìn)行判斷,證據(jù)1申請日在涉案專利的申請日之前,公開日在涉案專利的申請日之后,不能構(gòu)成涉案專利的現(xiàn)有設(shè)計。其次,由于證據(jù)1是中國實用新型專利申請,并非抵觸申請中指的外觀設(shè)計專利申請,因此證據(jù)1不能構(gòu)成涉案專利的抵觸申請。
2.2 案例二:國家知識產(chǎn)權(quán)局無效宣告請求審查決定(第42011號)
案件概述
針對201630286748.2號外觀設(shè)計專利(下稱涉案專利),深圳市幾素科技有限公司(下稱請求人)于2019年05月10日向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出了無效宣告請求,其理由是涉案專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定,并提交了如下證據(jù):
圖3:案例二涉案專利附圖
圖4:案例二對比設(shè)計附圖
證據(jù)1:201630199103.5號中國外觀設(shè)計專利文獻(xiàn)的打印件,其授權(quán)公告日為2016年10月26日。
請求人認(rèn)為,證據(jù)1的申請日在涉案專利的申請日之前,公開日在涉案專利的申請日之后,構(gòu)成涉案專利的抵觸申請。證據(jù)1的電茶爐(即涉案專利使用狀態(tài)參考圖中所示的電茶爐)上有一個旋鈕,其與涉案專利的旋鈕用途相同,屬于相同種類的產(chǎn)品;經(jīng)對比,二者的整體造型、三座山體的形狀以及在整體設(shè)計中所占比例、三座山體的位置關(guān)系以及山體之間的過渡山脊均相同,依據(jù)整體觀察、綜合判斷的原則,二者屬于相同或?qū)嵸|(zhì)相同的外觀設(shè)計,涉案專利不符合專利法第23條第1款的規(guī)定。
經(jīng)形式審查合格,國家知識產(chǎn)權(quán)局于2019年07月16日受理了上述無效宣告請求,并將上述無效宣告請求書及相關(guān)文件的副本轉(zhuǎn)送專利權(quán)人,通知其在指定的期限內(nèi)答復(fù)。
國家知識產(chǎn)權(quán)局成立合議組對本案進(jìn)行審理,并于2019年09月05日收到專利權(quán)人2019年08月26日提交的意見陳述書。專利權(quán)人認(rèn)為,涉案專利為旋鈕,證據(jù)1為電茶爐,二者的產(chǎn)品種類不相同也不相近、產(chǎn)品用途也完全不同。因此,二者不屬于相同或?qū)嵸|(zhì)相同的外觀設(shè)計,涉案專利符合專利法第23條第1款的規(guī)定。
本案合議組于2019年09月06日向雙方當(dāng)事人發(fā)出合議組成員告知通知書,并告知雙方當(dāng)事人如對合議組成員有回避請求的,請于收到本通知書之日起7日內(nèi)提交書面的請求書。
雙方當(dāng)事人逾期均未答復(fù),視為無回避請求。
在上述審理的基礎(chǔ)上,合議組認(rèn)為本案事實清楚,可以依法作出審查決定。
決定理由
1、法律依據(jù)
專利法第23條第1款規(guī)定:授予專利權(quán)的外觀設(shè)計,應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計;也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公告的專利文件中。
2、證據(jù)的認(rèn)定
證據(jù)1是中國外觀設(shè)計專利文獻(xiàn),專利權(quán)人對上述證據(jù)的真實性未提出異議。合議組經(jīng)核實,對證據(jù)1的真實性予以確認(rèn)。相對涉案專利,證據(jù)1是在先申請在后公開的中國外觀設(shè)計專利文獻(xiàn),可用于評價涉案專利是否符合專利法第23條第1款的規(guī)定。
3、關(guān)于專利法第23條第1款
根據(jù)審查指南第四部分第五章第5節(jié)的規(guī)定,判斷對比設(shè)計是否構(gòu)成涉案專利的抵觸申請時,應(yīng)當(dāng)以對比設(shè)計所公告的專利文件全部內(nèi)容為判斷依據(jù)。
涉案專利為旋鈕的外觀設(shè)計,從其使用狀態(tài)參考圖來看,涉案專利的旋鈕可用于電茶爐上;證據(jù)1為一種電茶爐的外觀設(shè)計,在其主視圖、俯視圖、仰視圖和立體圖中公開了電茶爐上的旋鈕的外觀設(shè)計(下稱對比設(shè)計)。可見,涉案專利與對比設(shè)計均為旋鈕的外觀設(shè)計,二者具有相同的用途,屬于種類相同的產(chǎn)品。
將涉案專利與對比設(shè)計相比較,二者均為在圓形底部中間凸起三座小山的形狀,小山之間的高度比例基本相同,從主視圖觀察,三座小山相連形成的三角狀也基本相同。二者的主要不同點在于:涉案專利的底部較薄,對比設(shè)計未公開其底部的厚度。
針對涉案專利與對比設(shè)計的上述對比,合議組認(rèn)為,二者的整體形狀、具體小山形狀及位置比例關(guān)系均基本相同,二者在底座厚度上的區(qū)別很細(xì)微,同時該部分在實際使用過程中通常會被遮擋,一般消費者通常不會對其厚度施以特別的關(guān)注,因而所述區(qū)別不足以對產(chǎn)品整體視覺效果產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。因此,涉案專利與對比設(shè)計屬于實質(zhì)相同的外觀設(shè)計,不符合專利法第23條第1款的規(guī)定。
決定分析
本案較好的體現(xiàn)了抵觸申請的判斷思路,即判斷對比設(shè)計是否構(gòu)成涉案專利的抵觸申請時,應(yīng)當(dāng)以對比設(shè)計所公告的專利文件全部內(nèi)容為判斷依據(jù)。證據(jù)1中公開了帶旋鈕的茶爐,該茶爐上的旋鈕與涉案專利具有相同的用途,屬于種類相同的產(chǎn)品,再確定具有相同用途后,進(jìn)而對于二者的區(qū)別進(jìn)行判斷,考慮是否對整體視覺效果產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。
03、外觀設(shè)計抵觸申請的判斷思路與注意事項
專利法第二十三條第一款中關(guān)于“抵觸申請”的規(guī)定,是落實禁止重復(fù)授權(quán)原則的重要舉措,由于外觀設(shè)計專利申請的申請文件中不包括權(quán)利要求書,判斷是否構(gòu)成本條所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”,只能以表示在兩份外觀設(shè)計專利申請的圖片或者照片中的外觀設(shè)計產(chǎn)品為準(zhǔn)。通過上述案例結(jié)合審查指南的相關(guān)規(guī)定可以明確外觀設(shè)計抵觸申請的判斷思路,即首先考慮對比設(shè)計的專利類型是否為向國務(wù)院專利行政部門提出的外觀設(shè)計專利。其次考慮其申請日是否在涉案專利之前,公開在涉案專利申請日后。再次考慮涉案與對比設(shè)計是否具有相同或相近的種類。最后進(jìn)行具體設(shè)計要素的比對。
需要注意的是,發(fā)明與實用新型不能構(gòu)成外觀設(shè)計專利的抵觸申請,構(gòu)成外觀設(shè)計專利抵觸申請的應(yīng)當(dāng)是就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公告的專利文件中。在無效階段無效請求人應(yīng)該避免以發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜆?gòu)成外觀設(shè)計專利的抵觸申請為理由提出無效宣告請求(如案例一的情形),可考慮發(fā)明、實用新型公開的線索,進(jìn)一步的挖掘現(xiàn)有設(shè)計的證明文件。
確定對比設(shè)計是在申請日前向國務(wù)院專利行政部門提出的外觀設(shè)計專利,且記載在申請日后的公告的專利文件后,基于涉案專利所保護(hù)的內(nèi)容確定與對比設(shè)計是否屬于相同或相近的種類,在確認(rèn)為相同或相近種類后進(jìn)行具體的設(shè)計要素比對。
在判斷對比設(shè)計是否構(gòu)成涉案專利抵觸申請時,以對比設(shè)計所公告的專利文件全部內(nèi)容為判斷依據(jù),與涉案專利要求保護(hù)的產(chǎn)品的外觀設(shè)計進(jìn)行比較,當(dāng)對比設(shè)計為包含涉案專利部件時,考慮對比設(shè)計中該部件與涉案專利是否具有相同或者相近種類,當(dāng)確定為相同或相近的種類時,進(jìn)一步的判斷是否為相同或者實質(zhì)相同的外觀設(shè)計。若申請階段申請人先對產(chǎn)品整體提出保護(hù),在申請日后提出部件保護(hù),有較大概率會因抵觸申請的情形導(dǎo)致在后申請(如案例二的情形)不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定,所以在確權(quán)的初期應(yīng)當(dāng)梳理外觀設(shè)計專利布局,通過將設(shè)計點的部件與產(chǎn)品整體同日申請,規(guī)避因自身布局失誤造成權(quán)利的喪失。
04、結(jié)語
本文基于專利法和專利審查指南的規(guī)范,結(jié)合國家知識產(chǎn)權(quán)局無效宣告請求審查決定,針對外觀設(shè)計專利抵觸申請的判斷進(jìn)行分析與總結(jié),論述了外觀設(shè)計專利抵觸申請的判斷思路,再結(jié)合筆者經(jīng)驗對相應(yīng)情況給出了處理建議,希望對申請人、代理師等相關(guān)從業(yè)者有所幫助。
參考文獻(xiàn):
[1] 尹新天,中國專利法詳解. 北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2011-03-01
[2] 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局外觀設(shè)計審查部,外觀設(shè)計專利申請與保護(hù). 北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2015-04-01
[3] 國家知識產(chǎn)權(quán)局,專利審查指南. 北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2015-02-01
[4] 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局外觀設(shè)計審查部,外觀設(shè)計專利文獻(xiàn)檢索. 北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2015-04-01
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:白亮 超凡知識產(chǎn)權(quán)
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:淺析外觀設(shè)計專利的抵觸申請(點擊標(biāo)題查看原文)
如有想看文章主題內(nèi)容,歡迎留言評論~
「關(guān)于IPRdaily」
IPRdaily是具有全球影響力的知識產(chǎn)權(quán)媒體,致力于連接全球知識產(chǎn)權(quán)與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人,還有來自政府、律師及代理事務(wù)所、研發(fā)或服務(wù)機(jī)構(gòu)的全球近100萬用戶(國內(nèi)70余萬+海外近30萬),2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。
(英文官網(wǎng):iprdaily.com 中文官網(wǎng):iprdaily.cn)
本文來自IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意,并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:“http://m.jupyterflow.com/
文章不錯,犒勞下辛苦的作者吧