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新商標(biāo)法“不以使用為目的的惡意注冊(cè)”,該如何準(zhǔn)確界定?

法律
其言朗朗6年前
新商標(biāo)法“不以使用為目的的惡意注冊(cè)”,該如何準(zhǔn)確界定?

新商標(biāo)法“不以使用為目的的惡意注冊(cè)”,該如何準(zhǔn)確界定?

#本文僅代表作者觀點(diǎn),未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載,不代表IPRdaily立場(chǎng)#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:區(qū)道明

原標(biāo)題:“不以使用為目的的惡意注冊(cè)”的爭(zhēng)議


2019年4月23日,第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十次會(huì)議通過關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》的決定,修改條款自2019年11月1日起施行。


其中,第四條增加內(nèi)容:“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng),應(yīng)當(dāng)予以駁回?!?/p>


這一條款的修改引起廣泛的爭(zhēng)議:如何認(rèn)定“以使用為目的”以及“惡意”這兩個(gè)主觀條件?以預(yù)防為目的申請(qǐng)的防御商標(biāo)是否屬于“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”?

 
一 “不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”的認(rèn)定思路


對(duì)于這一爭(zhēng)議,筆者認(rèn)為需要從以下三個(gè)維度展開分析。


1.“使用”的概念


從字面意思上,防御、囤積、轉(zhuǎn)讓等都是使用商標(biāo)進(jìn)行的行為,似乎都可稱作廣義上的“使用”。那么,防御、囤積、轉(zhuǎn)讓等是否屬于商標(biāo)使用行為?

商標(biāo)法第48條規(guī)定,“本法所稱商標(biāo)的使用,是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標(biāo)用于廣告上宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中,用于識(shí)別商品來源的行為”。因此,首先需要明確的是,商標(biāo)使用的核心功能是識(shí)別商品來源,上述防御、囤積、轉(zhuǎn)讓等不屬于商標(biāo)法意義上的使用。


2. “不以使用為目的”的認(rèn)定


既然防御商標(biāo)和囤積商標(biāo)均不屬于商標(biāo)使用,那么以防御商標(biāo)和囤積商標(biāo)為目的進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè),自然均屬于“不以使用為目的”。在本次商標(biāo)法修訂草案的最初版本中,第四條新增規(guī)定的表述為:“不以使用為目的的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng),應(yīng)當(dāng)予以駁回”,并無“惡意”的限定,因此,按此邏輯對(duì)防御商標(biāo)必然造成誤傷。經(jīng)全國(guó)人大憲法和法律委員會(huì)研究,在最終版本中增加了“惡意”的限定。


但依然存在的問題是:“不以使用為目的”是一個(gè)動(dòng)態(tài)的主觀條件,該如何準(zhǔn)確認(rèn)定?在實(shí)踐中,申請(qǐng)人可能在注冊(cè)時(shí)不具有商標(biāo)使用的目的,而在將來具有,例如目前流行的大企業(yè)的跨界發(fā)展,在跨界之前可能就不具有商標(biāo)使用的目的。


3. “惡意”的認(rèn)定


增加了“惡意”的限定,意指將不以使用為目的再劃分為善意和惡意的,其中,防御商標(biāo)屬于善意的不以使用為目的,而囤積、搶注商標(biāo)等行為屬于惡意的不以使用為目的。同樣的,問題在于:作為主觀條件的善意與惡意如何界定?法律的生命力在于實(shí)施,新商標(biāo)法第四條的適用亟待進(jìn)一步統(tǒng)一且明確的解釋。


實(shí)際上,生活中也有耳熟能詳?shù)囊痪湓挘骸安灰越Y(jié)婚為目的的戀愛都是耍流氓”。這句話的邏輯與新法條頗為相似,如何判斷一個(gè)男生是否以結(jié)婚為目的大概僅僅是一個(gè)自由心證的問題,目的可能隨時(shí)間變化,且真正懷揣惡意的又總有無數(shù)種辦法在行為上假裝表現(xiàn)為善意。

 
二 知識(shí)產(chǎn)權(quán)中的“惡意”現(xiàn)象


商標(biāo)是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一種,站在知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系的角度或有助于對(duì)此問題進(jìn)一步分析。


1.各有各的Troll


有人將惡意囤積、搶注商標(biāo)的行為稱作Trademark Troll(商標(biāo)流氓),Troll的說法最早源自1993年美國(guó)將以惡意起訴為盈利模式的NPE(非專利實(shí)施主體)稱作Patent Troll。同樣的,著作權(quán)領(lǐng)域也有Copyright Troll,比如最近熱議的視覺中國(guó)事件。


由此可見,“惡意”現(xiàn)象并非商標(biāo)領(lǐng)域所特有,“惡意”的認(rèn)定在專利和著作權(quán)領(lǐng)域亦是爭(zhēng)議頗多的問題。2018年7月上海破獲首例在企業(yè)IPO過程中囤積數(shù)百專利的NPE以知識(shí)產(chǎn)權(quán)惡意訴訟為手段進(jìn)行敲詐勒索的刑事案件,引發(fā)了對(duì)NPE的惡意如何認(rèn)定以及NPE的法律適用的熱議。


2. 商標(biāo)與專利的非正常申請(qǐng)可相互借鑒嗎


商標(biāo)法和專利法中均沒有非正常申請(qǐng)的概念,商標(biāo)的非正常申請(qǐng)概念源自2019年2月12日發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)行為的若干規(guī)定(征求意見稿)》,短時(shí)間內(nèi)大量申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)明顯超過合理限度,申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)缺乏真實(shí)使用意圖等視為非正常申請(qǐng)。專利的非正常申請(qǐng)概念源自2007年10月1日起施行的《關(guān)于規(guī)范專利申請(qǐng)行為的若干規(guī)定》,同一單位或者個(gè)人提交多件內(nèi)容明顯相同的專利申請(qǐng),明顯抄襲現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)的專利申請(qǐng)等視為非正常申請(qǐng)。


與可能對(duì)防御商標(biāo)造成誤傷類似,對(duì)非正常專利申請(qǐng)的打擊也存在對(duì)專利布局造成誤傷的可能。在專利申請(qǐng)中,為形成嚴(yán)密有效的專利保護(hù)網(wǎng),往往需要將實(shí)現(xiàn)某一技術(shù)目標(biāo)之所有技術(shù)解決方案和規(guī)避設(shè)計(jì)方案全部申請(qǐng)專利,可謂“寧可錯(cuò)置一千,不可漏過一件”,又或圍繞競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基礎(chǔ)性專利申請(qǐng)大量外圍專利,以遏制對(duì)手基礎(chǔ)性專利的拓展。這些常用的專利布局方法與一些非正常申請(qǐng)的表現(xiàn)相似,可能因此招致誤傷。


專利的非正常申請(qǐng)的成因在于滿足申報(bào)需求、騙取政府資助等,商標(biāo)的非正常申請(qǐng)成因在于搶占他人或公共資源以獲得經(jīng)濟(jì)利益的市場(chǎng)誘因,二者的成因完全不同,但均面臨著正常申請(qǐng)被誤傷的危險(xiǎn)。于知識(shí)產(chǎn)權(quán)法體系而言,是打上一塊補(bǔ)丁,又出現(xiàn)了新的漏洞。若正常的智力成果無法得到有效保護(hù),將有悖知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的立法原意。


三 從源頭上遏制惡意注冊(cè)


避免不停地打補(bǔ)丁,從源頭上遏制商標(biāo)惡意搶注,維護(hù)商標(biāo)實(shí)際使用人的合法權(quán)益,英美法系的基于使用的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)制度或值得借鑒。


美國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)實(shí)行“在先使用”原則,必須先有貿(mào)易和商標(biāo)的實(shí)際使用,才能獲得商標(biāo)的法律保護(hù)。在“在先使用”原則的基礎(chǔ)上,商標(biāo)可以注冊(cè),也可以不注冊(cè)。不注冊(cè)商標(biāo)只要處于使用狀態(tài)也可獲得法律保護(hù):當(dāng)因?yàn)槭艿角謾?quán)而提起訴訟時(shí),必須提供使用在先的證據(jù)。而商標(biāo)的注冊(cè)表明了商標(biāo)注冊(cè)者特殊的權(quán)利,注冊(cè)5年后該商標(biāo)就不允許其他相同商標(biāo)的使用者提出各種爭(zhēng)議。此外,商標(biāo)注冊(cè)的所有權(quán)人有權(quán)追究商標(biāo)冒用者法律責(zé)任,并要求經(jīng)濟(jì)賠償。如果公司或者個(gè)人的商標(biāo)未經(jīng)注冊(cè),商標(biāo)的在先使用者只能向法院要求停止商標(biāo)侵權(quán)者的使用行為,而不能獲得相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償。


我國(guó)現(xiàn)行的新商標(biāo)法,符合當(dāng)下國(guó)情的需要,對(duì)惡意注冊(cè)行為進(jìn)行有力遏制。展望未來,進(jìn)一步借鑒英美法系的基于使用的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)制度有助于從源頭上有效打擊惡意注冊(cè)行為,保護(hù)在先權(quán)利人合法權(quán)利,同時(shí)也能夠有效避免行政、司法資源的浪費(fèi)。


相信隨著我國(guó)科技文化創(chuàng)新水平的提高,法制化進(jìn)程的推進(jìn),知識(shí)產(chǎn)權(quán)法體系以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)下的營(yíng)商環(huán)境將不斷完善。

 
最后,正如前文所舉生活中的小例子,再完美的法律,大概都無法準(zhǔn)確認(rèn)定及規(guī)制感情上的流氓。而誠(chéng)實(shí)信用原則,既是一項(xiàng)民法的基本原則,也是一項(xiàng)道德的基本原則,更美好的世界,需要多點(diǎn)真誠(chéng),少點(diǎn)套路。作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)從業(yè)者,堅(jiān)持高質(zhì)量服務(wù),維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境,促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),是我們的初衷和使命。路漫漫其修遠(yuǎn)兮,吾將上下而求索。愿,不忘初心,方得始終。



來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:區(qū)道明

編輯:IPRdaily王穎          校對(duì):IPRdaily縱橫君


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