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作者：鄭海洋集佳知識產權
原標題：結合案例看禁止反悔范圍的確定方法

我國對發(fā)明和實用新型專利保護的范圍采用折中原則，即：權利要求保護范圍既不能被解釋為僅由權利要求的嚴格字面含義所限定；也不能解釋為權利要求只是確定了一個總的發(fā)明核心，僅具有指導作用。法院應當從介于上述兩種極端解釋之間的中間立場出發(fā)，使對權利要求的解釋既能夠為專利權人提供公平的保護，又不會妨礙到公眾利益的實現(xiàn)。

在這種原則的指導下，確定了“延展”權利要求保護范圍的等同原則和“限縮”權利要求保護范圍的禁止反悔原則，二者共同作用有利于實現(xiàn)專利權人和公眾的利益平衡。但禁止反悔原則在多大的范圍內排除等同原則的適用還沒有清晰明了的確定方法，本文嘗試對此進行討論。

基本概念

對于禁止反悔原則和等同原則，專利法中尚沒有明文規(guī)定，但最高人民法院在《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（簡稱解釋（一））、《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（簡稱解釋（二））、《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》中初步確定了禁止反悔原則和等同原則。其中，禁止反悔原則是指專利申請人、專利權人在授權確權過程中通過修改或者意見陳述而放棄的技術方案不得再納入專利權保護范圍[i]，但限縮性修改或者陳述被明確否定的除外[ii]；而等同原則需通過所謂的“三基本一容易”[iii]來確定等同特征，進而確定等同侵權。

在理解了禁止反悔原則與等同原則之后，問題出現(xiàn)了，即解釋（一）中提及的“放棄的技術方案”中放棄的程度如何確定，到底專利申請人、專利權人通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案可達至何種范圍，以致等同原則不能適用，即禁止反悔原則的射程，尚沒有統(tǒng)一的標準或確立的方法。

在歷史上，曾經有“完全排除規(guī)則”和“彈性排除規(guī)則”之爭，即專利權人對權利要求修改前較寬范圍與修改后或意見陳述后較窄范圍之間所有的“領地”是否會被全部排除（參見美國Festo案），目前主流觀點已經支持真正的“彈性排除規(guī)則”，即“部分放棄”原則。這是因為，知識產權制度設立的目的即在于鼓勵創(chuàng)新進而促進社會進步，如果采用完全排除規(guī)則，僅僅因為專利權人進行過修改（幾乎是不可避免的）或意見陳述，就導致等同原則完全不能適用，則簡單的技術替換能輕易地避開侵權，極大地降低了抄襲成本，挫傷了權利人對專利制度的信心。因而，“部分放棄”相較于“完全放棄”，有利于促進社會主體的自主創(chuàng)新。

但顯然，“部分放棄”存在放棄范圍難以查明的缺陷。本文中筆者嘗試通過匯總相關司法案例來確定一種相對可行的辦法。

技術方案放棄范圍的確定方法

根據(jù)最高人民法院及高級人民法院的相關裁判，筆者歸納總結了以下確定技術方案的放棄范圍的方法，具體包括如下步驟：

步驟1

確定是否存在與涉案的修改或意見陳述所對應的原始技術方案（下稱原始參照），如果涉案的修改或意見陳述沒有原始參照，則無法確定可供放棄的空間，因此該增加的特征一般不會導致技術方案的放棄；

步驟2

如果存在原始參照，則判斷該原始參照為原始說明書或權利要求書還是現(xiàn)有技術（包括授權程序和確權程序中涉及的對比文件等相關證據(jù)）；

步驟2-1

如果該原始參照為原始說明書或權利要求，則確定在原始說明書或權利要求中，是否存在與所述修改或意見陳述所對應的技術方案并列、但沒有被最終權利要求保護的并列技術方案；如果存在，則該方案屬于被放棄的技術方案；如果不存在，則一般不會導致技術方案的放棄；

步驟2-2

如果該原始參照為現(xiàn)有技術，則應根據(jù)現(xiàn)有技術所公開的技術方案并基于專利權人的真實意思表示來劃定技術方案的放棄范圍。

上述步驟的示意圖如下所示。

結合案例看專利禁止反悔范圍的確定方法

這里需要指出的是，有的專利意見陳述中可能明確聲明了涉案專利僅適用于或者不適用于某種情況等，即做出了明確的自我放棄，則該意見陳述所造成的技術方案的放棄相對比較容易認定，公眾可以清楚知道專利權人放棄了何種技術方案；或者如解釋（二）第十三條所規(guī)定的，雖然專利申請人、專利權人有限縮性修改或者陳述，但該修改或者陳述被明確否定的，并不會導致技術方案的放棄；上述專利權人已經做出明確自我放棄的情況相對比較簡單，本文不再對此展開討論。

（一）增加沒有原始參照的附加技術特征一般不構成技術方案的放棄

在獨立權利要求的基礎上增加附加技術特征是較為常見的權利要求撰寫或修改方式，由于該附加技術特征未被該獨權所概括，如果專利權人未曾作自我放棄，則因該附加技術特征沒有原始的參照，一般不能推定該附加技術特征之外的技術方案已被全部放棄。

在中譽電子(上海)有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實用新型專利權糾紛案中[iv]，涉案專利在無效程序中被宣告權利要求1-2、4-6無效，權利要求3維持有效。后無效決定經行政訴訟后被判決維持。被訴侵權產品其它特征與涉案專利相同或等同，與權利要求3的特征G（“印制有一條形的碳膜和銀膜…”）對應的技術特征g為“印制有一條形的碳膜和鍍金銅條…”，雙方當事人均認可二者屬于等同的技術特征，本案的關鍵爭議點在于專利復審委員會決定在權利要求3的基礎上維持涉案專利權有效，是否導致禁止反悔原則的適用。對此，最高人民法院認為，一般情況下，只有權利要求、說明書修改或者意見陳述兩種形式，才有可能產生技術方案的放棄，進而導致禁止反悔原則的適用。從屬權利要求的內容或者所確定的保護范圍并沒有因為原獨立權利要求的無效而改變。專利權保護范圍是由權利要求包含的技術特征所限定的，故專利權保護范圍的變化，亦體現(xiàn)為權利要求中技術特征的變化。如果該從屬權利要求中的附加技術特征未被該獨立權利要求所概括，則因該附加技術特征沒有原始的參照，故不能推定該附加技術特征之外的技術方案已被全部放棄。本案中，權利要求3中的“銀膜”并沒有被權利要求1-2所提及，權利要求3的附加技術特征“銀膜”可以適用等同原則。

而在北京中生金域診斷技術有限公司與安徽拓特生物工程有限公司侵害發(fā)明專利權糾紛案[v]中，涉案專利在授權審查程序中，中生公司將申請文本中的原權利要求2、3的附加技術特征并入權利要求1，并最終在此基礎上獲得發(fā)明專利授權，本案爭議點在于該修改是否適用禁止反悔原則。對此，審理法院認為，原權利要求3所限定的附加技術特征并未在原權利要求1中予以限定，只是引入新的技術特征。中生公司在此過程中未明確表示對任何具體方案的自我放棄，前述修改亦非表明中生公司已放棄與附加技術特征相等同的組分，故本案不應適用禁止反悔原則。

筆者認為，上述兩個判例均基于相同的邏輯，即只要專利權人未曾作自我放棄且該附加技術特征沒有原始的參照，則無論在授權階段還是確權階段，一般都不構成技術方案的放棄。

由此可見，原始參照的確定十分重要。筆者認為，所述原始參照至少應當包括兩種情況，一是原始說明書或權利要求書中提及的概括性上位特征，二是現(xiàn)有技術中公開的對應參照特征。二者都可以為確定因增加該附加技術特征導致的放棄范圍提供基準。下文分別進行討論。

（二）原始參照為原始說明書或權利要求

上位特征限縮為具體下位特征，一般常見的原因是為了克服不支持或不清楚等形式問題。

例如，在浙江慈溪密封材料廠與蕭山密封件廠發(fā)明專利侵權糾紛案中，涉案專利授權權利要求1為：“1．一種膨脹石墨盤根…，其特征在于：…，在該輔助材料的表面浸漬與原輔材料都相適應的有機類粘接劑丁腈、氯丁、醋酸乙烯酯的一種… ”

涉案專利申請公開文本的權利要求中，僅采用“有機粘接劑”而沒有限定具體為“丁腈、氯丁、醋酸乙烯酯的一種”，在授權審查過程中，審查員認為有機粘接劑上位過寬，申請人因應做了修改。被訴侵權產品與涉案專利不同之處在于采用的粘接劑是“丙烯酸酯水溶性聚合物”。本案的爭議焦點之一為“丙烯酸酯水溶性聚合物”是否和權利要求1中列舉的有機粘結劑構成等同。對此，浙江省高級人民法院認為以“丙烯酸酯水溶性聚合物”替代“醋酸乙烯酯”，是以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，且本領域的普通技術人員通過閱讀專利權利要求書和說明書后，無需經過創(chuàng)造性勞動就能聯(lián)想得到，故被訴侵權產品與專利產品等同。在此基礎上，經法院主持調解，雙方達成了調解協(xié)議。

而在湖北午時藥業(yè)股份有限公司與澳諾（中國）制藥有限公司、王軍社侵犯發(fā)明專利權糾紛案[vi]中，涉案專利授權權利要求1為：“一種防治鈣質缺損的藥物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的藥劑：活性鈣4-8份，…。”涉案專利申請公開文本中，其原始獨立權利要求為可溶性鈣劑，且公開了可溶性鈣劑包括葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣。在授權審查過程中，審查員認為，說明書僅對其中的“葡萄糖酸鈣”和“活性鈣”提供了配制藥物的實施例，上位概念“可溶性鈣劑”概括了一個較寬的保護范圍在實質上得不到說明書的支持，申請人因此將“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”。被訴侵權產品中與活性鈣對應的特征為葡萄糖酸鈣。本案的爭議焦點之一為活性鈣與葡萄糖酸鈣是否等同問題。對此，最高人民法院認為，涉案專利申請公開文本說明書第2頁明確記載，可溶性鈣劑是“葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣”?？梢?，在專利申請公開文本中，葡萄糖酸鈣與活性鈣是并列的兩種可溶性鈣劑，專利權人在專利授權程序中對權利要求1所進行的修改，放棄了包含“葡萄糖酸鈣”技術特征的技術方案。根據(jù)禁止反悔原則，涉案專利權的保護范圍不應包括“葡萄糖酸鈣”技術特征的技術方案。

從上面的案例可以看出，對于得不到說明書支持的上位特征限縮為具體下位特征后，如果涉案專利說明書中記載了與權利要求中的特征并列的技術特征以及相應的實施例，而專利權人、申請人卻沒有將該并列特征加入到權利要求中，則可以明確確定專利權人、申請人放棄了該并列特征所對應的技術方案；否則，如果專利權人、申請人將其在說明書中記載的全部并列特征都體現(xiàn)在權利要求中，則一般不應當推定專利權人、申請人放棄了所述上位特征和下位特征之間的所有可能方案。

筆者認為，該認定方式較為合理。對于活性鈣案以及類似情況，既然專利權人、申請人在最終的權利要求中僅保護多個并列技術方案中的某個或者某幾個技術方案，顯然公眾可以推定專利權人、申請人已經放棄了沒有體現(xiàn)在權利要求中的技術方案，適用禁止反悔原則（這里也可以類推適用捐獻原則）。對比原始參照范圍和授權文本，即可以推知專利權人放棄了該多個并列技術方案中未列入權利要求的技術方案。與之相對比，對于有機類粘接劑案以及類似情況，雖然專利權人放棄具有較大范圍的上位特征所對應的技術方案，但這并不意味著專利權人放棄了在該較大范圍內、下位特征字面含義外、與下位特征等同的所有可能技術方案。有學者還認為，對于活性鈣一案，最高人民法院對于說明書未列明的其它等同物是否適用禁止反悔原則并未發(fā)表意見，即只是排除了葡萄糖酸鈣作為等同物，但并不意味著排除其它等同物。

在目前的授權審查過程中，審查員對是否能夠得到說明書的支持的認定標準較為嚴格，而申請人又不可能窮舉某上位特征的所有可能下位特征，因此，為了克服得到說明書的支持的問題，申請人往往不得不將該上位特征修改限定為說明書實施例中的具體下位特征。如果這樣的修改可適用禁止反悔原則而不能要求等同特征的話，未免對專利權人過于苛刻，進而不利于專利制度對創(chuàng)新的激勵作用。

（三）原始參照為現(xiàn)有技術

當為了規(guī)避現(xiàn)有技術對權利要求進行修改或意見陳述時，應當結合該現(xiàn)有技術，并根據(jù)專利權人的真實意思表示確定技術方案的放棄范圍。權利人放棄的內容應當被劃定在現(xiàn)有技術及其等同物的范圍內，該判斷方法與權利人進行修改的內在邏輯相一致（規(guī)避現(xiàn)有技術），也有利于公眾根據(jù)現(xiàn)有技術合理預測權利人放棄的范圍；同時，這種劃分也符合放棄的客觀標準，即權利人客觀上不可能也不應被允許將現(xiàn)有技術及其等同物納入保護范圍之內。該判斷方法也與等同特征所需的“三基本一容易”要件相統(tǒng)一，即，如果被訴侵權產品的特征與涉案專利爭議特征越接近就越能夠滿足三個基本相同要件，進而滿足等同特征，適用等同原則；反之，如果被訴侵權產品的特征越接近現(xiàn)有技術，則與涉案專利爭議特征越不相同，進而應屬于放棄的技術方案，適用禁止反悔原則。

例如，在湖南廣義科技有限公司與長沙深湘通用機器有限公司等侵害發(fā)明專利權糾紛案[vii]中，涉案專利授權權利要求1為：“一種輥式磨機，…，磨盤位于下機殼內，在磨盤上方通過支架活動裝有磨輥，支架通過主軸裝在機座上并位于上機殼內，…。”

在無效程序中，專利權人論述了涉案專利中磨輥位于磨盤的上方，而現(xiàn)有技術中磨輥位于磨環(huán)的內側，進而涉案專利具有創(chuàng)造性，復審委作出的維持涉案專利權有效的決定也認定了該內容。本案的爭議點之一為被訴侵權產品中磨輥位于磨盤斜側上方的特征是否與上述特征構成等同。

最高人民法院認為，一方面，涉案專利權利要求1的保護范圍包括了說明書實施例及其附圖所公開的磨輥位于磨盤斜側上方的技術方案。另一方面，上述意見陳述并沒有導致技術方案的放棄。適用“禁止反悔”原則需要考察專利權人在無效宣告請求審查程序中相關陳述的真實意思表示。具體到本案，從無效宣告審查程序中的證據(jù)公開的技術方案來看，其所公開的磨合面均是垂直設置，這使得磨輥與磨盤位于同一水平高度上配合工作，從而體現(xiàn)為磨輥處于磨盤內側的位置關系；而涉案專利權利要求1所包含的“磨輥位于磨盤斜側上方”的技術方案，能夠實現(xiàn)延緩待磨物料下降速度、增加研磨工作時間等有益效果。專利權人在無效宣告審查程序中的意見陳述，意在強調涉案專利與前述證據(jù)所公開的現(xiàn)有技術“磨輥位于磨盤內側”存在的區(qū)別，其只是在權利要求1所限定磨輥和磨盤相對位置的本來含義的范圍內使用“上下位置”這一表述的。顯然，在無效宣告請求審查程序中，專利權人所作陳述，并沒有對所爭議的技術特征的字面含義作進一步的限制，沒有排除“磨輥位于磨盤斜側上方”的技術方案。因此，該技術方案不屬于在專利無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案。

又如，在杭州華新高科新材料有限公司等與廣東日昭新技術應用有限公司等侵害實用新型專利權糾紛申請再審案[viii]中，最高人民法院在再審判決中指出：涉案專利無效審查決定中載明權利要求1與附件14存在區(qū)別1、2，并據(jù)此維持其有效。由于被訴侵權技術方案亦與權利要求1有明顯差異，并且所述差異分別與區(qū)別1、2相同或實質相同，因此，應當認定被訴侵權產品與權利要求1既不相同，也不等同。也就是說，該被訴侵權技術方案與涉案專利相比，其更加接近對比文件的現(xiàn)有技術，屬于放棄的技術方案，因此，不能適用等同原則。

總結與建議

以上，通過結合案例，簡單論述了筆者歸納總結的確定技術方案放棄范圍的方法，謹供讀者參考。

與上述分析相對應地，筆者為專利申請人、專利權人以及專利代理人提供以下建議：（1）在專利撰寫階段，應注意權利要求的布局方式。其中，進一步增加附加技術特征是較優(yōu)選的從屬權利要求撰寫方式；對于下位從屬權利要求的撰寫，務必涵蓋說明書的全部并列技術方案；應注意具體實施例的布局方式，與權項布局相類似，具體實施例也應具有一定層次，在滿足公開充分的前提下，并列技術方案不宜過多。（2）在專利授權或確權的審查階段，即使直接刪除某技術方案，也不應做出直接放棄或自認不具有新創(chuàng)性的表述；在將上位技術特征修改為下位技術特征時，應該盡可能涵蓋說明書中全部實施例的技術方案；對于現(xiàn)有技術本身、區(qū)別技術特征和相應技術效果的意見陳述務須嚴謹慎重、簡明準確，切不可為區(qū)分于現(xiàn)有技術而對本專利的區(qū)別技術特征和相應技術效果進行夸大，以免造成侵權階段難以適用等同原則。

總之，在專利撰寫以及授權、確權程序中，對權利要求的布局、修改和意見陳述務須小心謹慎，以免造成“雖得專利，卻失保護”的尷尬局面，從而對后續(xù)的維權活動帶來極其不利的影響。

參考文獻：

[i] 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號）第六條“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持”。

[ii] 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號）第十三條“ 權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄”。

[iii] 《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（法釋〔2015〕4號）第十七條“專利法第五十九條第一款所稱的‘發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容’，是指專利權的保護范圍應當以權利要求記載的全部技術特征所確定的范圍為準，也包括與該技術特征相等同的特征所確定的范圍。等同特征，是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。”

[iv]最高人民法院（2011）民提字第306號

[v]浙江省高級人民法院（2015）浙知終字第205號

[vi]最高人民法院（2009）民提字第20號

[vii]最高人民法院（2013）民提字第127號

[viii]最高人民法院（2015）民提字第58號

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：鄭海洋集佳知識產權
編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫

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