近期歐盟司法對(duì)于「外觀多樣性標(biāo)準(zhǔn)」態(tài)度變化

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作者：BENQUET, Sylvette  IPSIDE 圖盧茲商標(biāo)部負(fù)責(zé)人

譯者：宋昕哲 法國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)博士

供稿：歐洲IPSIDE知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所

原標(biāo)題：外觀多樣性標(biāo)準(zhǔn)-近期歐盟司法態(tài)度變化

導(dǎo)言

《歐盟外觀設(shè)計(jì)指令》規(guī)定，“只是由技術(shù)功能決定的外表特征”不受外觀設(shè)計(jì)保護(hù)。這一條款有兩種不同的解釋方法：第一種解釋是，如果不存在其它可供選擇的設(shè)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)同樣技術(shù)功能，那么足以說(shuō)明所涉及的外觀設(shè)計(jì)完全由它的技術(shù)功能所決定，因而不可受《外觀設(shè)計(jì)指令》保護(hù)。第二種解釋是，如果技術(shù)功能是決定產(chǎn)品外表特征的唯一因素，則不可受《外觀設(shè)計(jì)指令》保護(hù)。

過(guò)去，法院傾向采納第一種解釋方法，審查物品外觀的改變是否會(huì)引起技術(shù)效果的改變。如果同樣技術(shù)效果可以通過(guò)其它不同外觀來(lái)實(shí)現(xiàn)，則認(rèn)為所涉外觀與技術(shù)效果可分離，因此可承認(rèn)所涉外觀設(shè)計(jì)的有效性。相反，如果其它任何外觀都不能達(dá)到相同技術(shù)目的時(shí)，所涉外觀設(shè)計(jì)將因與技術(shù)效果不可分離而被排除保護(hù)。該解釋方法本文稱之為“外觀多樣性標(biāo)準(zhǔn)”。

然而，歐盟法院近期判決棄用了長(zhǎng)期沿用的“外觀多樣性標(biāo)準(zhǔn)”。

正文

在2018年3月8日C-395/16案中，歐盟法院就“技術(shù)功能排除”和“外觀多樣性標(biāo)準(zhǔn)”等問(wèn)題作出明確說(shuō)明。

該案歐盟法院對(duì)《歐盟外觀設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)指令（Regulation 6/2002）》第8條第1款的解釋作出初步裁決。該條款規(guī)定，“只是由技術(shù)功能決定的外表特征”不受外觀設(shè)計(jì)保護(hù)。

該條款即技術(shù)外觀排除外觀設(shè)計(jì)保護(hù)原則，其目的在于劃清界限，將“可受專利保護(hù)的外形”與“僅以視覺(jué)外觀保護(hù)的外形”相區(qū)分。

歐盟法院在該案中被問(wèn)及，在審查產(chǎn)品外表特征是否完全由其技術(shù)功能所決定這一問(wèn)題中，存在其它可供選擇的外觀設(shè)計(jì)（以達(dá)到相同技術(shù)功能）是否構(gòu)成一個(gè)決定性標(biāo)準(zhǔn)。

歐盟法院明確指出，“《外觀設(shè)計(jì)指令》第8條第1款應(yīng)如此解釋：判斷產(chǎn)品外表特征是否完全由其技術(shù)功能所決定，應(yīng)當(dāng)審查技術(shù)功能是否是決定產(chǎn)品外表特征的唯一因素。存在其它可供選擇的外觀設(shè)計(jì)并不能成為審查的決定性標(biāo)準(zhǔn)?！?br/>

法院指出，“技術(shù)功能排除”原則旨在防止技術(shù)創(chuàng)新被妨礙。授予外觀設(shè)計(jì)保護(hù)給完全由產(chǎn)品技術(shù)功能所決定的外表特征將妨礙技術(shù)創(chuàng)新。

法院就此總結(jié)了《外觀設(shè)計(jì)指令》第8條第1款“技術(shù)功能排除”原則的適用范圍：達(dá)到某技術(shù)功能的需要是設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)產(chǎn)品外表特征考慮的唯一因素；其他因素，尤其是視覺(jué)方面的因素，并沒(méi)有納入考慮范疇；即使存在其它可供選擇的設(shè)計(jì)（達(dá)到同一技術(shù)效果），也不影響該原則的適用。

法院事實(shí)上了結(jié)了圍繞指令第8條第1款兩種不同的解釋方法之間的爭(zhēng)論。至此“外觀多樣性標(biāo)準(zhǔn)”被明確棄用。誠(chéng)然，法院重申，歐盟外觀設(shè)計(jì)保護(hù)不以產(chǎn)品外觀審美特征為前提。但正如歐洲法院佐審官所指出的那樣，如果“存在其它可選擇的設(shè)計(jì)”這一事實(shí)，僅以此就排除適用指令第8條第1款，那么單個(gè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者能夠?qū)⒃S多不同的包含“完全由技術(shù)功能決定的外形特征”的產(chǎn)品外形都注冊(cè)為歐盟外觀設(shè)計(jì)。其后果是，這個(gè)經(jīng)營(yíng)者將享有等同于專利權(quán)的排他性權(quán)利，而并不需要滿足專利權(quán)授權(quán)條件，這將妨礙其他競(jìng)爭(zhēng)者向市場(chǎng)提供包含某些功能性外表特征的產(chǎn)品，或?qū)⑾拗瓶赡艿募夹g(shù)方案。

為了防止技術(shù)創(chuàng)新被妨礙，歐盟法院選擇棄用“外觀多樣性標(biāo)準(zhǔn)”，事實(shí)上在限制保護(hù)功能性外觀設(shè)計(jì)。

譯者按

《歐盟外觀設(shè)計(jì)指令》第8條第1款的兩種解釋之爭(zhēng)，并非僅是一個(gè)純粹的理論探討，也有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。例如，在歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局R 690/2007-3外觀設(shè)計(jì)無(wú)效宣告案中，無(wú)效宣告請(qǐng)求人與外觀設(shè)計(jì)權(quán)利人之爭(zhēng)實(shí)際上便是第8條第1款的兩種解釋之爭(zhēng)。該案外觀設(shè)計(jì)涉及切割機(jī)的一切割部件。（如下圖所示）

無(wú)效宣告請(qǐng)求人首先總結(jié)了此外觀設(shè)計(jì)A、B、C、D、E五個(gè)顯著特征，然后說(shuō)明這五個(gè)特征只是純粹追求技術(shù)效果（如分步持續(xù)切割、降低噪音等），最后認(rèn)為外觀設(shè)計(jì)屬于指令第8條第1款排除保護(hù)的情形應(yīng)當(dāng)被宣告無(wú)效。請(qǐng)求人論證實(shí)際上使用了指令第8條第1款第二種解釋，即排除保護(hù)僅考慮技術(shù)效果需要的外觀設(shè)計(jì)。

而權(quán)利人辯稱，其它不同設(shè)計(jì)也可以達(dá)到相同技術(shù)效果，并舉例說(shuō)明，如用一個(gè)曲折結(jié)構(gòu)代替此外觀設(shè)計(jì)C特征中的V型結(jié)構(gòu)。據(jù)此權(quán)利人認(rèn)為外觀設(shè)計(jì)不屬于第8條第1款規(guī)定的情形。權(quán)利人的抗辯實(shí)際上使用了指令第8條第1款第一種解釋，即“外觀多樣性標(biāo)準(zhǔn)”。

于是，第8條第1款兩種解釋之爭(zhēng)將最終決定此案外觀設(shè)計(jì)是否有效。事實(shí)上，此案是歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局第一次將第二種解釋作為判決標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)效宣告請(qǐng)求得以支持。然而歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的判決并不代表歐盟法院的立場(chǎng)，也不代表歐盟成員國(guó)的立場(chǎng)。本譯文介紹的C-395/16案首次表明了歐盟法院支持第二種解釋的立場(chǎng)。

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作者：BENQUET, Sylvette IPSIDE 圖盧茲商標(biāo)部負(fù)責(zé)人

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編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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