從美國法院專利訴訟天價賠償判決過程，看海外專利訴訟中如何減少損失？

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作者：茍博雅[1] 美國華盛頓大學(xué)法律博士（Juris Doctor）

原標(biāo)題：從美國法院專利訴訟天價賠償判決過程看海外專利訴訟中如何減少損失

中興侵犯專利被罰近三億，美國法院是如何作出天價裁決的？中國企業(yè)又如何在海外專利訴訟中減少損失？筆者將在本文中做進一步解讀，并對海外知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)對措施提出了一些建議。

就在中興禁售令事件隨著中興的10億美金罰金與4億美金保證金的到位，換來了美國商務(wù)部對中興禁售令的部分解除。一波未平，一波又起，中興又因為專利侵權(quán)被美國德克薩斯東區(qū)法院重罰4300萬美元（約合人民幣2．85億元）。

專利權(quán)人Maxell稱，2013年以來，Maxell一直試圖就專利授權(quán)與中興進行談判，然而盡管中興承認(rèn)使用了Maxell的一些技術(shù)，卻拒絕購買授權(quán)，因此2016年11月18日，Maxell將中興訴至美國德克薩斯東區(qū)法院。中興涉嫌侵權(quán)的專利主要涉及智能手機省電控制、拍照功能、導(dǎo)航功能及音頻解碼等領(lǐng)域，基本都是智能手機應(yīng)用類技術(shù)專利。由于美國的專利法對于故意侵權(quán)規(guī)定了法定的三倍賠償額并附加律師費，美國德州陪審團表示，中興的侵權(quán)行為是故意的，這導(dǎo)致罰金增至原本的三倍。

與我國具有法律和技術(shù)專業(yè)背景的法官判案不同，美國采取的陪審團制度則是無需任何法律或?qū)I(yè)背景的人判案。在我們看來，專利訴訟官司涉及法律與技術(shù)，我們除了要求執(zhí)法人員有一定學(xué)歷外，還長年累月對法官和執(zhí)法人員進行培訓(xùn)，社會還對知識產(chǎn)權(quán)保護的專業(yè)性頗有微詞，那么在美國，十二個沒有任何法律或?qū)I(yè)背景的陪審團成員是如何做出合理合法的判決呢？

我們先從美國陪審團制度說起。

陪審團制度可以說是美國法律體系最重要的一個組成部分，不管是刑事還是民事案件，美國的憲法都賦予了當(dāng)事人陪審團審判的權(quán)利（但若案件原被告均表示放棄該權(quán)利，那么此案則由法官進行審理）。只能在聯(lián)邦法院起訴的專利訴訟也不例外，專利訴訟中的陪審團制度與一般的民事訴訟并無不同，最終的判決也是依靠“十二公民”的判斷力達(dá)成。我們首先概括討論美國民事訴訟法中的陪審團制度程序問題，然后討論這樣的程序在對于專利訴訟的影響。

每個美國公民都有作為陪審團成員的義務(wù)，公民們會隨機地接到信件，通知他們某時去某法院報到，履行自己的義務(wù)（通常都是公民常住地轄區(qū)法院）。法院會將前來報道的公民們隨機的安排到需要審理的案件中。在最初階段，一個案件中大多有幾十位陪審團成員，法官以及雙方律師需要進行陪審團的篩選程序（篩選程序中一般涉及的問題是陪審員是否有不可抗的外力以致無法履行義務(wù)，陪審員是否理解并且表示遵守法官的指導(dǎo)，陪審團是否能在案件中保持公正等等），最終選定十二人作為案件的陪審團，正式開庭。

在專利訴訟中，由于隨機性，陪審團大多是由不具有技術(shù)背景，并且職業(yè)，經(jīng)歷各異的公民們組成，但專利案件通常又比較復(fù)雜，“外行”的陪審團是否有能力審判技術(shù)性極強的專利案件呢？由此，律師的作用就顯得尤為重要。

專利訴訟律師在訴訟的過程中，需要用最簡單，最白話的方式，讓陪審團理解案件所涉及的技術(shù)問題。開庭時，雙方律師們通常會請來專家證人（Expert Witness），以問答的方式讓專家證人對案件涉及的技術(shù)問題進行解釋。每個律師在詢問證人的時候都會有不同的技巧，但是每個律師一定會做的事情是，向陪審團證明自己的專家證人是最專業(yè)最有說服力的。案件審理期間，陪審團成員可以做筆記，法官會允許甚至要求陪審團成員就自己的任何疑惑發(fā)問。原被告展示完自己所有的證據(jù)和詢問完所有的證人之后，法官即會要求陪審團成員進行審議階段，通俗的講，就是把所有的陪審團成員“關(guān)進”一間屋子，直到他們達(dá)成全體一致的意見為止。在審議階段中，如若陪審團成員有問題，仍可以提出。如果陪審團需要的審議時間較長，他們可以在法庭下班時回家休息，然后第二天再集結(jié)到審議室進行討論，審議的時長會因為案件的不同而不同，但是如果陪審團幾周都無法討論出一致的意見，那么此案很有可能需要重新審理。

綜上，在專利訴訟中，面對技術(shù)問題，由于陪審團缺乏專業(yè)技術(shù)背景和專業(yè)知識，確實使得專利訴訟增加了更多的不確定性，這就需要有經(jīng)驗的法官對法庭進行掌控，以及要求優(yōu)秀的律師把復(fù)雜的問題以最簡單的方式陳列在陪審團成員的面前。

那么，在美國專利訴訟中被告如何將損失降低到最低呢？

一、聘請好的律師

據(jù)不完全統(tǒng)計，美國數(shù)百起專利案件中僅勝訴案件補償對方律師費平均達(dá)到了120萬美金。因此，專利訴訟中律師費是一筆很大支出。

美國律師事務(wù)所往往按小時收費，根據(jù)律所規(guī)模大小的不同，費用從300美元每小時到450美元每小時不等。建議選擇律師事務(wù)所的時候遵循以下原則：在案件管轄法院地最好有辦公室，如果沒有，應(yīng)當(dāng)要求競標(biāo)事務(wù)所提供法院所在地律師（LocalCounsel）的信息；律所在亞洲最好有辦公室，如果沒有，應(yīng)當(dāng)要求競標(biāo)事務(wù)所闡明如何完成對中國公司總部的取證和交流；有諳熟知識產(chǎn)權(quán)訴訟業(yè)務(wù)并具備相應(yīng)技術(shù)背景的律師；有了解中國語言文化的律師或者法律助手，如果沒有，應(yīng)當(dāng)要求競標(biāo)律師事務(wù)所闡明如何與中國公司進行交流；有以往代表中國公司在美訴訟的經(jīng)驗，最好有律師曾經(jīng)在本案法官前出過庭。

二、聘請自己的技術(shù)、專利法和財務(wù)專家證人團隊

在美國的知識產(chǎn)權(quán)案件尤其是專利案件中，原被告雙方都要聘請專家證人。專家包括技術(shù)專家、專利法專家和財務(wù)專家。專家證人的聘請由原被告自行解決，法院一般不予干涉。專家證人受聘后，要向?qū)Ψ教峤粚＜覉蟾?，并要接受對方律師對專家報告以及證人本人的訊問。專家證人大多數(shù)情況下還要出庭作證。專家證人按小時收費，每個專家證人的小時費從100美元至400美元不等，每個專家證人的費用也從幾萬到幾十萬美元不等。因此專家證人的費用在訴訟中是一個非常龐大的數(shù)字。

技術(shù)專家一般是案件所涉及專利技術(shù)領(lǐng)域的學(xué)者或?qū)＜?。他們的作用是對專利的有效性，以及是否侵?quán)提出意見。被告應(yīng)當(dāng)在訴訟開始時就與律師一起尋找技術(shù)專家。有些技術(shù)專家本人就有可能見過或者發(fā)表過可以使專利無效的公知技術(shù)，所以好的技術(shù)專家對勝訴有非常大的作用。

財務(wù)專家要在假設(shè)侵權(quán)成立的情況下，證明賠償額的多少，一般是由有財務(wù)背景的公司擔(dān)任。原告的專家要證明原告的損失是多少，被告的盈利是多少，或者在假想談判中，原告會向被告收取多少權(quán)利金、許可費或者入門費。被告的專家則要用多種財務(wù)數(shù)字或者經(jīng)濟指針作為證據(jù)，來證明賠償額微乎其微，或者沒有。因此，一個好的財務(wù)專家能夠幫助被告極大地減少賠償。

專利法專家在訴訟中主要解釋相關(guān)法律問題和發(fā)現(xiàn)專利授權(quán)過程中問題，類似我國專利代理人。主要作用是確定專利保護范圍，特別是如果所涉及專利的申請過程中有過很多次的程序上和實體上的補正情況，就有可能有必要聘請專利法專家，對于專利申請、審查程序的正當(dāng)與否進行證明，并確定最恰當(dāng)?shù)膶＠Ｗo范圍，防止對權(quán)利要求保護范圍作出過大解釋。

三、主張非故意侵權(quán)

美國的專利法對于故意侵權(quán)規(guī)定了法定的三倍賠償額并附加律師費。由于一般專利案件的賠償額和律師費本來已經(jīng)很高，所以三倍賠償是非常重的懲罰。要避免這種高額賠償，首先是由律師出具不侵權(quán)或者專利無效的法律意見。如果被告在被指控侵權(quán)前花錢請律師對產(chǎn)品作了分析，對有關(guān)專利進行了徹底調(diào)查，這樣的書面法律意見就會使故意侵權(quán)不攻自破，因此提前咨詢意見非常重要。一般一份不侵犯專利權(quán)的書面法律意見或者專利權(quán)無效的法律意見花費約2-6萬美元，但幾乎所有的新產(chǎn)品開發(fā)者都不得不這樣做。訴訟開始前不做足功課，如果官司打到賠償階段，就很難避免懲罰性賠償。

四、盡量達(dá)成和解，將損失降到最低

如果律師初步分析后認(rèn)為產(chǎn)品侵權(quán)，而專利無效的證據(jù)并非確鑿，就應(yīng)該停止侵權(quán)活動或與對方達(dá)成一個授權(quán)許可。在正式起訴前，是雙方最容易達(dá)成協(xié)議的時候。如果談判仍談不攏，美國公司往往會起訴，但不送達(dá)，將起訴書副本寄給被告作為最后通牒。在這個階段，美國公司往往已經(jīng)使用了相當(dāng)可觀的律師費，被告在賠償費數(shù)額上的少量妥協(xié)會導(dǎo)致談判成功。在這個階段切忌聘請不熟悉美國訴訟業(yè)務(wù)或心術(shù)不正的律師，為獲取高額律師費，不采取有效和解措施，導(dǎo)致時機延誤，致使問題升級，未能阻止對方正式送達(dá)起訴書，造成訴訟不可避免。

五、如果勝訴，要求對方承擔(dān)律師和證人費用

盡管在一般民事訴訟中，勝訴的一方是不可以向法院要求補償律師費的，但專利案件是個例外。根據(jù)最新的判例，聯(lián)邦法院為減少專利流氓的惡意訴訟，做出了大量讓敗訴方承擔(dān)勝訴方律師費和訴訟費用的判決。如果獲得不侵權(quán)的判決，被告就應(yīng)當(dāng)主張對方承擔(dān)律師和證人費用，就可以將損失降低到最低。

最后，最重要的一點，就是堅持自己的觀點并通過律師說服陪審團采納自己的主張。

有關(guān)陪審團的審議，有一件事情讓我尤為難忘，我在為美國的基層法院法官做助理的時候，曾遇到過一個刑事案件需要陪審團審議，在陪審團準(zhǔn)備離開法庭去審議室之前，法官對陪審團成員說：“請你們在討論中，記住最重要的一點，永不妥協(xié)（Never Surrender），永遠(yuǎn)不要因為別人的意見改變自己的看法?！狈珊蜕鐣偸腔ハ嘤绊懙模芍贫纫彩且粋€國家民眾性格的反應(yīng)，美國人客觀，直白，也擅長表達(dá)自己的觀點，哪怕自己是唯一一個意見不同者，也會努力堅持，這也許正是陪審團制度在美國能夠被廣泛接受的原因之一，陪審團這種最大程度發(fā)揮普通民眾在法律審判中的作用，也是專利訴訟中大量審判原則來源于美國的原因之一。

注釋：

作者簡介：茍博雅，美國華盛頓大學(xué)法律博士（Juris Doctor）在讀，曾擔(dān)任華盛頓州金縣基層法庭Johanna Bender法官的助理。本科畢業(yè)于中國計量大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)，碩士畢業(yè)于華盛頓大學(xué)法學(xué)院。

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作者：茍博雅美國華盛頓大學(xué)法律博士（Juris Doctor）

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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