「貼牌加工」是否構(gòu)成商標(biāo)使用之雙重認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)？

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原標(biāo)題：【原創(chuàng)】貼牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)使用之雙重認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

“商標(biāo)使用”是商標(biāo)權(quán)能產(chǎn)生和維持的基礎(chǔ)，是商標(biāo)權(quán)受到保護(hù)的必要條件，也是認(rèn)定諸多商業(yè)行為性質(zhì)的基礎(chǔ)法律依據(jù)。對(duì)于貼牌加工的行為是否構(gòu)成“商標(biāo)使用”，這個(gè)問題在業(yè)內(nèi)引起廣泛的爭議。

涉外貼牌加工（即OriginalEquipment Manufacturer, 簡稱OEM），是指國內(nèi)加工方按照國外定作方的要求，加工國外定作方指定商標(biāo)的產(chǎn)品，并交付國外定作方，由國外定作方給付加工報(bào)酬的貿(mào)易模式。隨著我國與世界各國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的頻繁往來，目前國內(nèi)很多工廠都以該種貿(mào)易模式為自己的主營業(yè)務(wù)，但隨之而來的，也產(chǎn)生了很多問題，其中一個(gè)熱點(diǎn)問題就是貼牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)的使用及是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

一、貼牌加工過程中，國內(nèi)第三方惡意搶注商標(biāo)的問題

有些國外定作方基于商業(yè)上的考慮，在委托國內(nèi)工廠進(jìn)行生產(chǎn)加工之初，并不打算進(jìn)入中國市場，故并未在中國申請(qǐng)注冊(cè)相應(yīng)商標(biāo)。但在貼牌加工過程中，國內(nèi)加工廠在加工商品過程中，一般都會(huì)按照國外定作方指示，將國外定作方在其本國所有的商標(biāo)貼附在相應(yīng)的商品上，并全部出口。

出于管理上的方便，有些國外定作方會(huì)在同一地區(qū)選擇多家工廠生產(chǎn)同一品牌的同類商品，故其貼牌加工商品雖不在中國銷售，但在當(dāng)?shù)赝袠I(yè)中仍具有一定的知名度。一些不法分子在獲知這些商標(biāo)后，搶先申請(qǐng)注冊(cè)，通過提起商標(biāo)侵權(quán)的訴訟的方式，迫使國外定作方與其進(jìn)行商標(biāo)轉(zhuǎn)讓談判，意圖以高價(jià)轉(zhuǎn)讓商標(biāo)并獲利。由此引發(fā)出一個(gè)問題，即貼牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)使用及是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

二、貼牌加工在商標(biāo)侵權(quán)案件中的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

2015年，最高人民法院在浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司與萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司侵害商標(biāo)權(quán)再審案件中，給出了關(guān)于貼牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)使用及商標(biāo)侵權(quán)的指導(dǎo)性意見。在該份判決中，最高人民法院最終認(rèn)定：亞環(huán)公司受儲(chǔ)伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“PRETUL”相關(guān)標(biāo)識(shí)并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標(biāo)識(shí)不會(huì)在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別功能，不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)志的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的可能性。商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標(biāo)識(shí)，其基本功能在于商標(biāo)的識(shí)別性，亞環(huán)公司依據(jù)儲(chǔ)伯公司公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)“PRETUL”標(biāo)志的行為，在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲(chǔ)伯公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國使用商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國境內(nèi)并不具有識(shí)別商品來源的功能。因此，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識(shí)別商品來源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。

基于上述判決，目前在司法裁判中更傾向于認(rèn)定貼牌加工不構(gòu)成商標(biāo)使用，但這卻并不足以遏制商標(biāo)搶注行為。一些惡意商標(biāo)搶注人進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)后，進(jìn)行海關(guān)備案，在明知貼牌加工不構(gòu)成商標(biāo)使用的情況下，惡意申請(qǐng)海關(guān)查扣，通過妨礙國外定作方商品正常出口的方式，迫使國外定作方高價(jià)購買其商標(biāo)。

如上所述，一些國外定作方在中國委托生產(chǎn)的加工廠不僅一家，出口的貨物也不只一批，收到海關(guān)查扣通知后，國外定作方需針對(duì)不同廠家出口的每批貨物分別提交文件，分別在海關(guān)辦理放行程序。在該過程中，國外定作方需要向海關(guān)提交經(jīng)過其所在國公證認(rèn)證的文件以證明其權(quán)利基礎(chǔ)及國內(nèi)加工廠是經(jīng)過其授權(quán)合法使用相關(guān)標(biāo)識(shí)，而一般公證認(rèn)證所需的時(shí)間較長，從而查扣貨物時(shí)間加長。進(jìn)而，從海關(guān)最終做出“不能認(rèn)定侵權(quán)”的通知到最終放貨，一般也需要經(jīng)過2、3個(gè)月的時(shí)間，如遇到查扣貨物是流行性飾品（扣押時(shí)間過長會(huì)導(dǎo)致毀損褪色）或是其他同類季節(jié)性商品，即使海關(guān)最終做出“不能認(rèn)定侵權(quán)”的決定，放行貨物，但對(duì)于國外定作方及國內(nèi)加工廠來講，也因無法再行銷售而沒有實(shí)際意義，損失已經(jīng)在所難免。另一方面，即使國外定作方通過確認(rèn)不侵權(quán)訴訟獲得勝訴判決，也僅能針對(duì)每批貨物，每個(gè)加工廠分別進(jìn)行訴訟，這不僅提高了國外定作方訴訟的成本，同時(shí)也浪費(fèi)司法資源，且由于目前中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)判賠的金額過低，一般來講最終結(jié)果也并不足以彌補(bǔ)國外定作方的實(shí)際損失及維權(quán)成本。

同時(shí)，由于國外定作方并未在中國申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，其商品也未在中國市場流通，根據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法》的規(guī)定，很難通過商標(biāo)無效程序?qū)?duì)方惡意搶注的商標(biāo)無效，即使通過行政程序獲得支持，商標(biāo)惡意搶注人也會(huì)通過上訴、再審等方式延長訴訟期限，加大國外定作方損失，從而迫使其高價(jià)購買商標(biāo)。同樣，通過《商標(biāo)法》第48條第3款規(guī)定，連續(xù)三年不使用撤銷搶注商標(biāo)，，也將會(huì)面臨漫長的過程，從而增加國外定作方的損失。

那么隨之而來的問題是，如果購買商標(biāo)后，是否會(huì)因貼牌加工不構(gòu)成商標(biāo)使用而導(dǎo)致商標(biāo)被撤銷呢？

三、行政案件中關(guān)于貼牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

北京高級(jí)人民法院在（2016）京行終4613號(hào)明季私人有限公司與商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)撤銷復(fù)審行政案件二審判決中認(rèn)定，審理涉及撤銷注冊(cè)商標(biāo)的行政案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)法有關(guān)規(guī)定的立法精神，正確判斷所涉行為是否構(gòu)成實(shí)際使用。商標(biāo)法第四十四條第（四）項(xiàng)規(guī)定的立法目的在于激活商標(biāo)資源，清理閑置商標(biāo)，督促商標(biāo)權(quán)人履行連續(xù)使用義務(wù)。本案中，雖然使用復(fù)審商標(biāo)的商品在中國生產(chǎn)加工后直接出口國外，未在中國大陸市場流通，但明季公司在復(fù)審商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)后，切實(shí)將商標(biāo)投入實(shí)際使用，積極激活注冊(cè)商標(biāo)，并不存在擱置和浪費(fèi)商標(biāo)資源的行為。同時(shí)出于保護(hù)對(duì)外貿(mào)易、促進(jìn)貼牌加工行業(yè)發(fā)展的目的，在商標(biāo)連續(xù)三年不使用的撤銷案件中，應(yīng)將貼牌加工行為認(rèn)定為商標(biāo)使用行為。因此，明季公司使用復(fù)審商標(biāo)的行為應(yīng)視為在商業(yè)活動(dòng)中，公開、合法、真實(shí)的使用商標(biāo)標(biāo)志。

由此可見，在行政案件中，貼牌加工行為被認(rèn)定為屬于商標(biāo)使用。

筆者認(rèn)為，無論是侵權(quán)案件中，基于貼牌加工商品因不會(huì)在中國市場流通，不會(huì)造成消費(fèi)者混淆誤認(rèn)，貼牌加工不被認(rèn)定商標(biāo)使用；或是在行政案件中，基于立法精神，出于保護(hù)對(duì)外貿(mào)易、促進(jìn)貼牌加工行業(yè)發(fā)展的目的，最終認(rèn)定貼牌加工構(gòu)成商標(biāo)使用，其目的都是以不造成相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)為前提，保護(hù)對(duì)外貿(mào)易及善意的商標(biāo)實(shí)際使用人。但若要從根本上解決問題，筆者認(rèn)為還需從根源上采取有效手段，使得惡意商標(biāo)搶注人無法從搶注商標(biāo)的過程中獲利，反而需要承擔(dān)較高的賠償責(zé)任，從而遏制惡意商標(biāo)搶注行為。比如在海關(guān)查處的過程中，放寬對(duì)貼牌加工商品的查處；在商標(biāo)無效過程中，涉外定牌加工中的商標(biāo)使用可能構(gòu)成商標(biāo)法三十二條規(guī)定的“在先使用，并有一定影響”，更好的打擊商標(biāo)搶注行為；在訴訟中過程，提高賠償金額，使惡意商標(biāo)搶注人無力承擔(dān)因其惡意行為而導(dǎo)致的后果等。在進(jìn)出口貿(mào)易不斷增加的今天，如何從立法精神上平衡，保護(hù)對(duì)外貿(mào)易和貼牌加工中相關(guān)權(quán)利人的利益，并合理解釋貼牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)使用的討論仍將繼續(xù)。

來源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：王瀟北京康瑞律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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