參考法國判例，淺談撤三案件中對「實際使用商標(biāo)」的容忍限度

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海 北京市長安律師事務(wù)所律師 合伙人

原標(biāo)題：實際使用的商標(biāo)是否可以被視為核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)的使用，看看中國與法國的不同判斷標(biāo)準(zhǔn)與裁判尺度

恒大冰泉與恒大礦泉之間的商標(biāo)撤銷之爭，北京市高級人民法院作出了二審判決。該案再一次證明，知識產(chǎn)權(quán)案件的復(fù)雜性與不可預(yù)測性。撤三案的復(fù)雜性，寫個幾萬字沒有問題。本文從其中一個點出發(fā)，探討撤三案件中對實際使用商標(biāo)的容忍限度。

恒大冰泉與恒大礦泉之間的商標(biāo)撤銷之爭，北京市高級人民法院作出了二審判決。在最高院再審、最高檢抗訴程序之前，恒大冰泉暫時可以放心的使用了。案件經(jīng)歷了過山車般的發(fā)展：商標(biāo)局認(rèn)為恒大礦泉使用了，商評委認(rèn)為沒使用，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為使用了，北京市高級人民法院認(rèn)為沒使用。該案再一次證明，知識產(chǎn)權(quán)案件的復(fù)雜性與不可預(yù)測性。撤三案的復(fù)雜性，寫個幾萬字沒有問題。本文從其中一個點出發(fā)，探討撤三案件中對實際使用商標(biāo)的容忍限度。

一、法國“Lafite”商標(biāo)撤銷案[1]

1、案件爭議內(nèi)容：Chateau Lafite Rothschild公司，作為以此名稱命名的多種葡萄酒酒標(biāo)的所有權(quán)人，起訴Chateau Lafitte公司，以其生產(chǎn)相同的產(chǎn)品為由，要求廢除“Chateau Lafitte”商標(biāo)權(quán)；Chateau Lafitte公司對Chateau Lafite Rothschild公司的“Lafite”商標(biāo)提起廢除商標(biāo)權(quán)的反請求。

這兩家公司字號之間的區(qū)別在于：一個是“Lafite”，一個是“Lafitte”，后者比前者多個“t”。

2、初審法院意見：Chateau Lafite Rothschild公司不能證明經(jīng)營爭議商標(biāo)，并把此商標(biāo)指明的產(chǎn)品建議給消費者，報紙的文章、網(wǎng)頁上所有與辯論相關(guān)的文件都只提及LAFITE作為葡萄種植園、經(jīng)營、酒莊或在2個商標(biāo)下經(jīng)營的葡萄酒，一個商標(biāo)是名稱，一個是半名稱半象征《CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD》的簡寫；而根據(jù)ROTHSCHILD姓氏做出的改變提醒它被一個享譽(yù)全球的家族使用，在任何情況下都篡改了《LAFITE》符號的區(qū)別性。

鑒于LAFITE ROTHSCHILD公司把《LAFITE》商標(biāo)注冊為第33類別除啤酒之外的酒精飲料，自1995年商標(biāo)注冊之日起公司不能提供任何關(guān)于經(jīng)營此商標(biāo)的資料；在所有公司提供的商標(biāo)經(jīng)營的資料中，公司只能為辯論提供報紙的文章中《LAFITE》作為LAFITE ROTHSCHILD的縮寫來指明葡萄種植地、城堡、酒莊或葡萄經(jīng)營的證明；由于對經(jīng)營者而言，商標(biāo)的經(jīng)營在于自己把以此名下的產(chǎn)品介紹給客戶，因此，經(jīng)營者未曾以此商標(biāo)的名義經(jīng)營此商標(biāo)。

3、波爾多上訴法院維持了初審法院的判決。

4、法國最高法院意見：商標(biāo)如能按照其主要功能來使用則被認(rèn)為是得到認(rèn)真使用，所謂主要功能是保證已注冊的產(chǎn)品或服務(wù)的原始標(biāo)識，這意味著在市場上使用該商標(biāo)以指明被保護(hù)的產(chǎn)品和服務(wù)；鑒于Chateau Lafite Rothschild公司已經(jīng)注冊“Lafite”商標(biāo)，但是，未能提供自1995年8月11日商標(biāo)注冊之日起與使用此商標(biāo)相關(guān)的任何文件，在本程序辯論中只能夠提供Chateau Lafite Rothschild商標(biāo)在報刊上曾登載的文章作為葡萄酒莊及其經(jīng)營活動商標(biāo)的縮寫，而作為葡萄酒產(chǎn)品卻始終使用Chateau Lafite Rothschild商標(biāo)；因此，上訴法院的裁決是準(zhǔn)確無誤的：以上事實說明“Lafite”名稱并沒有被Chateau Lafite Rothschild公司作為商標(biāo)使用。

筆者對法國法院的裁判意見進(jìn)行歸納：（1）商標(biāo)的使用必須是使用在產(chǎn)品上，并且把標(biāo)注此商標(biāo)的產(chǎn)品介紹給消費者。（2）“Lafite”在報紙的文章中出現(xiàn)是作為酒莊的名稱或者城堡的名稱，而并非是作為葡萄酒的商標(biāo)出現(xiàn)。（3）“Chateau Lafite Rothschild”商標(biāo)是Chateau Lafite Rothschild公司實際使用的商標(biāo)，該商標(biāo)已經(jīng)篡改了“Lafite”商標(biāo)的區(qū)別性，不能視為對“Lafite”商標(biāo)的使用。（4）“Lafite”商標(biāo)自注冊之日起連續(xù)五年沒有使用，應(yīng)該被撤銷。

附表（1）：Chateau Lafite Rothschild公司法國商標(biāo)注冊情況

二、中國“Lafite”商標(biāo)撤銷案

法國商標(biāo)連續(xù)五年不使用會被撤銷，中國商標(biāo)連續(xù)三年不使用會被撤銷。Chateau Lafite Rothschild公司（在中國的翻譯為：拉菲羅斯柴爾德酒莊）在中國申請注冊了1122916號“LAFITE”商標(biāo)，被以連續(xù)三年停止使用為由提出撤銷申請。該公司在中國也注冊了G709107號“Carruades de Lafite”商標(biāo)。

1、商標(biāo)評審委員會認(rèn)為：對“Carruades de Lafite”商標(biāo)的使用可以視為是對“LAFITE”商標(biāo)的一種非規(guī)范性使用。[2]

2、北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為：“Carruades de Lafite”商標(biāo)與“LAFITE”商標(biāo)之間“雖有所差別，但是并未改變訴爭商標(biāo)的顯著特征”。[3]

3、北京市高級人民法院維持了一審判決，同時強(qiáng)化了理由：連續(xù)三年停止使用注冊商標(biāo)的撤銷制度，是為了鼓勵和督促商標(biāo)注冊人使用其商標(biāo)，發(fā)揮商標(biāo)在市場上區(qū)分商品來源的作用。該制度既不是對商標(biāo)注冊人不使用行為的處罰，也并非為商標(biāo)注冊人設(shè)定使用的義務(wù)，而是為了在商標(biāo)注冊人連續(xù)三年不使用導(dǎo)致注冊商標(biāo)的作用長期沒有發(fā)揮時，使該商標(biāo)標(biāo)志重新回到公有領(lǐng)域，方便他人注冊，激活商標(biāo)資源的一種措施。因此，對使用的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)符合市場實際，在使用證據(jù)的認(rèn)定上，應(yīng)當(dāng)堅持優(yōu)勢證據(jù)原則，不宜過于苛刻。[4]

附表（2）：Chateau Lafite Rothschild公司中國商標(biāo)注冊情況

三、WEWE商標(biāo)案認(rèn)為對其他注冊商標(biāo)的使用不能視為對復(fù)審商標(biāo)的使用[5]

WEWE商標(biāo)連續(xù)三年停止使用撤銷案中，被申請撤銷的是第3159414號“”商標(biāo)，實際使用的是第8570965號“”商標(biāo)。

1、北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為：金苑公司與多家公司簽訂合同書復(fù)印件中使用的“WEWE”標(biāo)識與復(fù)審商標(biāo)標(biāo)識的差別，可以認(rèn)定上述兩商標(biāo)標(biāo)識僅在字母的字體上存在細(xì)微差別，在呼叫、字母排列、整體形象等特征上沒有顯著改變。商標(biāo)評審委員會在被訴決定中認(rèn)為上述“WEWE”標(biāo)識與復(fù)審商標(biāo)表現(xiàn)形式不一致，具有顯著差別，并在此基礎(chǔ)上認(rèn)定金苑公司對“WEWE”標(biāo)識的使用不能當(dāng)然視為復(fù)審商標(biāo)的實際使用證據(jù)，顯屬不當(dāng)。

2、北京市高級人民法院認(rèn)為：金苑公司所提交的使用證據(jù)中所顯示的均為“WEWE”標(biāo)識，其與復(fù)審商標(biāo)在表現(xiàn)形式及整體視覺效果上存在一定差異，同時結(jié)合金苑公司還擁有第8570965號“WEWE”商標(biāo)，而涉案證據(jù)所顯示的“WEWE”標(biāo)識與第8570965號“WEWE”商標(biāo)的構(gòu)成要素和整體視覺效果幾乎完全相同，而且該商標(biāo)核定使用的商品與復(fù)審商標(biāo)指定使用的商品基本相同，并且結(jié)合金苑公司的陳述，其實質(zhì)使用的并非明確、唯一指向復(fù)審商標(biāo)，因此綜合在案證據(jù)，并不足以證明金苑公司具有真實使用注冊商標(biāo)的主觀意圖，也無法證明其在指定期間規(guī)范使用了復(fù)審商標(biāo)，故原審判決的相關(guān)認(rèn)定錯誤，被訴決定關(guān)于基于金苑公司提交的在案證據(jù)，不足以證明復(fù)審商標(biāo)在指定期間內(nèi)在其指定使用的商品上進(jìn)行了使用的認(rèn)定正確，本院予以確認(rèn)。

四、SAGADER商標(biāo)案中對“SAGA”商標(biāo)的使用被認(rèn)定為對“SAGADER”商標(biāo)的使用

SAGADER商標(biāo)連續(xù)三年停止使用撤銷案中，被申請撤銷的是羅斯柴爾德男爵拉菲集團(tuán)股份有限公司第G737654號“”商標(biāo)，實際使用的是商標(biāo)。本案另外一個比較重要的事實就是，案外人合肥波圖斯酒業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司是第7376762號“SAGA”商標(biāo)專用權(quán)人，而該商標(biāo)與羅斯柴爾德男爵拉菲集團(tuán)股份有限公司使用“SAGA”商標(biāo)完全相同。

1、商標(biāo)評審委員會認(rèn)為：羅斯柴爾德公司提交的證據(jù)多數(shù)未能體現(xiàn)復(fù)審商標(biāo)，不能夠證明在指定期間內(nèi)復(fù)審商標(biāo)在商業(yè)活動中公開、真實、合法地使用。故復(fù)審商標(biāo)予以撤銷。

2、北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為：雖然實際使用的“SAGA”及“SAGAR”標(biāo)志與復(fù)審商標(biāo)“SAGADER”標(biāo)志存在一定差異，但其并未改變復(fù)審商標(biāo)標(biāo)志的顯著特征，故“SAGA”及“SAGAR”標(biāo)志的使用可以視為復(fù)審商標(biāo)的使用。[6]北京市高級人民法院維持了一審判決書，理由與一審判決基本相同。[7]

本案無論是一審判決書還是二審判決書，始終回避了一個問題: “SAGA”是案外其他人的注冊商標(biāo)，在羅斯柴爾德男爵拉菲集團(tuán)股份有限公司實際使用的是與案外其他人的注冊商標(biāo)完全相同的標(biāo)識的情況下，能否認(rèn)定這種侵權(quán)性使用是合法使用，進(jìn)而視為是對復(fù)審商標(biāo)的使用。

五、改變商標(biāo)的容忍限度

實際使用的商標(biāo)能否被認(rèn)定為對核準(zhǔn)注冊的復(fù)審商標(biāo)的使用，并非是一個復(fù)雜的法律問題，也并非法律的模糊地帶，法律的相關(guān)規(guī)定是清晰而明確的。

《商標(biāo)法》第四十九條規(guī)定：商標(biāo)注冊人在使用注冊商標(biāo)的過程中，自行改變注冊商標(biāo)、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的，由地方工商行政管理部門責(zé)令限期改正；期滿不改正的，由商標(biāo)局撤銷其注冊商標(biāo)。

注冊商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)。商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)自收到申請之日起九個月內(nèi)做出決定。有特殊情況需要延長的，經(jīng)國務(wù)院工商行政管理部門批準(zhǔn)，可以延長三個月。

2010年頒布的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第20條規(guī)定：實際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)雖有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標(biāo)的使用。

2017年3月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十六條第二款規(guī)定：實際使用的商標(biāo)標(biāo)志與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)標(biāo)志有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標(biāo)的使用。

《巴黎公約》第5C（2）條規(guī)定：商標(biāo)所有人使用的商標(biāo)，在形式上與其在本聯(lián)盟國家之一所注冊的商標(biāo)的形式只有細(xì)節(jié)的不同，而并未改變其顯著性的，不應(yīng)導(dǎo)致注冊無效，也不應(yīng)減少對商標(biāo)所給予的保護(hù)。

從上述司法解釋與國際公約來看，對于商標(biāo)使用的要求是明確的，即要求實際使用的商標(biāo)與核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)之間的差別是細(xì)微的、未改變顯著特征的。

“LAFITE”商標(biāo)撤銷案中，實際使用的商標(biāo)“Carruades de Lafite”比復(fù)審商標(biāo)“LAFITE”多了兩個單詞，被認(rèn)定為未改變復(fù)審商標(biāo)的顯著特征?！癝AGADER”商標(biāo)撤銷案中，實際使用的商標(biāo)“SAGA”比復(fù)審商標(biāo)“SAGA DE R”少了三個字母，被認(rèn)定為未改變復(fù)審商標(biāo)的顯著特征。而“WEWE”商標(biāo)案中，實際使用的商標(biāo)“”與復(fù)審商標(biāo)“”字母完全相同，只是字母的表現(xiàn)不同，卻被認(rèn)定為改變了復(fù)審商標(biāo)的顯著特征。由此可見，在不同的案件中，對于是否改變了商標(biāo)顯著特征的判斷，并沒有標(biāo)準(zhǔn)可循。甚至容易讓人產(chǎn)生一種錯覺，即對國外主體的寬容程度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于對國內(nèi)主體的容忍限度。

筆者認(rèn)為，雖然當(dāng)前的司法實務(wù)普遍認(rèn)為撤三制度的立法目的并非懲罰商標(biāo)權(quán)人，因此，可以對商標(biāo)使用的形式適當(dāng)放寬，但是，從《商標(biāo)法》第四十九條的規(guī)定來看：第一款是對于自行改變注冊商標(biāo)的行為所進(jìn)行的規(guī)制，違法嚴(yán)重者可由商標(biāo)局撤銷注冊商標(biāo)；第二款是對于連續(xù)三年停止使用的商標(biāo)，任何人可以申請撤銷。從立法技術(shù)上來看，第一款是行政機(jī)關(guān)主動干預(yù)違法行為的情形，第二款是行政機(jī)關(guān)依申請干預(yù)違法行為的情形。對于違法使用的兩種不同規(guī)制路徑，立法時置于同一法條之中，這就需要在法律適用過程中綜合進(jìn)行考量。對于已經(jīng)改變注冊商標(biāo)的行為，行政機(jī)關(guān)在拒不改正的情況下，本身就可以對這種違法行為進(jìn)行撤銷注冊商標(biāo)的處罰，而對于改變商標(biāo)顯著特征的情形，則相較于一般的改變注冊商標(biāo)更為嚴(yán)重，因此，對于這種使用，當(dāng)然不能過于寬容，否則，無異于縱容商標(biāo)注冊人的行政違法行為，對于法律所要求的規(guī)范使用注冊商標(biāo)也是一種傷害。另外，按照SAGA商標(biāo)的使用形式，如果工商行政管理機(jī)關(guān)進(jìn)行查處，羅斯柴爾德男爵拉菲集團(tuán)股份有限公司必然會稱是對未注冊商標(biāo)的使用，而不是改變了“SAGADER”商標(biāo)的形式。

因此，對于改變商標(biāo)形式的容忍限度，應(yīng)當(dāng)與嚴(yán)格規(guī)制違法使用行為之間，尋求適當(dāng)?shù)钠胶?，而不可過于容忍違法使用行為。尤其是在司法解釋與國際公約對于商標(biāo)使用的形式要求已經(jīng)非常明確的情況下，行政和司法裁判還是應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循法律，而不可過于大尺度的裁判。 “SAGADER”商標(biāo)案中，對“SAGA”商標(biāo)的使用，理應(yīng)視為對“SAGA”未注冊商標(biāo)的使用，并且在這種使用涉嫌侵權(quán)的情況下，更應(yīng)嚴(yán)格把握裁判標(biāo)準(zhǔn)。在 “WEWE”商標(biāo)案中，在已有其他注冊商標(biāo)并且實際使用的是其他注冊商標(biāo)的情況下，認(rèn)定為使用了其他注冊商標(biāo)有一定合理性，但如果注冊商標(biāo)之間差異細(xì)微，仍應(yīng)認(rèn)定為未改變商標(biāo)的顯著特征，從而對于商標(biāo)權(quán)人啟用新商標(biāo)并自覺重新注冊的行為也是一種鼓勵。

回歸到法國最高法院判決書，“LAFITE”商標(biāo)沒有使用，自然要被撤銷，但這并不影響權(quán)利人另外注冊的“CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD”商標(biāo)獲得保護(hù)。而反觀我國的“LAFITE”商標(biāo)撤銷案，認(rèn)定對“Carruades de Lafite”注冊商標(biāo)的使用屬于未改變“LAFITE”商標(biāo)顯著特征的使用，實際上已經(jīng)混淆了注冊商標(biāo)之間的界限，混淆了商標(biāo)法各條款不同功能之間的界限，不但不能展現(xiàn)我們的商標(biāo)保護(hù)水平高于法國，反而反映了我們對商標(biāo)法的理解、適用的不成熟。

注釋：

[1]法國最高法院A07-16.749

[2]商標(biāo)評審委員會商評字（2014）第100613號撤銷復(fù)審決定書

[3]北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第312號

[4]北京市高級人民法院（2016）京行終3409號

[5] 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第3613號

[6] 北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第3396號

[7] 北京市高級人民法院（2016）京行終3402號

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海 北京市長安律師事務(wù)所律師 合伙人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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