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申請(qǐng)文件提交后的“幾種后悔藥”

機(jī)構(gòu)
豆豆8年前
申請(qǐng)文件提交后的“幾種后悔藥”

申請(qǐng)文件提交后的“幾種后悔藥”

#本文由作者授權(quán)發(fā)布,文章僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場(chǎng)#


原標(biāo)題:申請(qǐng)文件提交后的“幾種后悔藥”


這世上有“后悔藥”嗎?有!進(jìn)來(lái)嘗一嘗~~~~


代理人處理案件的過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)接到客戶這樣的電話咨詢:上個(gè)月提交的案子我又想到一個(gè)小的發(fā)明點(diǎn),想要在權(quán)利要求書(shū)里體現(xiàn);或者,在答復(fù)OA過(guò)程中,審查員認(rèn)為獨(dú)立權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性的,而部分從屬權(quán)利要求具有授權(quán)前景,我既想盡快授權(quán),又不想影響到獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍,作為一名專利代理人的你,如果接到客戶這樣的電話,請(qǐng)問(wèn)你該如何回復(fù)客戶?


相信大家不難想到以下這三種處理方式:1)基于在先申請(qǐng)?zhí)岢龇职福?)對(duì)在先申請(qǐng)進(jìn)行主動(dòng)修改;3)要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán),遞交一份新的申請(qǐng)。


以下簡(jiǎn)單列出以上三種處理方式的區(qū)分。


申請(qǐng)文件提交后的“幾種后悔藥”


對(duì)于上述三種處理方式小編想提醒一下各位實(shí)際處理過(guò)程中需要留意的問(wèn)題:


主動(dòng)修改    


主動(dòng)修改的提出必須滿足兩個(gè)條件,(1)修改時(shí)機(jī):提出實(shí)質(zhì)審查的同時(shí),或者收到實(shí)質(zhì)審查通知書(shū)的三個(gè)月之內(nèi);(2)修改要求:不能超出原申請(qǐng)文件所記載的范圍。


TIP1


雖然在審查指南中規(guī)定,無(wú)論修改的內(nèi)容是否超出原申請(qǐng)文件所記載的范圍,均應(yīng)當(dāng)以申請(qǐng)人提交的經(jīng)過(guò)該主動(dòng)修改的申請(qǐng)文件作為審查文本,但這不是說(shuō)主動(dòng)修改就可以超出原申請(qǐng)文件所記載的范圍,此處僅是對(duì)審查文本的規(guī)定,與修改是否超范圍無(wú)關(guān),在后續(xù)的實(shí)質(zhì)審查階段,審查員會(huì)首先審查申請(qǐng)人所做出的主動(dòng)修改是否超出原申請(qǐng)文件所記載的范圍。


TIP2


除了對(duì)權(quán)利要求書(shū)的修改之外,在主動(dòng)修改的處理過(guò)程中,也是可以對(duì)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行修改的,但對(duì)說(shuō)明書(shū)的修改一般主要限于非實(shí)質(zhì)性部分,例如,發(fā)明名稱、背景技術(shù)、發(fā)明所述的技術(shù)領(lǐng)域、附圖說(shuō)明和摘要。


要求優(yōu)先權(quán)重新遞交    


如果客戶要求增加的內(nèi)容就是原申請(qǐng)文件中沒(méi)有記載的,且當(dāng)前日期滿足在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日起的12個(gè)月內(nèi),就可以要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán),重新遞交一件新的專利申請(qǐng)。


TIP1


12個(gè)月的時(shí)限一般是沒(méi)有2個(gè)月的恢復(fù)日期的,雖然在PCT申請(qǐng)中,可以有兩個(gè)月的恢復(fù)期,但對(duì)于這兩個(gè)月的恢復(fù)權(quán)利,目前只有美國(guó)是認(rèn)可,其他國(guó)家都不認(rèn)可。


TIP2


以下情形之一的案件,不能作為要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ):(1)已經(jīng)要求外國(guó)優(yōu)先權(quán)或者本國(guó)優(yōu)先權(quán)的;(2)已經(jīng)被授予專利權(quán)的;(3)本身是分案申請(qǐng)的,不能作為要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。


TIP3


如果在后申請(qǐng)要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán),例如,在后申請(qǐng)B要求在先申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán),那么在后申請(qǐng)B僅能要求在先申請(qǐng)A中已經(jīng)記載的技術(shù)方案的優(yōu)先權(quán)。


那么對(duì)于本文開(kāi)頭出現(xiàn)的第一個(gè)問(wèn)題,如果當(dāng)前時(shí)間符合自申請(qǐng)日起12個(gè)月內(nèi)的條件,可以將客戶新想到的發(fā)明點(diǎn)概括成權(quán)利要求,寫(xiě)入在先申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)中,并要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán),重新遞交一個(gè)新申請(qǐng)。


需要說(shuō)明的是,該部分內(nèi)容所提及的優(yōu)先權(quán),如無(wú)特殊說(shuō)明,主要指的是本國(guó)優(yōu)先權(quán)。


分案申請(qǐng)    


分案申請(qǐng)的提出一般涉及到兩種情況:(1)被動(dòng)分案:審查員在實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中指出申請(qǐng)文件存在單一性問(wèn)題;(2)主動(dòng)分案:不是基于單一性缺陷提出的分案,例如,由于申請(qǐng)人想要保護(hù)的點(diǎn)沒(méi)有布局在權(quán)利要求書(shū)中,僅僅在說(shuō)明書(shū)中有所體現(xiàn),申請(qǐng)人想要提出分案申請(qǐng)。


TIP1


審查期間視為撤回的申請(qǐng),需要在辦理恢復(fù)權(quán)利手續(xù)之后才能提出分案申請(qǐng)。


TIP2


被駁回的申請(qǐng),自申請(qǐng)人收到駁回決定的三個(gè)月內(nèi),不論申請(qǐng)人是否提出復(fù)審請(qǐng)求,均可以提出分案申請(qǐng);復(fù)審及后續(xù)的行政訴訟期間,申請(qǐng)人同樣可以提出分案申請(qǐng)。


TIP3


分案申請(qǐng)的發(fā)明人應(yīng)當(dāng)是原申請(qǐng)的發(fā)明人或者是其中的部分成員。


TIP4


分案中,新的權(quán)利要求不能是說(shuō)明書(shū)概括出的技術(shù)方案,即使權(quán)利要求書(shū)的每個(gè)技術(shù)特征在說(shuō)明書(shū)中都能夠得到支持,但是如果其整體技術(shù)方案沒(méi)有在說(shuō)明書(shū)中得到公開(kāi),那么對(duì)于本文開(kāi)頭提到的第三種情況,可以將具有授權(quán)前景的從屬權(quán)利加入到獨(dú)立權(quán)利要求中,以盡快獲得授權(quán);另外,在基于刪除的獨(dú)立權(quán)利要求可以另提一件分案申請(qǐng)。


下面是上述三種處理方式,判斷流程,以供參考:


申請(qǐng)文件提交后的“幾種后悔藥”


以上三種處理方式就是對(duì)于申請(qǐng)文件在提交后可吃的幾種后悔藥,每種藥適應(yīng)的案件不同,希望各位能夠“對(duì)癥下藥”!


來(lái)源:康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者:王曉婷  北京康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

編輯:IPRdaily.cn LoCo

校對(duì):IPRdaily.cn 縱橫君

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