來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:劉禹 廈門大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究院博士生
原標(biāo)題:華為在英國首例FRAND許可費(fèi)判決中或面臨禁售
英國高等法院認(rèn)為,華為在4G手機(jī)中使用了UPI的專利,它必須向UPI支付授權(quán)費(fèi)。如果華為拒絕支付費(fèi)用,法院有權(quán)讓手機(jī)停止銷售。
2017年4月5日,英國高等法院(UK High Court)的Colin Birss法官作出了無限星球公司(Unwired Planet International Ltd)與華為技術(shù)有限公司及其英國子公司(以下簡稱“華為公司”)之間標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)糾紛的判決,這是英國法院第一個確定了標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球FRAND許可費(fèi)率的案件,并且該案判決表示被告華為公司若不接受法院判決的FRAND許可費(fèi)率,則會被核發(fā)禁令。
在長達(dá)166頁的判決書中,法院核心觀點(diǎn)包括:
(1)沒必要根據(jù)競爭法來執(zhí)行FRAND許可承諾。根據(jù)法國民法典,專利權(quán)人向標(biāo)準(zhǔn)化組織作出的FRAND許可意愿聲明在二者之間創(chuàng)設(shè)了以標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者為第三人的、具有法律執(zhí)行力的第三人利益合同。基于該合同的法律效力,不作出FRAND許可的專利權(quán)人不會獲得禁令救濟(jì);承諾無條件接受FRAND許可的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者(善意被許可人)不受禁令威脅,但對拒絕接受法院裁定的FRAND費(fèi)率者,將核發(fā)禁令。FRAND許可承諾在英國法院具有可審判性和可執(zhí)行性。
(2)權(quán)利人和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者都要遵循FRAND原則。權(quán)利人不能進(jìn)行專利劫持,標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者也不能進(jìn)行反向劫持。與通常觀點(diǎn)有所差異,在本案主審法官看來,標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人尋求一些由于技術(shù)被納入標(biāo)準(zhǔn)而產(chǎn)生的溢出價值并不屬于專利劫持行為。
(3)本案中的FRAND許可是全球性專利池許可。一個擁有全球范圍專利池的善意專利權(quán)人與在全球范圍展開業(yè)務(wù)的善意標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者之間的許可談判將導(dǎo)致全球性的許可。作為跨國公司的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者不能堅(jiān)持要求擁有全球性專利池的專利權(quán)人“按單個專利”(patent-by-patent)或“按逐個國家”(country-by-country)進(jìn)行許可。
(4)FRAND和競爭法的邊界并不一致。一個超過FRAND標(biāo)準(zhǔn)的許可費(fèi)率可能并不違反競爭法(例如,F(xiàn)RAND許可費(fèi)率為0.65%,超過1.5%是違反競爭法的不公平高價,此時實(shí)際為2%許可費(fèi)率并不違反競爭法)。也就是說,在許可協(xié)商談判中給出的條件高或低于FRAND許可費(fèi)率,只要未損害協(xié)商談判,即不違反競爭法。
(5)在特定情形下,只有一組許可費(fèi)率條件是符合FRAND原則的。Vringo v. ZTE案中特定情形下同時存在兩組FRAND許可費(fèi)率條件的觀點(diǎn)是錯誤的。只有這樣,F(xiàn)RAND許可承諾才能被執(zhí)行。
(6)許可條件和許可談判協(xié)商的過程都要符合FRAND原則。盡管標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者不對ETSI負(fù)有FRAND義務(wù),但意圖利用專利權(quán)人的FRAND義務(wù)這必須以符合FRAND原則的方式進(jìn)行許可談判協(xié)商。
(7)確定FRAND許可費(fèi)的適當(dāng)方式是確定由專利權(quán)人的專利池價值決定的“基準(zhǔn)費(fèi)率”(a benchmark rate),該費(fèi)率不因被許可人的規(guī)模大小而改變。
(8)被許可人因?yàn)榱硪粋€情況不同但相似的被許可人獲得過更低費(fèi)率,而要求比基準(zhǔn)費(fèi)率更低的費(fèi)率,并不一定受FRAND原則中“非歧視”要素的保護(hù),除非該許可費(fèi)率的差異扭曲了兩位被許可人之間的競爭。
(9)FRAND許可費(fèi)率可以通過可獲得的可比較許可(comparable licenses)來確定??杀容^許可包括自由協(xié)商達(dá)成的許可,也包括自上而下通過確定專利權(quán)人的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必要專利份額認(rèn)定的許可費(fèi)率。
(10)評估FRAND許可費(fèi)率時需要計(jì)算專利數(shù)量。
(11)在判斷標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人是否具有市場支配地位時,F(xiàn)RAND許可承諾的實(shí)際效果及標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者反向劫持的可能,都是認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人不具有市場支配地位的要素。
無限星球公司(Unwired Planet)擁有世界范圍內(nèi)的專利池,其中包括2G, GSM, 3G, UMTS, 4G LTE)等諸多通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的必要專利,多數(shù)相關(guān)專利池是從Ericsson處收購而來。無限星球公司的主營業(yè)務(wù)是向手機(jī)、基礎(chǔ)設(shè)施等通訊工具制造銷售商許可專利。2014年3月,無限星球公司訴稱華為,三星,谷歌侵犯其專利池中六項(xiàng)英國專利,其中三星及谷歌都已經(jīng)和無限星球公司達(dá)成和解協(xié)議。
2015年10月至2016年7月之間有五次技術(shù)審判,其中EP(UK)0 989 712專利被認(rèn)定并非標(biāo)準(zhǔn)必要專利。2016年秋天進(jìn)行有關(guān)競爭法、FRAND許可承諾、禁令及侵權(quán)損害賠償問題的非技術(shù)性審判。2014年4月,無限星球公司在起訴之后向被告開放性許可其整個全球?qū)@兀ò?biāo)準(zhǔn)必要專利和非標(biāo)準(zhǔn)必要專利)。被告華為公司否認(rèn)侵權(quán)及專利的必要性,認(rèn)為專利無效,反訴撤銷專利。華為公司還認(rèn)為無限星球公司的要約不符合FRAND原則。此外,華為公司基于《歐盟運(yùn)行條約》(Treaty on the Functioning of European Union)第102條作出競爭法抗辯和基于競爭法的反訴,認(rèn)為無限星球公司濫用市場支配地位。
2014年7月,無限星球公司又做出一份僅關(guān)涉其標(biāo)準(zhǔn)必要專利的要約,被告仍認(rèn)為該要約不符合FRAND。該要約中標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可費(fèi)率是4G/LTE標(biāo)準(zhǔn)為0.2%的全球費(fèi)率,其他標(biāo)準(zhǔn)為0.1%的全球許可費(fèi)率,上述百分比基于手機(jī)平均銷售額和基礎(chǔ)設(shè)施收入給出。
2015年6月,在法院指引下,爭議雙方作出了許可條件的公開性要約。無限星球公司2015年6月的許可條件包括(1)一個世界范圍的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可池,(2)一個英國的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可池(不限于本案中的 5個標(biāo)準(zhǔn)必要專利),以及(3)被許可人選擇的任何單個標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可。其中針對(2)(3)主張的許可費(fèi)比(1)的高。這些許可費(fèi)率均基于前述2014年建議要約中的方案作出。華為公司2015年6月的許可條件則是針對本案所涉的5個英國標(biāo)準(zhǔn)必要專利單獨(dú)許可,LTE標(biāo)準(zhǔn)為0.034%,UMTS標(biāo)準(zhǔn)為0.015%,GSM為0.
2016年8月1日,雙方各自作出新要約。無限星球公司的要約與前述相同但費(fèi)率更低。本次要約中(1)4G/ LTE標(biāo)準(zhǔn)的全球標(biāo)準(zhǔn)必要專利專利池許可費(fèi)率是0.13%,相應(yīng)的GSM/UMTS標(biāo)準(zhǔn)許可費(fèi)率是0.065%。(2)對于英國標(biāo)準(zhǔn)必要專利專利池許可,LTE標(biāo)準(zhǔn)是基礎(chǔ)設(shè)施0.42%,手機(jī)設(shè)備0.55%;GSM/UMTS標(biāo)準(zhǔn)是基礎(chǔ)設(shè)施0.21%,手機(jī)設(shè)備是0.28%。華為的8月1日要約和以前一樣。在2016年10月11日,庭審約兩周之前,華為公司提出新的許可建議方案。這次改變了以前只對本案涉及的英國標(biāo)準(zhǔn)必要專利的單個專利許可費(fèi)率,建議在無限星球公司整個的英國標(biāo)準(zhǔn)必要專利專利池下的許可。英國專利池許可費(fèi)率是:LTE標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)施0.061%,手機(jī)設(shè)備0.059%;UMTS標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)施0.046%,手機(jī)設(shè)備0.046%;GSM single mode:基礎(chǔ)設(shè)施0.045%,手機(jī)設(shè)備0.045%。
1、本案的FRAND許可費(fèi)率?
在判決書第807頁,法官認(rèn)為:(1)無限星球公司在2014年4月,2014年6月,2015年6月及2016年8月的要約都不符合FRAND原則。(2)華為公司2015年6月,2016年8月和10月的要約也不符合FRAND原則。(3)單獨(dú)許可英國專利不符合FRAND,無限星球公司與華為公司之間的FRAND許可是全球性許可。(4)在FRAND全球性許可中,在中國市場的許可費(fèi)率將應(yīng)低于“基準(zhǔn)費(fèi)率”;中國以外的世界其他地區(qū)將被劃分為“主要市場”(Major Markets, MM)和“其他市場”(Other Markets, OM),“其他市場”的許可費(fèi)率與中國市場相同。
全球性許可費(fèi)率表格如下:
2、競爭法抗辯?
對于本案中華為公司是否有權(quán)作出競爭法抗辯,法院認(rèn)為:作為標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人,無限星球公司具有市場支配地位。但無限星球公司在本訴訟之前提起禁令,在本訴訟審理過程中堅(jiān)持主張禁令,堅(jiān)持要求世界范圍的許可等行為都不是濫用市場支配地位的行為。因此本案中華為公司無權(quán)作出競爭法抗辯。
3、禁令與侵權(quán)損害賠償救濟(jì)并行
首先,本案判決認(rèn)為基于(1)無限星球公司已經(jīng)證明華為公司侵犯了其EP(UK)2 229 744和EP(UK)1 230 818兩項(xiàng)有效專利,(2)華為公司未準(zhǔn)備接受法院看來符合FRAND的許可條件,(3)無限星球公司并未違反競爭法,應(yīng)對華為公司頒發(fā)禁令。本案第793段指出,:“本案訴爭專利有效并被侵犯。無限星球公司意圖進(jìn)行全球范圍的許可,而華為公司希望進(jìn)行英國專利池許可。本院認(rèn)為全球性的許可符合FRAND原則,若華為不接受此許可條件,則會被頒發(fā)禁令?!?br/>
其次,本案判決侵權(quán)損害賠償?shù)馁M(fèi)率與適當(dāng)?shù)腇RAND費(fèi)率相同。
歐洲法院在華為訴中興案中曾確立一個標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判框架,用以規(guī)范雙方行為人進(jìn)行許可談判中的行為不違反競爭法。在本案中,英國高等法院在該框架基礎(chǔ)上對其中的一些條件進(jìn)行擴(kuò)大化解釋。
在權(quán)利人的行為義務(wù)方面,華為訴中興案要求在提出侵權(quán)訴訟前,專利權(quán)人要提前通知標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者或提供協(xié)商的機(jī)會,指出侵犯哪些標(biāo)準(zhǔn)必要專利及侵害的方式;標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人在標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者表示愿意進(jìn)行F/RAND條件的協(xié)商后,要提出一份具體的書面的F/RAND許可要約,明確許可費(fèi)和計(jì)算方式。在無限星球訴華為公司案中,法院則認(rèn)為雖然無限星球公司提起禁令之訴前未向華為公司提前通知,但在提起訴訟之前無限星球公司與華為公司做過一定程度的溝通,無限星球公司起訴行為不能被自動認(rèn)定為濫用市場支配地位。提起禁令之訴并非拒絕許可或要求壟斷性高價,而僅僅是為了將華為公司拉回到FRAND許可費(fèi)率談判桌上。并且無限星球公司在起訴之后幾周內(nèi)向華為公司提供了包括許可費(fèi)率在內(nèi)的許可條款,這進(jìn)一步表明權(quán)利人并未打算拒絕許可。
標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可費(fèi)率和禁令救濟(jì)一直以來是知識產(chǎn)權(quán)法與競爭法領(lǐng)域的熱議話題。英國此案批判性借鑒過往包括我國、美國、歐盟、日本等國家的經(jīng)典判決經(jīng)驗(yàn),對一些問題提出了新的見解,值得后續(xù)深入研究。
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作者:劉禹 廈門大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究院博士生
編輯:IPRdaily.cn LoCo
校對:IPRdaily.cn 縱橫君
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