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原標(biāo)題:PCT專利譯文出錯怎么解決?
問題的提出
《專利法》第39條規(guī)定,發(fā)明專利申請經(jīng)實(shí)質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的,由國務(wù)院專利行政部門作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定,發(fā)給發(fā)明專利證書,同時予以登記和公告。發(fā)明專利權(quán)自公告之日起生效?!秾@ā返?9條規(guī)定,發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn),說明書和附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。
上述條款的規(guī)定體現(xiàn)了專利權(quán)利公示的基本原則,即通過對專利權(quán)的公告,向社會公示專利的權(quán)利范圍,使得社會公眾可以基于該公示的權(quán)利要求,獲知權(quán)利人的權(quán)利范圍,同時社會公眾[1]基于對于公示權(quán)利要求的信賴,依照該權(quán)利要求書來確定權(quán)利人的權(quán)利范圍,并以此評估其經(jīng)營活動的侵權(quán)風(fēng)險。當(dāng)專利權(quán)獲得授權(quán)公告時,其權(quán)利范圍已經(jīng)固定,不允許權(quán)利人在專利獲得授權(quán)后再對其公告的權(quán)利要求進(jìn)行任意的修改。
在上述第59條中除了權(quán)利公示原則外,還規(guī)定了第二層含義,即如何去確定一個公示的權(quán)利要求的范圍。不同于物權(quán),專利權(quán)是一種知識產(chǎn)權(quán),是無形財產(chǎn),其權(quán)利是通過某一特定語言的文字來限定的,而由于文字表達(dá)的局限性,在確定其范圍時可能會出現(xiàn)不同的理解。因此該條款還規(guī)定了一個基本原則,在確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時,可以利用專利說明書和附圖來進(jìn)行解釋。
上述兩個原則表面看起來有著內(nèi)在的沖突,公示原則要求嚴(yán)格按照權(quán)利要求公示的內(nèi)容來確定保護(hù)范圍,而解釋原則卻又賦予了依照說明書和附圖來對權(quán)利要求進(jìn)行解釋的空間,而這種解釋一定程度上會偏離其文字字面的含義,貌似沖突的兩個原則在一個法條中進(jìn)行規(guī)定,看上去似乎并不合理。然而實(shí)際上,該條款規(guī)定的解釋原則是對于文字在限定權(quán)利要求時所體現(xiàn)出來的局限性的一種救濟(jì),這種救濟(jì)一定程度上是對權(quán)利人通過公開其技術(shù)所作出的貢獻(xiàn)的一種平衡。
目前,對于用說明書和附圖來解釋權(quán)利要求并沒有爭議,而爭議最多的是,什么情況下需要用說明書和附圖來解釋權(quán)利要求。對于需要用說明書和附圖來解釋權(quán)利要求的情形有很多,本文所要討論的是,對于依照《專利合作條約》提交的PCT國際專利申請,如果其原始提交的語言是非中文,在進(jìn)入中國國家階段時,依照規(guī)定要向國家專利局提交中文譯文,在通過實(shí)質(zhì)審查后,最終以中文進(jìn)行授權(quán)公告。在這個兩個語言轉(zhuǎn)換過程中,所出現(xiàn)的翻譯錯誤所導(dǎo)致的權(quán)利要求的保護(hù)范圍的解釋問題。對于這種由于翻譯引起的譯文錯誤,應(yīng)當(dāng)怎么處理?是否可以依照其原始提交的非中文的國際申請文本進(jìn)行解釋和修正,如果允許,其是否會與“權(quán)利公示”的基本原則相沖突?
PCT專利的國際申請文件能否用于解釋或修正權(quán)利要求出現(xiàn)的譯文錯誤?
首先,我們看現(xiàn)行專利法及相關(guān)的行政規(guī)章中,對于PCT國際申請及授權(quán)專利的相關(guān)規(guī)定。《專利法》第102條規(guī)定,按照專利合作條約已確定國際申請日并指定中國的國際申請,視為向國務(wù)院專利行政部門提出的專利申請,該國際申請日視為專利法第二十八條所稱的申請日。《專利審查指南》第三部分第二章3.3節(jié)規(guī)定,對于以外文公布的國際申請,針對其中文譯文進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查,一般不需要核對原文;但是原始提交的國際申請文件具有法律效力,作為申請文件修改的依據(jù)。
上述規(guī)定實(shí)際上是明確了PCT國際申請在國際申請日所提交的申請文本的法律地位,該文本作為原始申請文本用于劃定申請人提交申請時的范圍,該范圍可以用作后續(xù)在專利審查過程中確定專利修改是否超出原始范圍的依據(jù)。這兩個條款更多的是界定申請人提交的申請文件、即其原始技術(shù)貢獻(xiàn)的范圍,并提供專利申請審查過程中對權(quán)利要求進(jìn)行修改的依據(jù)。
《專利法實(shí)施細(xì)則》第117條規(guī)定,基于國際申請授予的專利權(quán),由于譯文錯誤,致使依照專利法第59條規(guī)定確定的保護(hù)范圍超出國際申請的原文所表達(dá)的范圍的,以依據(jù)原文限制后的保護(hù)范圍為準(zhǔn);致使保護(hù)范圍小于國際申請的原文所表達(dá)的范圍的,以授權(quán)時的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。
從上述細(xì)則第117條的規(guī)定可以發(fā)現(xiàn),這是在專利法和細(xì)則中唯一一處對于PCT申請獲得授權(quán)后發(fā)現(xiàn)的譯文錯誤的規(guī)定。該條款的規(guī)定體現(xiàn)出一種對由于專利權(quán)人的失誤所導(dǎo)致的后果的懲罰,即如果譯文翻譯錯誤導(dǎo)致權(quán)利范圍變小,權(quán)利人的權(quán)利由此受損,但由于這種失誤是權(quán)利人自己造成的,則權(quán)利人需要承擔(dān)這種不利后果,即將權(quán)利人的權(quán)利限定在該小的保護(hù)范圍內(nèi);而對于譯文翻譯錯誤導(dǎo)致保護(hù)范圍變大的情形,權(quán)利人由此受益的情形,則規(guī)定了要以原文來限定授權(quán)文本,最終使權(quán)利人獲得的權(quán)利范圍回歸到與其原始貢獻(xiàn)相適應(yīng)的范圍。
上述條款規(guī)定明確了由于譯文錯誤導(dǎo)致原始申請范圍與授權(quán)范圍大小差異十分明確的情形,例如,原始申請文件記載的特征是“鐵”,而授權(quán)文本中翻譯成“金屬”,亦或原始申請文件記載的特征是“金屬”,而授權(quán)文本中翻譯成“鐵”。但是在實(shí)踐中,實(shí)際的情形往往十分復(fù)雜,遠(yuǎn)非上述這種示例這么簡單,常常很難界定和比較兩個范圍大小。此時細(xì)則117條顯然不再適用,但是通過該條款的規(guī)定,可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)授權(quán)范圍大于原始申請范圍時,是接受用原始申請文本來解釋并限定授權(quán)文本的這種方式的,這種限定和解釋實(shí)際上已經(jīng)與“權(quán)利公示”的基本原則相抵觸,也就是說,對于PCT申請而言,對于特定情形下的譯文錯誤,可以突破“權(quán)利公示”的基本原則,回歸到原始申請文件。
目前,對于由于翻譯錯誤所導(dǎo)致的授權(quán)范圍與原文范圍并非簡單清楚的大小關(guān)系時,如何處理,在現(xiàn)行專利法、細(xì)則、指南、司法解釋中并未有規(guī)定。對于這種授權(quán)范圍與原文范圍大小關(guān)系不明確的情形,又可能包含三種情況,第一種是,雖然譯文存在錯誤,但依照該錯誤的譯文依然可以確定出一個清楚合理的保護(hù)范圍;第二種是,由于譯文錯誤,可以確定出一個方案,但該方案明顯不合常理,本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀后可以馬上發(fā)現(xiàn)這種不合理;第三種是,由于譯文錯誤,導(dǎo)致與其他技術(shù)特征結(jié)合完全無法確定出一個技術(shù)方案。
對于上述第一種情形,如果允許依據(jù)原始申請文件的正確譯文進(jìn)行修正的話,會導(dǎo)致“權(quán)利公示”原則在PCT專利譯文錯誤出現(xiàn)時形同虛設(shè)。這樣導(dǎo)致的結(jié)果就是,對于PCT專利,即便在授權(quán)文本本身已經(jīng)非常清楚的情況下,社會公眾在確定專利的保護(hù)范圍時,除了閱讀其授權(quán)公告的文本外,還要去閱讀其原始的申請文本,去研究和規(guī)避可能存在的翻譯錯誤。這樣對于社會公眾而言,顯然提出了過高過嚴(yán)的要求。另一方面,這也與細(xì)則第117條體現(xiàn)出的權(quán)利人應(yīng)當(dāng)為其翻譯錯誤擔(dān)責(zé)的精神不一致。
對于第二種和第三種,我們認(rèn)為需要個案分析。要考慮專利權(quán)人的貢獻(xiàn)與給予權(quán)利人的救濟(jì)相適應(yīng),特別是,當(dāng)由于翻譯錯誤導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀權(quán)利要求書時能立刻發(fā)現(xiàn)這一問題時,這時會督促他們?nèi)ド钊氲匮芯繉@f明書及其原始申請文本來發(fā)現(xiàn)問題的根源以及找到正確的解讀,在這種情況下,不宜簡單的讓權(quán)利人來承擔(dān)由譯文錯誤所導(dǎo)致的后果。特別是當(dāng)?shù)诙N和第三種情形與《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第四條[2]規(guī)定的情形存在交叉時,即雖然權(quán)利要求存在譯文錯誤,但這種錯誤是明顯的,而且本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖、原始申請文本可以得出唯一正確譯文的,則應(yīng)當(dāng)允許權(quán)利人利用原始申請文件來修正譯文錯誤。
最近寧波市中級人民法院作出的埃斯科公司訴寧波市路坤國際貿(mào)易有限公司案件(案件編號為(2015)浙甬知初字第626號判決書)中,寧波中院支持了原告用原始申請文件來修正權(quán)利要求中出現(xiàn)的譯文錯誤的主張。該案件中出現(xiàn)的譯文錯誤屬于上述第二種情形,即依據(jù)錯誤的譯文,可以確定出一個方案,但該方案明顯不合常理,本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀后可以馬上發(fā)現(xiàn)這種不合理,并且可以依據(jù)說明書、附圖以及原始申請文件可以確定出唯一的正確方案。
該案件涉及ZL02813657.8號發(fā)明專利,其中權(quán)利要求20限定了技術(shù)方案“一種用于挖掘機(jī)的耐磨構(gòu)件,具有…一突出部,…插口…,所述插口(53)包括一個形成在所述突出部(18)上的用于接收一凸軌的凹槽”。首先,當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求20時,根據(jù)前半部分限定的特征可以確定“突出部”和“插口”是兩個不同的部件,在閱讀到后半部分限定的“所述插口(53)包括一個形成在所述突出部(18)上的用于接收一凸軌的凹槽”時,會馬上發(fā)現(xiàn)此處限定了“突出部(18)是形成在插口(53)上的結(jié)構(gòu)”,這明顯與前半部分的描述矛盾,即權(quán)利要求20本身的撰寫出現(xiàn)了前后矛盾的地方,本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀后會發(fā)現(xiàn)這個問題,并且會產(chǎn)生出正確的方案應(yīng)該是什么樣的疑問?在這種情況下,本領(lǐng)域技術(shù)人員必然會結(jié)合專利的說明書和附圖、原始申請文本去思考和解決權(quán)利要求中的這一問題。
首先,先來看涉案專利附圖公開的內(nèi)容,其中附圖中附圖標(biāo)記53指示的是插口,而附圖標(biāo)記18指示的是突出部,兩個是不同的需要配合的部件。
權(quán)利要求20的從屬權(quán)利要求21進(jìn)一步限定了技術(shù)特征:“(插口的)每一個側(cè)面(59,61)上包括一所述凹槽(65)以接收在所述突出部(18)上的凸軌”,該限定的特征進(jìn)一步表明插口與突出部是兩個不同的部件,插口的凹槽用于接收突出部上的凸軌。
該專利的原始申請的文件是英文,在原始申請的權(quán)利要求100與權(quán)利要求20對應(yīng),其中記載了“the socket having a groove (on each of a pair of opposite sides of the socket)for receiving rails on the adapter nose”,其正確譯文應(yīng)當(dāng)是“在所述插口上(的一對相對面中的每個面上均)具有用于接收形成在突出部上的凸軌的一凹槽”。
通過上述三處內(nèi)容,可以發(fā)現(xiàn),權(quán)利要求1的矛盾或歧義出現(xiàn)的主要原因是因為在進(jìn)入中國國家階段過程中的一個明顯語序翻譯錯誤導(dǎo)致的,“所述插口(53)包括一個形成在所述突出部(18)上的用于接收一凸軌的凹槽”對應(yīng)的正確譯文應(yīng)當(dāng)是“所述插口(53)包括一個凹槽,用于接收形成在所述突出部(18)上的一凸軌”。
因此,從權(quán)利要求書、說明書及其附圖、PCT英文原文均能明確確定“突出部與插口”是兩個不同的部件,凸軌形成于突出部上,而插口包含凹槽,用于接收突出部上的凸軌,權(quán)利要求20中的上述明顯錯誤應(yīng)當(dāng)更正為“所述插口(53)包括一個用于接收一形成在所述突出部上的凸軌的凹槽”。
該案件中,即使不追溯到原始申請文件,僅僅通過專利的說明書、附圖以及其他權(quán)利要求,也可以唯一的確定權(quán)利要求20所要限定的正確的技術(shù)方案。但是我們不妨假設(shè),假設(shè)對于本案而言,只有回溯到原始申請文件中,才能找到權(quán)利要求本身的這個問題出現(xiàn)的原因時,我們能否允許權(quán)利人依據(jù)原始申請文件來修正其譯文錯誤?
這就又回到了本文上面提到的第二種和第三種情形,我們認(rèn)為,在這兩種情形下,對于PCT授權(quán)專利而言,應(yīng)當(dāng)給予權(quán)利人更加寬容的態(tài)度和更加靈活的救濟(jì)方式。
首先,PCT國際申請是指依據(jù)《專利合作條約》提出的申請,截止到2015年8月30日,已有148個國家加入了該條約。在該條約下,申請人提出申請時可以接受的語言包括中文、英文、法文、日文、德文等,所以進(jìn)入中國國家階段時,可能存在由英文翻譯成中文,法文翻譯成中文等各種情況。根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示, 2014年,全球PCT專利申請量達(dá)到214500件,2015年,全球PCT專利申請量達(dá)到218000件[3],PCT專利申請已經(jīng)成為各國合約國中非常重要的申請來源?!秾@献鳁l約》一方面要求成員國接受PCT原始申請文件的法律效力,一方面又必須要解決語言轉(zhuǎn)換的問題。盡管可以通過不同方法來盡量避免譯文錯誤,但是很難完全避免。這種涉及不同國家的國際合作條約項下的專利申請,語言轉(zhuǎn)換的問題是天然存在的,這也就要求成員國盡可能的通過授權(quán)程序后的其他制度來給予由于語言轉(zhuǎn)換所導(dǎo)致的本來可以避免發(fā)生的問題一定的救濟(jì)。因此,在這樣的背景下,在PCT專利授權(quán)后,需要對權(quán)利要求進(jìn)行解釋時,應(yīng)當(dāng)考慮增加救濟(jì)機(jī)會。
其次,從另一角度說,對于專利感興趣,需要規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險的,一般都是專利所涉及的技術(shù)領(lǐng)域的公司或個人,他們至少具有本領(lǐng)域的一般知識,基于這種知識,是可以很容易的發(fā)現(xiàn)所公示的權(quán)利要求中的明顯譯文錯誤的,在發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求的這種錯誤后,也會促使他們進(jìn)一步研究專利的相關(guān)文件來發(fā)現(xiàn)問題根源并解決問題,對于相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)人員而言,這并非過高的要求,而是在面臨明顯的譯文問題時非常直接的解決途徑。
最后,在最高人民法院發(fā)布的于2016年4月1日起生效的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第四條,明確了“權(quán)利要求書、說明書及附圖中的語法、文字、標(biāo)點(diǎn)、圖形、符號等存有歧義,但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖可以得出唯一理解的,人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)該唯一理解予以認(rèn)定”,這一條款采用了列舉式的“存有歧義”的方式,雖然并未將“PCT譯文問題”清楚列入其中,但該條款明確了特定情形下突破權(quán)利公示原則來正確理解權(quán)利要求的規(guī)則。在國家知識產(chǎn)權(quán)局2016年10月27日向全社會發(fā)布《專利審查指南修改草案(征求意見稿)》第四部分第三章對于權(quán)利要求的修改方式也明確提出了“在滿足上述修改原則的前提下,修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯誤的修正”??梢?,無論是司法還是行政機(jī)關(guān),都對于授權(quán)后的專利賦予了更多的修改和解釋的機(jī)會。總結(jié)而言,對于PCT授權(quán)專利,當(dāng)其存在譯文錯誤時,特定的情形下,應(yīng)當(dāng)允許權(quán)利人用原始申請文件來進(jìn)行解釋和修正。
注釋
[1] 雖然此處使用了“社會公眾”的概念,但實(shí)際上對專利感興趣并且實(shí)施專利相關(guān)技術(shù)的都屬于相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)人員,因此此處的社會公眾應(yīng)當(dāng)限于本領(lǐng)域一般技術(shù)人員,與專利法其他條款規(guī)定的主體一致。
[2] 最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)第四條規(guī)定:權(quán)利要求書、說明書及附圖中的語法、文字、標(biāo)點(diǎn)、圖形、符號等存有歧義,但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖可以得出唯一理解的,人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)該唯一理解予以認(rèn)定。
[3] 數(shù)據(jù)來源于WIPO官網(wǎng)http://www.wipo.int/pct/en/activity/index.html
來源:“金杜說法”微信平臺
作者:李中圣 張曉霞 金杜律師事務(wù)所
編輯:IPRdaily.cn LoCo
校對:IPRdaily.cn 縱橫君
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