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來源:IPRdaily
作者:李銀惠 專利神教掌門
原標(biāo)題:專利禁忌魔法之四大邪術(shù)(四)極限潛水術(shù)
一、前言
極限潛水術(shù)與前三門邪術(shù)一樣,都是頂尖高手中流傳的招數(shù),不過,極限潛水術(shù)相對(duì)于前三門邪術(shù)更正派一些,也更容易察覺到他的蛛絲馬跡,案例特別好找,到處都是。專利回爐術(shù)針對(duì)授權(quán)后的專利提高專利質(zhì)量,技術(shù)欺騙術(shù)主要是針對(duì)專利的有效性判斷過程中的技術(shù)要素認(rèn)定,無賴騷擾術(shù)是針對(duì)如何利用授權(quán)后的專利打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,而極限潛水術(shù)針對(duì)的是如何進(jìn)行專利布局,屬于前三個(gè)邪術(shù)的上游。
二、極限潛水術(shù)的定義
專利代理人最愛炫的技是什么?是上位化呀,功能限定啊,擴(kuò)展保護(hù)范圍嘛。這可以在撰寫申請(qǐng)文件的時(shí)候就向客戶邀功,說,你看你之前找的專利代理人寫的很差勁呀,你換了我之后,我寫得器宇軒昂、天花亂墜、大氣磅礴,為你爭(zhēng)取到了上了天的保護(hù)范圍,你賺到了呦!
做FTO(Free To Operation自由實(shí)施權(quán))調(diào)查的專利分析師,最討厭的專利是什么?是那種已經(jīng)公開,但保護(hù)范圍不確定的專利,主要包括已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型和已經(jīng)公開但沒有授權(quán)的發(fā)明專利。這兩種專利,權(quán)利要求1的保護(hù)范圍被專利代理人寫得大上了天,但經(jīng)過無效宣告和實(shí)質(zhì)審查之后,最終的保護(hù)范圍是什么,誰(shuí)都不知道。
所以,極限潛水術(shù),就是讓自己的專利的保護(hù)范圍的不確定時(shí)間盡可能延長(zhǎng),讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無所適從的法術(shù),就算競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行了詳細(xì)的FTO調(diào)查,依然不可能得到確定的結(jié)論,這是簡(jiǎn)單級(jí)的極限潛水術(shù)的概念;此外,在不確定時(shí)間延長(zhǎng)的前提下,盡可能讓專利的保護(hù)范圍是明確無歧義的,而且覆蓋面積盡可能廣大,這是地獄級(jí)的極限潛水術(shù)的概念。
可惜,這個(gè)法術(shù)對(duì)于99%以上的具有專利的公司都是不適用的,所以叫禁忌魔法,說說而已。
三、簡(jiǎn)單級(jí)的極限潛水術(shù)
專利的保護(hù)范圍不確定,你就無法預(yù)先進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)。當(dāng)專利的邊界不確定的時(shí)候,就算有詳細(xì)的FTO調(diào)查,也無法確定自己是否踏入了邊界中。你會(huì)看到,很多很多國(guó)外的大公司,或者國(guó)內(nèi)玩專利很豐富的頂級(jí)公司,其發(fā)明專利大多數(shù)是:不到最后一天絕不公開,不到最后一天絕不提出實(shí)審,不到最后一天絕不答復(fù)審查意見,不到最后一天絕不提交授權(quán)費(fèi)用。甚至,故意制造形式錯(cuò)誤,延長(zhǎng)審查時(shí)間,比如把名字寫錯(cuò),格式寫錯(cuò),符號(hào)寫錯(cuò)……
比如說,蘋果公司在iPhone推出市場(chǎng)之前的一個(gè)月,才大批量提交了早就寫好了的專利文件,目的就是不讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手過早地通過專利文件了解蘋果公司的產(chǎn)品情況。而現(xiàn)在,蘋果公司的任意一篇專利文件,只要被公開,都被所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拿著放大鏡挨個(gè)審視,媒體簡(jiǎn)直把分析蘋果公司的專利當(dāng)做盛宴看待,次次都能贏得大批吃瓜群眾圍觀。所以,越是牛逼級(jí)別的公司,越是需要潛水艇專利,而小嘍啰級(jí)別的公司,根本沒人搭理,自然就沒必要玩極限潛水術(shù)。
此外,極限潛水術(shù)也是為了省錢,晚一年授權(quán),就少交一年年費(fèi),對(duì)于每年幾百上千件專利授權(quán)的巨無霸級(jí)別的公司,這一法術(shù)能省很多錢。
在中國(guó),保護(hù)范圍不確定的專利有七種情況:
①未公開專利,包括已經(jīng)提交申請(qǐng),但還沒公開的發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì);
②未檢索到專利,包括很多種情況,比如用非主流技術(shù)關(guān)鍵詞導(dǎo)致無法正常被檢索到的專利,因?yàn)闄z索人員水平有限和疏忽導(dǎo)致檢索不到的專利,讓不相關(guān)的其他方代持專利而導(dǎo)致無法用申請(qǐng)人被檢索的專利,摘要附圖用最不顯著的一副甚至是現(xiàn)有技術(shù)的附圖以免被檢索到,摘要故意寫錯(cuò)因?yàn)闄z索常常只檢索摘要……
③已經(jīng)公開,但還在各種審查過程中,還沒有授權(quán)的中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng);
④未經(jīng)過無效宣告的已經(jīng)授權(quán)的外觀設(shè)計(jì)專利;
⑤未經(jīng)過無效宣告的已經(jīng)授權(quán)的實(shí)用新型專利;
⑥PCT指定中國(guó)但還沒進(jìn)入中國(guó)的申請(qǐng),常常是用外文公開的;
⑦其他國(guó)家申請(qǐng),但還在12個(gè)月或者6個(gè)月優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)可能進(jìn)入中國(guó)的外國(guó)申請(qǐng)。
四、地獄級(jí)的極限潛水術(shù)
正如我在《拿什么來拯救“專利質(zhì)量”?》里說的,沒有完美的專利,只有完美的專利布局。地獄級(jí)的極限潛水術(shù)主要針對(duì)的是專利布局,打造無漏洞,還保護(hù)范圍很確定的專利布局。只有同時(shí)具備專利撰寫經(jīng)驗(yàn)和專利侵權(quán)訴訟經(jīng)驗(yàn)的人才能體會(huì)到面對(duì)保護(hù)范圍不確定的惶恐。在專利布局時(shí)就減少專利保護(hù)范圍的不確定性,這就是地獄式的極限潛水術(shù)的作用。
(一)專利確權(quán)過程中(無效宣告),對(duì)于創(chuàng)造性的判斷,最沒譜的是什么?是區(qū)別技術(shù)特征是否為公知常識(shí)的認(rèn)定。
一旦無效宣告請(qǐng)求人找不到區(qū)別技術(shù)特征的出處,就只好弱弱地說一句,上述區(qū)別技術(shù)特征是公知常識(shí)。此時(shí),專利復(fù)審委員會(huì)就成了上帝,他可以輕飄飄地一句,說區(qū)別技術(shù)特征就是公知常識(shí),不附一句說理,你的專利就死掉了。作為專利權(quán)人的代理人,我遇到過五個(gè)區(qū)別技術(shù)特征(從字?jǐn)?shù)上說占了權(quán)利要求的80%以上)都被復(fù)審委員會(huì)說是公知常識(shí),然后被宣告無效了。當(dāng)然,這五個(gè)區(qū)別技術(shù)特征并不算復(fù)雜,你說這五個(gè)全都是公知常識(shí),我雖然很郁悶,但我可以接受。問題是,換了另外一個(gè)案子,我作為無效宣告請(qǐng)求人的代理人,只有一個(gè)區(qū)別技術(shù)特征,而且還是一個(gè)具有可調(diào)節(jié)水平的底座的設(shè)備,復(fù)審委員會(huì)竟然認(rèn)為這個(gè)區(qū)別技術(shù)特征不是公知常識(shí),從而維持了專利權(quán)有效。可是,在工廠中,一個(gè)需要水平狀態(tài)下才能工作的工業(yè)設(shè)備,設(shè)置有一個(gè)可調(diào)節(jié)水平的底座,這都不是公知常識(shí)的話,還有什么算是公知常識(shí)?
我并非在此喊冤,我引申出的意思是:哪些特征屬于區(qū)別技術(shù)特征,這是一個(gè)客觀判斷,不論換了誰(shuí)來,結(jié)論大致不變。但,區(qū)別技術(shù)特征是否是公知常識(shí),則屬于主觀判斷,不同人的判斷結(jié)果可能是不同的。
與此類似,專利侵權(quán)訴訟過程中,對(duì)于是否侵權(quán)的判斷,最沒譜的是什么?是權(quán)利要求的解釋和等同特征的認(rèn)定。
與創(chuàng)造性判斷類似,專利侵權(quán)判定中,必然是權(quán)利要求1的某些技術(shù)特征已經(jīng)被涉案產(chǎn)品完全覆蓋,而權(quán)利要求1的另外一些技術(shù)特征,要么存在不確切的含義,原被告雙方有異議,所以不能確認(rèn)是否被涉案產(chǎn)品所覆蓋;要么是與涉案產(chǎn)品的特征有些近似但又不是完全相同,所以不能確認(rèn)是否算是等同特征。
前者,權(quán)利要求的哪些技術(shù)特征被涉案產(chǎn)品全面覆蓋,這是一個(gè)客觀判斷,無論誰(shuí)來判斷,結(jié)論大致不變。后者,權(quán)利要求如何解釋,以及等同原則是否成立,就是主觀判斷了,不同的人的判斷結(jié)果可能是不同的。
(二)增加客觀判斷,減少主觀判斷,應(yīng)當(dāng)成為專利布局的努力方向。
如果在寫每一篇專利的時(shí)候能夠盡可能增加客觀判斷,減少主觀判斷,那么專利權(quán)人就能在侵權(quán)訴訟中增加勝訴率,自然在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。那么問題來了,挖掘機(jī)技術(shù)哪家強(qiáng)?中國(guó)山東找藍(lán)翔。
根據(jù)我的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),只有一種方式能夠達(dá)到增加客觀判斷,減少主觀判斷的目的,就是采取羅列的方式進(jìn)行技術(shù)方案的描述,而不采取寫法更容易的上位化和功能性限定方式。
以簡(jiǎn)單的例子表示羅列、上位化與功能限定的區(qū)別。
羅列:A和B由彈簧、扭簧、彈性皮帶、橡皮筋、彈力布或彈力繩連接。
上位化:A和B由彈性件連接。
功能限定:A和B相互遠(yuǎn)離時(shí)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生將兩者拉近的力。
很明顯,羅列方式的撰寫難度、精力與時(shí)間的耗費(fèi),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過上位化描述和功能性限定的撰寫方式,把所有可能替換的方式都想到,那真不是一般人可以完成的。
以羅列的方式撰寫專利,就是不要對(duì)技術(shù)特征進(jìn)行過多的修飾,然而,這恰恰是與絕大多數(shù)專利代理人的撰寫習(xí)慣是完全相反的。專利代理人最愛炫的技是什么?是上位化呀,功能限定啊。沒了這個(gè)技能,還炫個(gè)屁啊。所以,地獄級(jí)的極限潛水術(shù)命中注定是不會(huì)被廣大專利代理人所接受的,也就決定了極限潛水術(shù)必須是頂級(jí)的專利巨無霸型企業(yè)內(nèi)部的資深專利代理人才玩得起的屠龍之技。
(三)地獄級(jí)的極限潛水術(shù)的表現(xiàn)形式
表現(xiàn)形式很簡(jiǎn)單,就是分案而已。一件專利申請(qǐng)(母案)里面,在提交的時(shí)候?qū)嶋H上包括了幾十件相互之間區(qū)別其實(shí)很小的技術(shù)方案(子案),但只以其中一個(gè)為權(quán)利要求1,其余都放著不動(dòng)。母案會(huì)想盡一切辦法,用盡前面所說的簡(jiǎn)單級(jí)的極限潛水術(shù),拖延到最后一刻授權(quán),一般說來,拖到四年很輕松,拖到五年有一定可能。比如,延遲公開最晚可以到一年半,提出實(shí)質(zhì)審查最晚可以到3年。第一次審查意見可以拖延到4個(gè)月,之后的審查意見可以拖延2個(gè)月,發(fā)專利證書可以拖延2個(gè)月,再加上審查員還要干活的時(shí)間,至少是需要一年的。
在這四五年的時(shí)間里,專利申請(qǐng)人可以操作將母案中的任意一個(gè)子案作為分案申請(qǐng)?zhí)峤?,盡可能快速獲得授權(quán)。專利申請(qǐng)人愿意把哪一個(gè)子案浮上來,取決于哪一個(gè)子案在這四五年內(nèi)被別人侵權(quán)了。
大多數(shù)專利代理人甚至還以為,分案就是在缺乏單一性時(shí),在審查員的要求下把缺乏單一性的獨(dú)立權(quán)利要求重新申請(qǐng)專利,這就是分案呢。分案沒那么簡(jiǎn)單,資深的理發(fā)師甚至認(rèn)為,沒玩過分案的司機(jī)不是好廚子。
(四)地獄級(jí)的極限潛水術(shù)應(yīng)該怎么做
我知道,但我不寫。不是我藏私,是我寫不出來。
原則上很簡(jiǎn)單,無非就是提出更多可以替換的技術(shù)方案而已,把可以替換的技術(shù)方案都作為子案寫在母案中,以形成嚴(yán)密的專利布局網(wǎng)絡(luò),也就是我前面所說的羅列式的專利撰寫方式。無論是專利代理人,還是企業(yè),都很難克制住自己用一句上位化或者功能性的概括,輕飄飄地把很多個(gè)可替代的技術(shù)方案用一件專利完全包括在內(nèi)的沖動(dòng)。
其實(shí),在專利布局上花費(fèi)更大的精力和更多的錢,就可以在侵權(quán)訴訟上花費(fèi)更少的錢,而且還能得到更加確定的勝訴結(jié)果,在專利布局上多花錢才是最符合理性的做法。
可惜的是,這個(gè)理念很難向老板表達(dá)清楚,而且,地獄級(jí)的極限潛水術(shù),太難了??!
操作上很困難,不懂技術(shù)不行吧;光懂得技術(shù),不懂專利布局,也不行吧;光懂得寫專利,不知道無效宣告和侵權(quán)訴訟中可能遇到什么問題,也不行滴;光懂得無效和訴訟,不懂得行業(yè)趨勢(shì),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),可能也不行。需要多學(xué)科復(fù)雜背景的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),難度在操作,而不是理論。
有人可能想不通吧,明明可以通過一件專利申請(qǐng)就全都概括在內(nèi)的技術(shù)方案,為什么非要搞成幾十個(gè)子案,這明明是亂花錢,給客戶添麻煩嗎?尤其是,每一年的專利代理人資格考試的卷三撰寫權(quán)利要求的題目中,都會(huì)給出三個(gè)實(shí)施例(也就是三個(gè)子案),然后標(biāo)準(zhǔn)答案是將前兩個(gè)子案概括成一個(gè)權(quán)利要求。
比如2015年的考題的實(shí)施例1和2是兩種不同的具體連接方式,而標(biāo)準(zhǔn)答案就是用“卡接”這個(gè)特征包括了實(shí)施例1和2的兩種連接方式。所以,看起來國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局出題的目的就是鍛煉大家上位化概括的能力嘛,似乎與我的主張相反。我說,考試是對(duì)新手的要求,不是對(duì)高手的要求。
五、總結(jié)
這篇文章,只有20%的篇幅直接談到了極限潛水術(shù),其他篇幅都是鋪墊。原因是,對(duì)于資深的專利人士來說,只要明白了道理,就知道該怎么做。但不能這么做的原因,主要是成本問題。
作為專利代理人,客戶不會(huì)給你那么多錢讓你去做極限潛水術(shù),這要花掉比正常的專利申請(qǐng)翻幾倍的代理費(fèi)。作為企業(yè)內(nèi)部的專利管理人員,老板不會(huì)給你那么多預(yù)算讓你做極限潛水術(shù),因?yàn)闆]四五六七八年的時(shí)間根本看不出成效,哪個(gè)老板有這種耐心陪你玩,說不定中途你就離職了。做這件事情的難度也很大,需要頂級(jí)的技術(shù)工程師和頂級(jí)的專利代理人花費(fèi)很長(zhǎng)的時(shí)間專注于此事,頂級(jí)的技術(shù)工程師和頂級(jí)的專利代理人的時(shí)間,那是最貴的。
我只是提出這么一種概念:極限潛水術(shù),是延長(zhǎng)專利保護(hù)范圍不確定狀態(tài)的存續(xù)時(shí)間,并盡可能減少專利保護(hù)范圍的不確定性。至于該怎么做?你愛咋咋地。
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