律師從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)時需注意的法律問題及風(fēng)險防范

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根據(jù)《律師事務(wù)所從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)管理辦法》等規(guī)定，律師依法可以從事三個方面的商標(biāo)代理業(yè)務(wù):一是知識產(chǎn)權(quán)（包括商標(biāo)）專項顧問；二是商標(biāo)確權(quán)授權(quán)業(yè)務(wù)；三是商標(biāo)各類訴訟和仲裁業(yè)務(wù)。

在律師擔(dān)任專項顧問和代理當(dāng)事人從事商標(biāo)相關(guān)業(yè)務(wù)的過程中，既涉及當(dāng)事人的法律風(fēng)險防范問題，也涉及律師事務(wù)所及其律師的法律風(fēng)險防范問題。如何有效的防范和化解風(fēng)險，是商標(biāo)代理實務(wù)中必須直面的重要問題。

根據(jù)商標(biāo)代理業(yè)務(wù)流程和特點，總結(jié)多年的從業(yè)經(jīng)驗，筆者認(rèn)為至少需要做好以下幾個方面的工作：

一、深入剖析商標(biāo)代理業(yè)務(wù)流程，準(zhǔn)確把握各個環(huán)節(jié)風(fēng)險點

以下按照商標(biāo)代理業(yè)務(wù)流程和特點，從三個方面進行闡述：

1、擔(dān)任知識產(chǎn)權(quán)專項顧問環(huán)節(jié)

這個環(huán)節(jié)主要涉及知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略與實施方案制定、知識產(chǎn)權(quán)日常管理，包括合同的審查、知識產(chǎn)權(quán)保護及出具法律意見書等，最后是知識產(chǎn)權(quán)運營，讓知識產(chǎn)權(quán)為企業(yè)創(chuàng)造價值，這是現(xiàn)在很多企業(yè)，尤其是高科技企業(yè)追求的目標(biāo)，因為對這些企業(yè)來說，其無形資產(chǎn)價值高的可能會占到企業(yè)資產(chǎn)的90%左右，通過轉(zhuǎn)讓、許可、設(shè)立合資公司、質(zhì)押融資甚至知識產(chǎn)權(quán)證券化等方式可以為企業(yè)帶來相應(yīng)的價值。

在這些服務(wù)中，知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略與實施方案的制定以及知識產(chǎn)權(quán)運營，對大企業(yè)和快速發(fā)展的企業(yè)顯得尤為重要。對初創(chuàng)企業(yè)來說，商標(biāo)前期的戰(zhàn)略布局非常重要，但是由于創(chuàng)始人經(jīng)驗不足、經(jīng)費限制等各方面的原因，通常如果在創(chuàng)業(yè)初期沒有專業(yè)代理機構(gòu)或者知識產(chǎn)權(quán)律師的協(xié)助，企業(yè)往往難以做出正確的決策和評估。而一旦商標(biāo)注冊布局戰(zhàn)略上出現(xiàn)重大失誤，對企業(yè)未來的發(fā)展會帶來致命打擊或付出沉重的代價。這是需要重點關(guān)注的風(fēng)險點。

2、代理商標(biāo)確權(quán)授權(quán)環(huán)節(jié)

主要涉及：商標(biāo)注冊申請、商標(biāo)異議或答辯、無效宣告、申請駁回、無效宣告復(fù)審等；商標(biāo)續(xù)展、變更、轉(zhuǎn)讓及許可備案等；不服商標(biāo)評審委員會的決定和裁定提起行政訴訟等。這一環(huán)節(jié)的重大風(fēng)險點主要有：

（1）商標(biāo)注冊申請被駁回的風(fēng)險

很多申請人為節(jié)約費用，往往不對商標(biāo)事先查詢，或者無視在先相同或近似商標(biāo)，而直接申請注冊商標(biāo)。這樣的商標(biāo)往往以不得作為商標(biāo)注冊的標(biāo)志、缺乏顯著性特征或者和他人在先商標(biāo)相同/近似而被駁回，或者被第三人異議不予注冊。從提交商標(biāo)注冊申請到收到駁回通知，通常需要9個月甚至更長時間，而這時候該商標(biāo)可能早已投入使用，企業(yè)為此已經(jīng)投入了不少的資金，如這時需要改名，會給企業(yè)帶來不小的損失。

另一方面，有的企業(yè)沒有商標(biāo)意識，往往先使用商標(biāo)，在業(yè)務(wù)發(fā)展起來后再申請注冊商標(biāo)，或者使用和注冊同時進行。后果也往往是自己的業(yè)務(wù)迅速發(fā)展起來了，但商標(biāo)已經(jīng)被他人搶先注冊了，并同時面臨侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)而被提起訴訟的風(fēng)險。

（2）商標(biāo)確權(quán)授權(quán)的時效性風(fēng)險

商標(biāo)確權(quán)授權(quán)環(huán)節(jié)往往歷經(jīng)多個程序，很多環(huán)節(jié)的時效性很強，主要涉及申請商標(biāo)駁回復(fù)審、不予注冊復(fù)審等的時效性，不服商標(biāo)評審委員會決定或裁定提起訴訟及上訴的時效性，商標(biāo)續(xù)展的時效性，對他人商標(biāo)提起異議及補充證據(jù)的時效性等環(huán)節(jié)。一旦稍有疏忽，申請人的上述權(quán)利便永久喪失，無法彌補。

（3）在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓和許可使用環(huán)節(jié)可能發(fā)生的風(fēng)險

在簽訂商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同后，應(yīng)及時去商標(biāo)局辦理商標(biāo)轉(zhuǎn)讓程序。轉(zhuǎn)讓過程中的風(fēng)險比較多，如轉(zhuǎn)讓方同時有多件與轉(zhuǎn)讓商標(biāo)近似的商標(biāo)，轉(zhuǎn)讓過程中，轉(zhuǎn)讓方向商標(biāo)局提出異議，表示不同意轉(zhuǎn)讓等。

在商標(biāo)許可給他人使用時，應(yīng)及時去商標(biāo)局辦理許可備案登記，起到公示作用。

現(xiàn)實情形往往是忽視了商標(biāo)轉(zhuǎn)讓程序和許可備案登記，可能導(dǎo)致后續(xù)的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同糾紛、許可糾紛甚至侵權(quán)糾紛。

（4）在海外申請注冊商標(biāo)時可能發(fā)生的風(fēng)險

有些開拓海外市場的企業(yè)，由于沒能做到『市場未動，商標(biāo)先行』，導(dǎo)致商標(biāo)在國外被搶注，有的是被企業(yè)在國外的經(jīng)銷商搶注，除了搶注和企業(yè)完全相同的商標(biāo)，還包括將企業(yè)商標(biāo)翻譯成當(dāng)?shù)卣Z言文字搶注。

3、發(fā)生在律所和委托人之間的風(fēng)險

在商標(biāo)代理業(yè)務(wù)中，因商標(biāo)注冊申請被駁回、權(quán)利喪失、敗訴及代理費用等問題，引發(fā)律所和委托人之間的各種糾紛。這是律所及其律師在商標(biāo)代理業(yè)務(wù)中，會經(jīng)常遇到的風(fēng)險。

上述各環(huán)節(jié)的風(fēng)險，絕大多數(shù)是因為各種不可控原因?qū)е碌?，也有極少數(shù)是代理過程中的失誤引起的。有專業(yè)機構(gòu)做過統(tǒng)計，最近14年來，我國每年的商標(biāo)申請數(shù)量一直位居全球第一，但能夠申請成功的只有五成左右，且總體呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢。另一方面，由于能作為商標(biāo)注冊的資源本身有限，這么大批量的在先商標(biāo)，導(dǎo)致現(xiàn)在注冊商標(biāo)的難度越來越大。

二、在精準(zhǔn)掌握風(fēng)險點基礎(chǔ)上，努力防范和化解風(fēng)險

在精準(zhǔn)掌握各環(huán)節(jié)的重要風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，主要從以下幾個方面去努力防范并化解風(fēng)險。

1、盡職盡責(zé)，注重細(xì)節(jié)，降低各個環(huán)節(jié)潛在風(fēng)險

（1）做一個貼心的知識產(chǎn)權(quán)專項顧問

需重點幫助企業(yè)做好商標(biāo)注冊戰(zhàn)略布局，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營范圍、中長期發(fā)展規(guī)劃及國內(nèi)海外發(fā)展戰(zhàn)略，合理選擇主商標(biāo)與副商標(biāo)、需保護的商品和服務(wù)、國內(nèi)注冊與海外注冊、重點國家與一般國家、重點保護與防御性保護類別及具體商品和服務(wù)項目。

除此之外，企業(yè)在使用商標(biāo)的過程中，會遇到各種問題，注意幫助企業(yè)做好知識產(chǎn)權(quán)體檢工作，建立好商標(biāo)管理制度、流程，在此基礎(chǔ)上進一步做好知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃，為知識產(chǎn)權(quán)運營打下堅實基礎(chǔ)。

（2）做好商標(biāo)注冊申請前的查詢、鋪墊工作

首先，在商標(biāo)注冊申請前，須告知申請人先進行商標(biāo)查詢，以及不做查詢直接提交申請的嚴(yán)重后果。而且即使申請人最終堅持不做查詢，作為代理人，也必須做查詢。

其次，堅決棄用不得作為商標(biāo)的標(biāo)識，對缺乏顯著特征的商標(biāo)棄用或者重新設(shè)計完善，或者經(jīng)過使用具備顯著性特征。

第三，選擇優(yōu)質(zhì)查詢軟件，運用多種查詢方式，參考指定保護使用的商品和服務(wù)類別及具體商品和服務(wù)項目，仔細(xì)甄別在先申請的商標(biāo)是否同擬申請商標(biāo)相同或者構(gòu)成近似。

第四，根據(jù)查詢結(jié)果，充分提示注冊過程中可能遇到的風(fēng)險。有的申請人認(rèn)為只要提交了申請，就能注冊。代理人如果在查詢階段不能做好這些鋪墊工作，申請被駁回后，會陷入十分被動的局面。

（3）注重關(guān)鍵環(huán)節(jié)的時效性

因商標(biāo)確權(quán)授權(quán)環(huán)節(jié)歷時較長，須建立和完善商標(biāo)注冊時效監(jiān)測機制，加強日常監(jiān)測工作，及時提醒客戶，也包括代理人自身。監(jiān)測事項主要涉及商標(biāo)駁回復(fù)審、不予注冊復(fù)審、異議等截止時間，不服商標(biāo)評審委員會決定或裁定提起訴訟及上訴截止時間，商標(biāo)續(xù)展時間段，提交補充證據(jù)的時間段等。

（4）及時辦理商標(biāo)轉(zhuǎn)讓和許可使用備案

在商標(biāo)轉(zhuǎn)讓時，充分注意轉(zhuǎn)讓過程中的風(fēng)險，從起草代理協(xié)議、文件的公證到提交轉(zhuǎn)讓申請等，必須十分盡職盡責(zé)，從而盡可能規(guī)避這些風(fēng)險。在商標(biāo)被許可使用時，需及時辦理許可備案登記。

（5）熟悉世界各國商標(biāo)法律

作為專業(yè)的代理人，需熟悉馬德里體系、歐盟、美國、澳大利亞等關(guān)于商標(biāo)國際注冊的相關(guān)法律和注冊實踐，熟練掌握商標(biāo)國際注冊的基本流程，有穩(wěn)定可靠和收費合理的國外專業(yè)合作代理機構(gòu)，以及具有豐富涉外經(jīng)驗的專業(yè)代理人才。

2、規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，恪守職業(yè)道德，降低代理風(fēng)險

（1）規(guī)范執(zhí)業(yè)行為和恪守職業(yè)道德

根據(jù)《律師法》及相關(guān)法律法規(guī)、條例對律師的執(zhí)業(yè)要求，律師需規(guī)范自己的執(zhí)業(yè)行為，恪守職業(yè)道德。這是防范和化解商標(biāo)從業(yè)過程中各種潛在風(fēng)險的基石。

所有代理工作應(yīng)通過信函、電子郵件、合同等方式完成，包括但不限于給客戶的報告、風(fēng)險提示、業(yè)務(wù)報價和賬單、委托代理協(xié)議等文件或內(nèi)容，盡量避免使用微信、電話、口頭等方式。在委托代理協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)范雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系、違約責(zé)任及糾紛解決途徑，以防萬一。

（2）客觀分析案情，做好各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險提示。

首先，在從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)時，須將客觀情況如實告知客戶，不能迎合客戶，出具不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的建議。不能因爭取一時的案源，引發(fā)日后的糾紛或潛在風(fēng)險。

其次，在商標(biāo)注冊申請各個環(huán)節(jié)上，做好風(fēng)險提示。主要涉及商標(biāo)查詢盲期、各類型案件審查和訴訟程序中的不確定性。

總之，在商標(biāo)代理實務(wù)中，必然會遇到各種各樣的風(fēng)險，但只要我們做到規(guī)范執(zhí)業(yè)行為、恪守職業(yè)道德和盡職盡責(zé)、做好每一個細(xì)節(jié)，就能夠防范和化解這些潛在的風(fēng)險。

來源：法客帝國

作者：姜向陽北京安理律師事務(wù)所合伙人

編輯：IPRdaily 王夢婷