企業(yè)專利侵權風險評估注意事項（建議收藏）

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作者：秦曉靖  專利工程師

來源：IPRdaily

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)越來越重視技術戰(zhàn)略的制定，而知識產(chǎn)權作為一種無形資產(chǎn)，是企業(yè)最為重要的經(jīng)濟資源，“三流企業(yè)賣力氣，二流企業(yè)賣產(chǎn)品，一流企業(yè)賣技術，超一流企業(yè)賣專利”已經(jīng)成為企業(yè)卓越管理者們的共識。

近年來，國外較為先進的企業(yè)為了保持、占有或加強在中國技術領域的市場份額和競爭優(yōu)勢，在我國申請的專利數(shù)量逐年增加， 而國內(nèi)的企業(yè)雖然在產(chǎn)品生產(chǎn)的鏈條上占據(jù)一定的位置，但是大多企業(yè)并沒有退可守進可攻的自由，國內(nèi)企業(yè)遇到的專利侵權訴訟和美國的337調(diào)查案件很多，并且結果大多處于不利的狀態(tài)。因此越來越多的國內(nèi)企業(yè)意識到知識產(chǎn)權的重要性，探索適合企業(yè)自身發(fā)展的知識產(chǎn)權發(fā)展戰(zhàn)略，并且有針對性的在重視自身技術創(chuàng)新的同時，加強侵權風險的評估與破解、規(guī)避的機制。

例如：2011年~2015年約有770億美元的專利藥到期，隨著大量受到專利壁壘保護的藥品專利到期，高利潤將刺激大量的仿制藥藥廠迅速沖入這解禁的市場，國內(nèi)很多藥企也會匆匆闖入這片市場。但是機遇總是與挑戰(zhàn)并存，收益總是與風險同行，在爭搶開發(fā)仿制藥產(chǎn)品的時候，你為專利可能帶來的風險做好了準備么?下面簡要介紹專利侵權風險評估的各個階段企業(yè)所需要注意的事項。

專利侵權風險評估從廣義上講，是企業(yè)在進入某個特定技術領域之前，對目前此技術領域內(nèi)的專利申請情況，了解目前專利申請技術密集程度及核心專利的持有者，產(chǎn)品對專利技術的依賴程度等進行評估，大致評估進入此行業(yè)的專利侵權風險。

從狹義上講，專利侵權風險評估是針對特定的產(chǎn)品，在具體的產(chǎn)品在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售過程中，根據(jù)企業(yè)需要有針對性的對相關專利進行調(diào)研，鎖定可能關聯(lián)的專利，并評價自有產(chǎn)品的專利侵權風險評估。

（1）產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)過程

在企業(yè)進行研發(fā)、生產(chǎn)一個新產(chǎn)品時，在調(diào)研技術研發(fā)的研究現(xiàn)狀時，也要對該技術領域內(nèi)的專利信息進行調(diào)研，分析該技術領域內(nèi)的專利申請情況、專利申請創(chuàng)新點、主要專利的持有者進行調(diào)研，找出和企業(yè)自由研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品關聯(lián)度較大的專利，評估企業(yè)自有研發(fā)、生產(chǎn)的產(chǎn)品侵犯他人專利權的可能性，避免盲目的研發(fā)生產(chǎn)。

（2）產(chǎn)品上市推廣前

隨著世界經(jīng)濟一體化的進程，每個國家在對外開放的同時也保護本土企業(yè)的利益，各個國家的專利法也成為本土的企業(yè)對抗外來企業(yè)的利器，因此，企業(yè)在自有產(chǎn)品上市之前，需要在產(chǎn)品上市的區(qū)域，調(diào)研當?shù)卮祟惍a(chǎn)品的專利申請情況，評估企業(yè)自有產(chǎn)品侵犯當?shù)貙＠麢嗳说膶＠麢嗟娘L險，避免銷售侵權產(chǎn)品，招惹侵權官司和對公司造成的經(jīng)濟損失。

（3）企業(yè)采購前

一般來說，大部分企業(yè)需要采購產(chǎn)品的部分零部件，而在采購零部件的同時，需要對采購的零部件進行調(diào)研，生產(chǎn)此零件的企業(yè)是否針對此零件有相應的專利進行保護，如沒有專利保護，調(diào)研此零件技術領域內(nèi)的專利申請情況，評估此零件侵犯他人專利權的可能性，避免因采購侵犯他人專利權的零件而給公司帶來侵犯他人專利權的間接侵權責任。

前面對侵權風險的概念，侵權風險評估的時機進行了簡要介紹，那么侵權風險評估真正要評估的要素是什么呢，接下來進行簡要的介紹，通常情況下侵權風險評估的要素有如下幾個方面，下面對這些要素進行一一的簡要陳述：

（1）理論上侵權風險的評估

一般情況下，針對產(chǎn)品的侵權風險評估，首先對此產(chǎn)品技術領域內(nèi)的專利情況進行調(diào)研，找出和企業(yè)自有產(chǎn)品的技術創(chuàng)新點關聯(lián)度較大的專利，將企業(yè)自有的產(chǎn)品和對比專利中獨立權利要求中所描述的技術特征進行對比，并判斷企業(yè)產(chǎn)品的侵犯此件專利的可能性，在判斷產(chǎn)品侵權時，應該注意如下問題：

1）明確找到的對比專利的法律狀態(tài)，如果此件專利是有效的專利，則需要進一步判斷此件專利的穩(wěn)定性，若專利存在不應當授予專利權的瑕疵，則次專利權將失去認定的基礎。如果此件專利是失效專利，則需要對此件專利進行進一步的判斷失效的原因，查找此件專利是否享有其他專利的優(yōu)先權，是否有同族專利的申請等情況，需要全面對此失效專利進行調(diào)研，增加侵權風險評估的準確性。此處值得注意的是失效的專利并不等于使用此件專利的技術不會有侵權風險，例如此件專利僅僅是某一技術的發(fā)展階段，或者在原有專利的基礎上增加一些新的技術特征， 即所謂的“專利簇”或“從屬專利”，此件專利的實施往往依賴于原有專利的實施，這種情況下，此件專利權的失效，并不等于該技術的實施不會受到其他仍處于有效期內(nèi)的專利權的制約，一旦實施了這類失效專利，就必然侵犯在先專利(還在保護期內(nèi))的專利權。

2）不同的國家、地區(qū)對侵權的判定標準不一，因此在進行侵權判定時，應根據(jù)產(chǎn)品所上市的國家地區(qū)的法律所規(guī)定的侵權方法的判定方法，同一產(chǎn)品在不同的國家地區(qū)所遇到的侵權糾紛得到不一樣的結論也是很正常的。3）是否存在間接侵權的可能性，間接侵權是指企業(yè)的產(chǎn)品自有創(chuàng)新技術并沒有侵犯他人專利，而是產(chǎn)品中所使用的零件侵犯了他人的專利權而間接侵犯了他人專利權的行為，因供應關系而發(fā)生的侵權案件并不少見，因此，在采購零部件時，充分調(diào)研零部件的產(chǎn)品合法性。

（2）敗訴的可能性分析

經(jīng)過理論分析，如果認為存在侵權的情況，應考慮若專利權人發(fā)動訴訟，作為被告敗訴的可能性有多大，很多侵權訴訟并非以被告的敗訴為結局，在評估敗訴的可能性時，除了注意前面所述的理論上的侵權可能性的判定，還要充分考慮專利權人搜集證據(jù)的可能性和手段、自己是否持有對方正在實施的專利技術，或者自己的技術更能適應市場需求，爭求和對方達成交叉許可的可能性等。

（3）敗訴的影響力分析

不同的國家地區(qū)所適用的法律不同，因此企業(yè)若侵權敗訴，敗訴的結果也有所不同，大多侵權敗訴的結果包括停止侵權、銷毀設備、停止侵權產(chǎn)品的銷售、賠償損失等，企業(yè)的商業(yè)信譽受到一定的影響，情況嚴重的有可能會退出產(chǎn)品市場。 但是也有部分企業(yè)通過專利侵權案件提升了企業(yè)的知名度，屬于商業(yè)運作范疇。

（4）備援方案的選擇空間

在專利侵權風險評估時，不僅要考慮產(chǎn)品和涉案專利是否理論上存在侵權風險、敗訴的可能性、敗訴的影響力，還應該考慮企業(yè)是否有備選技術進行對涉案專利的應對，主要考慮一下幾個方面1）企業(yè)有無已經(jīng)申請的專利和涉案專利的專利權人的其他技術相似，2）企業(yè)有無已經(jīng)或者將要申請的專利是對比專利所描述的技術更加優(yōu)選的技術，得到的產(chǎn)品性能更能適應市場的需求，3）企業(yè)是否擁有已經(jīng)申請或將要申請的技術是對比專利的下游應用技術，是否可達成交叉許可的合作模式，4）企業(yè)是否可以找到替代技術，來避開對比專利所描述的技術。

（5）授權的必要性分析

前面所述的在考慮企業(yè)備選方案的選擇空間時，要考慮企業(yè)是否有已經(jīng)申請或將要申請的專利可對對比專利造成一定影響時，更要考慮已有授權的專利穩(wěn)定性和在審專利、將要申請的專利可授權的可能性，若已有的授權專利穩(wěn)定性較差，很容易被他人無效掉，對企業(yè)來說將失去談判籌碼，不僅自己的產(chǎn)品被訴侵權敗訴，而且企業(yè)已有的專利還被他人無效，向公共開放了企業(yè)的技術。

（四）小結

上述簡要介紹了法律侵權風險評估索要注意的事項，在實際應用中，受限于信息獲得的不完全性、各項定性分析累加一起后的不確定性，做到準確的評估專利侵權的風險是很困難的，但是考慮到上述要素，可以更加趨于合理有效的規(guī)避專利侵權風險。

來源：IPRdaily

作者：秦曉靖  天津市企興知識產(chǎn)權管理咨詢有限公司

編輯；IPRdaily王夢婷