專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（九）——新穎性問題的答復(fù)（一）

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“本次就無效宣告程序中專利權(quán)人對新穎性問題的答復(fù)中的幾個(gè)特殊問題（抵觸申請、單獨(dú)對比原則、慣用手段的直接置換）做了若干討論，并給出了一些示例案例作為參考?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：袁玥 中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

在本系列的前面篇章中，已經(jīng)討論了形式問題的答復(fù)策略。從本文開始將開始討論新穎性和創(chuàng)造性的答復(fù)策略。此外，由于本系列的第（二）、（三）篇《證據(jù)“三性”的質(zhì)證》、《證據(jù)證明力的質(zhì)證》中已經(jīng)討論了質(zhì)證環(huán)節(jié)的應(yīng)對，并且在上兩篇中討論了權(quán)利要求解釋的原則和具體方法。因此從本篇開始，假設(shè)無效請求人所使用的證據(jù)已經(jīng)通過了“三性”和證明力的質(zhì)證，并且權(quán)利要求已經(jīng)有了確定性的解釋，在此基礎(chǔ)上再討論新穎性和創(chuàng)造性的答復(fù)策略。

一、概述

《專利法》第二十二條第二款規(guī)定：“新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中?！?br/>
在本系列第（五）篇《答復(fù)策略的制定》中，曾經(jīng)提及，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明在所有最終成立的無效理由中，新穎性和創(chuàng)造性占到了90%以上。然而，如果將新穎性和創(chuàng)造性二者進(jìn)行對比，又會(huì)發(fā)現(xiàn)以創(chuàng)造性為無效理由的情況比新穎性高了10倍以上。因此，真正以新穎性理由被無效的專利其實(shí)并不很多。

雖然新穎性中會(huì)涉及一些復(fù)雜的理論問題，但是本系列僅致力于討論實(shí)踐環(huán)節(jié)中的操作。大多數(shù)時(shí)候，對專利權(quán)人來說，新穎性的答復(fù)相比于創(chuàng)造性的答復(fù)而言相對簡單許多，基本就是在權(quán)利要求中找到未在對比文件中公開的技術(shù)特征，不需要考慮結(jié)合啟示等等復(fù)雜的問題。

鑒于此，本系列不會(huì)系統(tǒng)性地討論新穎性答復(fù)策略，而是僅針對以下幾個(gè)值得關(guān)注的點(diǎn)展開討論：抵觸申請、單獨(dú)對比原則、慣用手段的直接置換、化合物的新穎性推定規(guī)則、寬限期。由于篇幅限制，本文首先討論抵觸申請、單獨(dú)對比原則、慣用手段的直接置換三個(gè)重點(diǎn)問題，而化合物的新穎性推定規(guī)則和寬限期的問題留到下一次討論。

二、抵觸申請

1、什么是抵觸申請

《專利審查指南》第二部分第三章第2.2節(jié)定義了“抵觸申請”：“根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，在發(fā)明或者實(shí)用新型新穎性的判斷中，由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾埲找院?（含申請日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件損害該申請日提出的專利申請的新穎性。為描述簡便，在判斷新穎性時(shí)，將這種損害新穎性的專利申請，稱為抵觸申請?！?br/>

抵觸申請不是現(xiàn)有技術(shù)，但是卻能夠破壞新穎性，這是由我國專利的先申請制度決定的。目前的專利法第二十二條關(guān)于新穎性的定義是在專利法第三次修改之后確定下來的，采用的是絕對新穎性標(biāo)準(zhǔn)。

2、抵觸申請規(guī)定的變遷

應(yīng)注意的是，根據(jù)專利法第三次修改的過渡辦法，專利申請日在2009年10月1日以后（含）的專利才適用該絕對新穎性標(biāo)準(zhǔn)。而申請日在2009年10月1日之前的專利，適用的是2001年專利法第二十二條第二款中規(guī)定的相對新穎性標(biāo)準(zhǔn)，即：“新穎性，是指在申請日以前沒有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過、在國內(nèi)公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型由他人向國務(wù)院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中?！本唧w來說，對于申請日在2009年10月1日之前的專利，能夠破壞其新穎性的證據(jù)，對于出版物公開發(fā)表以外的公開形式，僅限定為國內(nèi)；并且由申請人自己提出的“申請?jiān)谇肮_在后”的申請不算在能夠破壞新穎性的抵觸申請范圍內(nèi)。

因此如果專利權(quán)人所持專利的申請日在2009年10月1日之前，應(yīng)檢查一下無效請求人針對新穎性問題所使用的證據(jù)是否適格，國外的使用公開證據(jù)不能用于評價(jià)新穎性、相同申請人的在先申請?jiān)诤蠊_專利不構(gòu)成抵觸申請也不能用于評價(jià)新穎性。

值得注意的是，對于2001年專利法的新穎性規(guī)定中的“他人”，是指該抵觸申請的申請日時(shí)候的申請人，不考慮后來的變更，這是沒有漏洞可鉆的。有一個(gè)有意思的案例：

【案例一——(2012)高行終字第674號(hào)】

無效行政程序中，無效請求人提交了一份專利申請證據(jù)作為抵觸申請，用于評價(jià)涉案專利的新穎性，專利權(quán)人隨后向該抵觸申請的專利權(quán)人購買了該專利，并將專利權(quán)人變更為自身，然后主張?jiān)撟C據(jù)不是抵觸申請了。專利復(fù)審委員會(huì)、一審法院和二審法院均不支持該主張，其中二審認(rèn)為：“如果不將《專利法》第二十二條第二款規(guī)定中提出抵觸申請的‘他人’限定在其申請日，則可能造成法律有關(guān)抵觸申請的規(guī)定形同虛設(shè)，并導(dǎo)致大量的重復(fù)授權(quán)。”

此外，涉案專利的優(yōu)先權(quán)是否成立、作為對比文件的專利/專利申請的優(yōu)先權(quán)是否成立，都可能會(huì)影響抵觸申請的時(shí)間節(jié)點(diǎn)能否成立。在本系列第（九）篇《優(yōu)先權(quán)的核實(shí)》中曾經(jīng)具體講述了抵觸申請的優(yōu)先權(quán)核實(shí)的問題，在此不再贅述。

三、單獨(dú)對比原則

《專利審查指南》第二部分第三章第3.1節(jié)規(guī)定：“判斷新穎性時(shí)，應(yīng)當(dāng)將發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請的各項(xiàng)權(quán)利要求分別與每一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)或申請?jiān)谙裙蓟蚬嬖诤蟮陌l(fā)明或?qū)嵱眯滦偷南嚓P(guān)技術(shù)內(nèi)容單獨(dú)地進(jìn)行比較，不得將其與幾項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)或者申請?jiān)谙裙蓟蚬嬖诤蟮陌l(fā)明或者實(shí)用新型內(nèi)容的組合、或者與一份對比文件中的多項(xiàng)技術(shù)方案的組合進(jìn)行對比。即，判斷發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請的新穎性適用單獨(dú)對比的原則?！?br/>

由此可見，新穎性判斷與創(chuàng)造性判斷不同，新穎性判斷應(yīng)采用單獨(dú)對比原則?！皢为?dú)”指的是一項(xiàng)技術(shù)方案，而不是指一篇對比文件。一篇對比文件經(jīng)常記載多個(gè)技術(shù)方案，例如每個(gè)實(shí)施例記載一項(xiàng)技術(shù)方案。無論在實(shí)質(zhì)審查程序還是無效程序中，這些技術(shù)方案之間都是不能互相結(jié)合來評價(jià)涉案專利的新穎性的。這個(gè)原則是清楚的，但是實(shí)踐中的情況往往十分復(fù)雜，經(jīng)常遇到一篇對比文件中記載的各個(gè)技術(shù)方案之間的劃分不是很清晰的情況，例如，不是所有專利申請都會(huì)明確地撰寫成“第一實(shí)施例如何如何”、“第二實(shí)施例如何如何”的格式，那么這種情況下，專利權(quán)人需要仔細(xì)分析對比文件中的技術(shù)內(nèi)容，判斷無效請求人所引用的各處記載是否同屬于一個(gè)技術(shù)方案。

【案例二——第562640號(hào)無效審查決定】

該案中，權(quán)利要求1要求保護(hù)一種夾層玻璃用中間膜，其中技術(shù)特征包括第1層、第2層、第3層膜的成分、厚度等等。對比文件同樣記載了一種夾層玻璃用中間膜，但是其中對于膜的記載散布于說明書各個(gè)段落中，例如，第[0016]段記載了膜的第一層和第二層，第[0027]段記載了第三層，各個(gè)層的厚度、成分等也是分散記載在各個(gè)不連續(xù)的段落中。專利權(quán)人認(rèn)為該對比文件未作為一個(gè)整體技術(shù)方案公開權(quán)利要求1，違反單獨(dú)對比原則。但是合議組認(rèn)為，雖然對比文件1沒有集中記載技術(shù)方案的技術(shù)手段，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員對其整體解讀后可以直接、毫無疑義地確定這些段落彼此之間存在屬于同一技術(shù)方案的內(nèi)在邏輯關(guān)系，故將記載于證據(jù)不同部分、不同段落的符合上述條件的技術(shù)內(nèi)容共同構(gòu)成的技術(shù)方案作為新穎性判斷的比對對象，不違反單獨(dú)對比原則。

【案例三——最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭《裁判要旨摘要（2021）》第3項(xiàng)：（2021）最高法知行終83號(hào)】

與案例二類似，該案中，無效決定引用對比文件說明書中散在的5個(gè)不同段落中的內(nèi)容評價(jià)涉案專利的新穎性，專利權(quán)人認(rèn)為該做法違反單獨(dú)對比原則。對此，一審和二審行政訴訟中，法院均維持了無效決定，其中，最高院指出：如果本領(lǐng)域技術(shù)人員對一份現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)作整體性解讀后可以直接地、毫無疑義地確定，記載于該文獻(xiàn)不同部分的技術(shù)內(nèi)容之間存在屬于同一技術(shù)方案的邏輯關(guān)系，將該不同部分的技術(shù)內(nèi)容共同構(gòu)成的技術(shù)方案作為新穎性判斷的比對對象，不違反單獨(dú)比對原則。

【案例四——最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2021）摘要：（2021）最高法民申5727號(hào)】

該案雖然是一個(gè)民事案件，但是其中關(guān)于如何認(rèn)定不同內(nèi)容屬于一項(xiàng)技術(shù)方案的裁判也有借鑒意義。其中，最高院指出：現(xiàn)有技術(shù)抗辯應(yīng)適用單獨(dú)對比原則，記載在同一對比文獻(xiàn)不同部分的內(nèi)容，如果其在文意上互為解釋，在技術(shù)上彼此關(guān)聯(lián)，相互支持，共同解決一個(gè)技術(shù)問題，則這些內(nèi)容應(yīng)當(dāng)作為一個(gè)整體，共同構(gòu)成一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)方案。

由以上三個(gè)案例可知，對于記載在同一對比文件中不同部分的散在內(nèi)容，如果符合相同技術(shù)方案的邏輯，則可以認(rèn)定為構(gòu)成一項(xiàng)技術(shù)方案。反之可知，如果這些散在的內(nèi)容彼此不能互相關(guān)聯(lián)、支持，不屬于相同技術(shù)方案的邏輯，則不能認(rèn)為它們構(gòu)成一項(xiàng)技術(shù)方案。如果無效請求人此時(shí)引用這些散在內(nèi)容評價(jià)涉案專利的新穎性，則違反了單獨(dú)對比原則，專利權(quán)人在答復(fù)時(shí)一定要清晰地指出這一點(diǎn)。

在無效程序中遇到的大多數(shù)違反單獨(dú)對比原則的情況都是上述這種情況，即，無效請求人將同一篇對比文件中的不同技術(shù)方案中的內(nèi)容組合起來用于評價(jià)新穎性。但是偶爾，也會(huì)遇到另一種反向的情況，即無效請求人使用不同對比文件中的內(nèi)容，認(rèn)為他們描述的是同一項(xiàng)技術(shù)方案，以下的案例就是這種情況：

【案例五——最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨（2019）摘要第15項(xiàng)：(2019)最高法知行終53號(hào)】

該案中，無效請求人提交了兩份不同的對比文件，認(rèn)為這兩份不同對比文件介紹了同一個(gè)產(chǎn)品，從而將這兩份不同對比文件中介紹該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的內(nèi)容組合起來，認(rèn)為是同一個(gè)技術(shù)方案，并將其用于評價(jià)涉案專利的新穎性。無效決定支持了無效請求人的主張。然而最高院判決書中持不同觀點(diǎn)，認(rèn)為：“在新穎性評價(jià)的語境下，即使是有證據(jù)顯示，兩篇對比文件各自記載的技術(shù)方案指向同一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)，也不能據(jù)此當(dāng)然將這兩篇對比文件結(jié)合起來評價(jià)權(quán)利要求的新穎性。原因在于，每一篇對比文件所承載的技術(shù)方案都是獨(dú)立的，如果以兩篇對比文件各自記載的技術(shù)方案指向同一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)為由，將上述兩篇對比文件結(jié)合起來評價(jià)權(quán)利要求的新穎性，實(shí)際上已經(jīng)變更了對比對象。該比對對象已經(jīng)不是任何一篇對比文件本身所記載的技術(shù)方案，而是被轉(zhuǎn)換為兩篇對比文件結(jié)合起來的另一項(xiàng)技術(shù)方案。這種做法一方面將會(huì)導(dǎo)致新穎性評價(jià)與創(chuàng)造性評價(jià)之間的界限模糊，另一方面也會(huì)致使新穎性評價(jià)中的比對對象發(fā)生錯(cuò)誤，即實(shí)際比對的對象是任何一篇對比文件中都未曾記載的、存在于評價(jià)者觀念中的現(xiàn)有技術(shù)，新穎性評價(jià)將喪失客觀性。”最終撤銷了該無效決定。

以上案例中的焦點(diǎn)均是作為對比文件的一端，即該對比文件能否被認(rèn)為公開了一項(xiàng)技術(shù)方案。單獨(dú)對比原則的另一端是權(quán)利要求。經(jīng)常會(huì)見到一項(xiàng)權(quán)利要求記載了多項(xiàng)并列技術(shù)方案的情形。在單獨(dú)對比原則中，權(quán)利要求中的每一項(xiàng)技術(shù)方案應(yīng)該分別地與對比文件中的一項(xiàng)技術(shù)方案進(jìn)行單獨(dú)對比。這個(gè)原則在理論上是清晰的，但是實(shí)踐中會(huì)出現(xiàn)無法清楚正確劃分權(quán)利要求中的技術(shù)方案的情況，不僅請求人和專利權(quán)人各執(zhí)一詞，有時(shí)甚至合議組也會(huì)在這方面出現(xiàn)困難。這是因?yàn)闄?quán)利要求的撰寫常常不會(huì)明確地列出方案一、方案二……，有時(shí)甚至不會(huì)使用“或”、“或者”這樣的詞語，反之有時(shí)即使使用“或”、“或者”，實(shí)際上表達(dá)的也不是并列技術(shù)方案的含義，這時(shí)，需要從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度去理解權(quán)利要求，才能正確劃分技術(shù)方案。例如，在（2020）最高法知行終87號(hào)案中，一審和二審法院在劃分權(quán)利要求中的技術(shù)方案方面，與無效程序中合議組的看法不同，無效程序中合議組認(rèn)為權(quán)利要求應(yīng)理解為一個(gè)技術(shù)方案而將其無效；但是法院認(rèn)為權(quán)利要求應(yīng)理解為兩個(gè)并列技術(shù)方案，并最終維持了其中一個(gè)技術(shù)方案的有效。劃分技術(shù)方案并不是新穎性問題所特有的，在判斷創(chuàng)造性、甚至各個(gè)形式條款時(shí)同樣面臨這樣的問題，因此我們不在本篇中過多闡述。作為專利權(quán)人，大多數(shù)時(shí)候，如果能夠說服合議組將權(quán)利要求詳細(xì)地劃分為多個(gè)并列技術(shù)方案，往往是更有利的，在對比文件不利于維持全部權(quán)利要求的情況下，還有希望保住一部分專利權(quán)。因此，專利權(quán)人不要忽視這方面的問題，建議仔細(xì)分析一下權(quán)利要求，看是否有希望將一些并列技術(shù)方案劃分出來并維持住。

總之，如前面所述，新穎性判斷應(yīng)采用單獨(dú)對比原則，“單獨(dú)”指的是一項(xiàng)技術(shù)方案，而不是指一篇對比文件，同時(shí)即使是一項(xiàng)技術(shù)方案，也不能靠拼湊兩篇對比文件來證明。既不能將一篇對比文件中的多個(gè)實(shí)施例或技術(shù)方案組合，也不能將多篇對比文件中指向同一產(chǎn)品的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行組合，這些都不符合“一項(xiàng)技術(shù)方案”的含義。

專利權(quán)人在答復(fù)時(shí)，如果經(jīng)過上述分析認(rèn)為無效請求在新穎性問題上有不符合單獨(dú)對比原則的情況，應(yīng)及時(shí)指出。

四、慣用手段的直接置換

1、“慣用手段的直接置換”的相關(guān)規(guī)定

大家通常知曉，對比文件中公開了涉案專利的下位概念時(shí)，能夠破壞涉案專利的新穎性，但是如果對比文件中僅公開了涉案專利上位概念時(shí)，則不能破壞涉案專利的新穎性，即，下位概念是有新穎性的。還有一種情況，就是對比文件中公開了涉案專利的“同位概念”，是否能夠破壞涉案專利的新穎性？這就涉及新穎性評價(jià)中的另一規(guī)則——“慣用手段的直接置換”。

什么是“慣用手段的直接置換”，它和創(chuàng)造性評價(jià)時(shí)的結(jié)合公知常識(shí)又有什么區(qū)別？

《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.3節(jié)規(guī)定：“如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對比文件的區(qū)別僅僅是所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。例如，對比文件公開了采用螺釘固定的裝置，而要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型僅將該裝置的螺釘固定方式改換為螺栓固定方式，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。”

也即，一般來說，一篇對比文件要破壞一項(xiàng)權(quán)利要求的新穎性，要求該對比文件公開了該項(xiàng)權(quán)利要求中的每一個(gè)特征。但凡事有例外，“慣用手段的直接置換”則是這個(gè)例外：即使對比文件公開的某個(gè)特征和權(quán)利要求中的相應(yīng)特征有所區(qū)別，如果這個(gè)特征能夠被所屬領(lǐng)域的慣用手段直接置換掉，也是可以破壞該權(quán)利要求的新穎性的。

2、“慣用手段的直接置換”的適用標(biāo)準(zhǔn)

“慣用手段的直接置換”一詞其實(shí)已經(jīng)精準(zhǔn)概括了這種新穎性評價(jià)方式的三方面要求：

第一方面，“慣用手段”，即，用于置換與權(quán)利要求有所區(qū)別的特征的技術(shù)手段必須是所屬技術(shù)領(lǐng)域的“慣用手段”。至于某技術(shù)手段是否為“慣用手段”，應(yīng)從所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的角度出發(fā)來判斷，可參考《專利審查指南》中有關(guān)“公知常識(shí)”的規(guī)定，“慣用手段”是“公知常識(shí)”的一種。如果不是慣用手段，即使能夠“直接置換”也不屬于新穎性問題，而需要在創(chuàng)造性方面進(jìn)行考量。例如，《專利審查指南》第二部分第四章第4.6.2節(jié)規(guī)定：“如果發(fā)明是相同功能的已知手段的等效替代，或者是為解決同一技術(shù)問題，用已知最新研制出的具有相同功能的材料替代公知產(chǎn)品中的相應(yīng)材料，或者是用某一公知材料替代公知產(chǎn)品中的某材料，而這種公知材料的類似應(yīng)用是已知的，且沒有產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該發(fā)明不具備創(chuàng)造性?！笨梢姡瑑H僅是已知手段，而不是慣用手段，即使能等效替代/直接置換，也屬于創(chuàng)造性而不是新穎性的考察范疇；

第二方面，“直接”，即，置換的方式應(yīng)是直接的，對象特征被置換后基本無需對其它特征或者對象特征與其它特征的關(guān)系進(jìn)行修改，即可適配工作。替換過程應(yīng)該無需所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員付出任何創(chuàng)造性勞動(dòng)，否則該置換不是“直接”的；

【案例六——(2019)京行終513號(hào)（最高人民法院發(fā)布的2020年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)五十件典型案件）】

該案中，涉案專利的權(quán)利要求4在無效程序中被認(rèn)定為不具備新穎性，并且行政訴訟的一審法院維持了該無效決定，但是二審階段，法院推翻了一審判決，認(rèn)為該權(quán)利要求具備新穎性，其中關(guān)鍵在于改判“慣用手段的直接置換”不成立。

具體來說，二審法院認(rèn)為：“新穎性的判斷過程中，要求慣用手段的替換為‘直接的’，即不但要求相關(guān)的技術(shù)手段可以替換，同時(shí)要求將涉案申請或?qū)＠脤Ρ任募械牟煌夹g(shù)手段替換后，不會(huì)影響該技術(shù)手段與其他技術(shù)特征之間的配合等關(guān)系。對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，即便相關(guān)技術(shù)手段的替換是容易想到的，但若相關(guān)技術(shù)手段替換后，同時(shí)要求與該技術(shù)手段配合的其他技術(shù)特征需要作出適應(yīng)性調(diào)整，此時(shí)雖然涉案申請或?qū)＠赡懿痪邆鋭?chuàng)造性，但不宜認(rèn)定其不具備新穎性。本案中，如前所述，各方對于本專利權(quán)利要求4的附加技術(shù)特征為“在物理下行鏈路控制信道PDCCH上傳送包含所述RAPID的所述消息”，而證據(jù)1公開的是通過切換消息的方式傳送消息。而本領(lǐng)域技術(shù)人員公知，證據(jù)1公開的是通過切換消息的方式傳送消息，系通過數(shù)據(jù)信道傳送相應(yīng)的消息。同時(shí)，通過數(shù)據(jù)信道傳送消息與通過控制信道傳送消息，涉及不同解調(diào)制及解壓縮等，對其他與之匹配的技術(shù)特征提出了新的要求。故本案中，在對比文件1的基礎(chǔ)上，不宜認(rèn)定本專利權(quán)利要求4限定的附加技術(shù)特征屬于‘慣用手段的直接置換’”。

【案例七——第188663號(hào)復(fù)審決定】

該案涉及一種升降裝置的安全制動(dòng)器，其中權(quán)利要求1中記載了兩個(gè)傳感器，而對比文件1中的傳感器為三個(gè)。對于是否能夠認(rèn)為將“三個(gè)傳感器”替代為“兩個(gè)傳感器”屬于慣用技術(shù)手段的直接置換，復(fù)審決定認(rèn)為：兩個(gè)傳感器與三個(gè)傳感器的功能作用并非完全相同；而且如果將“三個(gè)傳感器”替換為“兩個(gè)傳感器”，信號(hào)輸入輸出以及元器件間的連接關(guān)系需要進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整，控制器的判斷過程以及傳感器間的相互監(jiān)控、可信度校驗(yàn)、故障識(shí)別等過程中的數(shù)據(jù)處理過程必然會(huì)發(fā)生較大的改變，這已經(jīng)超出了所屬技術(shù)領(lǐng)域公知的慣用技術(shù)手段的適應(yīng)性調(diào)整范疇，即，這種替換無法經(jīng)過適應(yīng)性的調(diào)整即實(shí)現(xiàn)“無縫對接”“即插即用”，需要對整個(gè)技術(shù)方案作出改變。因此，將對比文件1中的“三個(gè)傳感器”替換為“兩個(gè)傳感器”并不屬于慣用手段的直接置換。

相比于案例五，案例六中專利的技術(shù)方案更加簡單易懂，從中我們更容易感受到慣用手段的直接置換時(shí)對于被置換部分與其它部分的適配的要求。案例六還給出了“無縫對接”“即插即用”的這樣一種標(biāo)準(zhǔn)。這顯然是一種較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，由此，對于行政審查程序中行政機(jī)構(gòu)對待“慣用手段的直接置換”的態(tài)度可見一斑。

第三方面，“置換”，即，涉案專利的技術(shù)方案中必須有置換基礎(chǔ)，存在可以被置換的對象特征，且相置換的技術(shù)手段在各自技術(shù)方案中的功能和作用應(yīng)相同。如果沒有置換的基礎(chǔ)，就變成了創(chuàng)造性問題中的“結(jié)合”，違反了新穎性單獨(dú)對比的原則。

【案例八——(2020)最高法知行終67號(hào)】

該案中，涉案專利技術(shù)方案要保護(hù)的水膜噴射機(jī)是“無壓進(jìn)水”，即將缸體放入水中，利用連通器原理通過水壓實(shí)現(xiàn)進(jìn)水。而對比文件1采用水泵增壓進(jìn)水的技術(shù)手段。二審法院認(rèn)為，是否采用水泵增壓會(huì)導(dǎo)致在進(jìn)水效率、電力節(jié)省等技術(shù)效果上的不同，從而導(dǎo)致兩者的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上存在區(qū)別，因此，不屬于慣用手段的直接置換。

在案例七中，是將對比文件1中的水泵改為沒有水泵，不屬于慣用手段的直接置換，設(shè)想一下如果反過來，對比文件1是無水泵的技術(shù)方案，涉案專利是加入水泵，其實(shí)結(jié)果也會(huì)是一樣，因?yàn)橐尤氲摹八谩睂⑷鄙僦脫Q的基礎(chǔ)。應(yīng)注意的是，這里所述的置換基礎(chǔ)也不應(yīng)被機(jī)械地理解為技術(shù)特征數(shù)量的一一對應(yīng)，而是要考慮功能作用和整體構(gòu)思上的對應(yīng)關(guān)系。

綜上所述，新穎性無效理由中的“慣用手段的直接置換”的適用標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)是比較嚴(yán)格的。因此，在遇到無效請求人使用新穎性理由進(jìn)行無效，并且同時(shí)主張“慣用手段的直接置換”時(shí)，專利權(quán)人可以從以上幾個(gè)方面一一甄別，仔細(xì)判斷，只要有一個(gè)方面不滿足要求，就不能適用。在提交答復(fù)意見的時(shí)候指出不滿足的方面，可以幫助合議組更順利地審理。

五、結(jié)語

本次就無效宣告程序中專利權(quán)人對新穎性問題的答復(fù)中的幾個(gè)特殊問題（抵觸申請、單獨(dú)對比原則、慣用手段的直接置換）做了若干討論，并給出了一些示例案例作為參考。在下一篇中，將繼續(xù)討論化合物的新穎性推定規(guī)則和寬限期的問題。

袁玥作者專欄

1、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（一）——權(quán)利要求的修改

2、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（二）——證據(jù)“三性”的質(zhì)證

3、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（三）——證據(jù)證明力的質(zhì)證

4、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（四）——譯文異議

5、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（五）——答復(fù)策略的制定

6、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（六）——形式問題的答復(fù)（一）

7、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（六）——形式問題的答復(fù)（二）

8、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（六）——形式問題的答復(fù)（三）

9、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（六）——形式問題的答復(fù)（四）

10、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（七）——優(yōu)先權(quán)的核實(shí)

11、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（八）——權(quán)利要求的解釋問題（一）

12、專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（八）——權(quán)利要求的解釋問題（二）

13、凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝——從“主播跳槽”的多案裁判看《反不正當(dāng)競爭法》一般性條款的裁判規(guī)則演進(jìn)

14、凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝（二）——《反不正當(dāng)競爭法》一般性條款下對“員工跳槽”的裁判規(guī)則

（原標(biāo)題：專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（十三）——新穎性問題的答復(fù)（上)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥 中國貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（九）——新穎性問題的答復(fù)（一）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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