淺談專利審查意見(jiàn)中有關(guān)非專利文獻(xiàn)公開(kāi)日期的異議

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“本文結(jié)合實(shí)務(wù)案例，從申請(qǐng)人的視角對(duì)會(huì)議論文、學(xué)位論文等非專利文獻(xiàn)類對(duì)比文件的‘公開(kāi)日期’的核實(shí)和異議策略進(jìn)行探討?！?/strong>

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作者：胡凌云 長(zhǎng)沙正奇專利事務(wù)所有限責(zé)任公司

凡鳳 長(zhǎng)沙正奇專利事務(wù)所有限責(zé)任公司

王娟 長(zhǎng)沙正奇專利事務(wù)所有限責(zé)任公司

摘要：發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查意見(jiàn)中出現(xiàn)非專利文獻(xiàn)類對(duì)比文件的頻次日趨增多，而非專利文獻(xiàn)通常會(huì)存在電子出版和紙質(zhì)出版等多種出版方式，導(dǎo)致其“公開(kāi)日期”的認(rèn)定難免出現(xiàn)爭(zhēng)議。為此，該文章結(jié)合實(shí)務(wù)案例，從申請(qǐng)人的視角對(duì)會(huì)議論文、學(xué)位論文等非專利文獻(xiàn)類對(duì)比文件的“公開(kāi)日期”的核實(shí)和異議策略進(jìn)行了探討，以期幫助申請(qǐng)人更好地應(yīng)對(duì)援引了這類對(duì)比文件的審查意見(jiàn)的答復(fù)。

關(guān)鍵詞：發(fā)明專利申請(qǐng)；非專利文獻(xiàn)；對(duì)比文件；公開(kāi)日期

引言

在發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，審查員常會(huì)引用非專利文獻(xiàn)作為對(duì)比文件來(lái)評(píng)述專利申請(qǐng)的新穎性和/或創(chuàng)造性，常見(jiàn)的非專利文獻(xiàn)有期刊論文、學(xué)位論文、會(huì)議論文等。《中華人民共和國(guó)專利法》（2020年修正）第二十二條明確規(guī)定：“現(xiàn)有技術(shù)，是指申請(qǐng)日以前在國(guó)內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)?！憋@然，非專利文獻(xiàn)的公開(kāi)日期的確定顯得尤為重要，其公開(kāi)日期必須早于專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日，才能視作現(xiàn)有技術(shù)，用作對(duì)比文件評(píng)述新穎性/創(chuàng)造性，故非專利文獻(xiàn)公開(kāi)日期的確定將直接決定其是否具備作為對(duì)比文件的資格，實(shí)務(wù)中，審查員、申請(qǐng)人對(duì)非專利文獻(xiàn)的公開(kāi)日期存在爭(zhēng)議的案例已屢見(jiàn)不鮮。為此，近年來(lái)有不少審查專家對(duì)非專利文獻(xiàn)的公開(kāi)日期的確定展開(kāi)了研究、探討[1-5]，但是未見(jiàn)有從申請(qǐng)人視角討論非專利文獻(xiàn)的公開(kāi)日期的相關(guān)報(bào)道，本文試從申請(qǐng)人視角對(duì)發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查意見(jiàn)中援引的會(huì)議論文、學(xué)位論文等非專利文獻(xiàn)類對(duì)比文件的“公開(kāi)日期”的核實(shí)和異議進(jìn)行探討，以供參考。

案例

（一）案例一

1、案情簡(jiǎn)介

申請(qǐng)?zhí)枺?0171072××××.9

申請(qǐng)日：2017年8月23日

發(fā)明名稱：用于制備涂層抗拉結(jié)合強(qiáng)度試樣的加壓固化裝置

在第一次審查意見(jiàn)通知書中，審查員引用2篇專利文獻(xiàn)評(píng)價(jià)上述專利申請(qǐng)所有權(quán)利要求均不具備創(chuàng)造性。申請(qǐng)人針對(duì)該審查意見(jiàn)修改權(quán)利要求書后，提交了意見(jiàn)陳述書，在此基礎(chǔ)上審查員對(duì)上述專利申請(qǐng)繼續(xù)進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，并發(fā)出了第二次審查意見(jiàn)通知書。

在第二次審查意見(jiàn)通知書中，審查員引用對(duì)比文件3評(píng)價(jià)上述專利申請(qǐng)所有修改后的權(quán)利要求均不具備創(chuàng)造性，審查員所認(rèn)定的對(duì)比文件3的基本著錄信息如表1所示。

表1 審查員所認(rèn)定的對(duì)比文件3的基本著錄信息情況表

申請(qǐng)人在收到第二次審查意見(jiàn)通知書后經(jīng)過(guò)核實(shí)發(fā)現(xiàn)，對(duì)比文件3系自己發(fā)表的會(huì)議論文，且該會(huì)議論文與上述專利申請(qǐng)?jiān)诩夹g(shù)層面的差異確實(shí)很小，若該會(huì)議論文確實(shí)可以構(gòu)成上述專利申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)，則上述專利申請(qǐng)很難克服審查員所指出的創(chuàng)造性缺陷。

同時(shí)，申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)，審查員所認(rèn)定的對(duì)比文件3的公開(kāi)日期（2017年7月31日）與上述專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日（2017年8月23日）的日期差異并不大，為此，申請(qǐng)人登錄中國(guó)知網(wǎng)對(duì)該會(huì)議論文進(jìn)行了查詢，中國(guó)知網(wǎng)總庫(kù)檢索頁(yè)面顯示該會(huì)議論文的“發(fā)表時(shí)間”為2017年9月19日，具體參見(jiàn)圖1。點(diǎn)擊圖1中示出的該會(huì)議論文的“題名”，進(jìn)入詳情頁(yè)面，示出了“會(huì)議時(shí)間”為2017年9月19日，具體參見(jiàn)圖2。點(diǎn)擊圖1中示出的該會(huì)議論文的“來(lái)源”，進(jìn)入《2017年航空試驗(yàn)測(cè)試技術(shù)學(xué)術(shù)論文集》詳情頁(yè)面，示出了“會(huì)議時(shí)間”為2017年9月19日，“出版日期”為2017年7月，具體參見(jiàn)圖3。

圖1 中國(guó)知網(wǎng)總庫(kù)檢索出的會(huì)議論文著錄信息

圖2 論文詳情頁(yè)面給出的會(huì)議論文著錄信息

圖3《2017年智能裝備與試驗(yàn)測(cè)試技術(shù)年會(huì)論文集》中國(guó)知網(wǎng)詳情頁(yè)面

一般來(lái)說(shuō)，會(huì)議論文集的“出版日期”一般不會(huì)早于“會(huì)議時(shí)間”，否則會(huì)議的吸引力、意義也會(huì)大打折扣。因此，申請(qǐng)人懷疑中國(guó)知網(wǎng)所記載的上述論文集的“出版日期”與其真正的“公開(kāi)日期”存在出入。為此，申請(qǐng)人帶著疑問(wèn)查閱了上述論文集的紙質(zhì)版，從該會(huì)議論文集的紙質(zhì)版來(lái)看，該論文集的“出版日期”為2017年9月20日(參見(jiàn)圖4、圖5)，這無(wú)疑印證了申請(qǐng)人的猜測(cè)。

圖4 《2017年智能裝備與試驗(yàn)測(cè)試技術(shù)年會(huì)論文集》扉頁(yè)截圖

圖5 《2017年智能裝備與試驗(yàn)測(cè)試技術(shù)年會(huì)論文集》封底截圖

此后，通過(guò)提交意見(jiàn)陳述書，對(duì)審查員所認(rèn)定的上述會(huì)議論文的公開(kāi)日期進(jìn)行了質(zhì)疑，以期否定上述會(huì)議論文用作對(duì)比文件的資格。具體地，一方面，申請(qǐng)人結(jié)合圖1-3，對(duì)上述論文集的“出版日期”、“發(fā)表時(shí)間”存在明顯不同，提出了質(zhì)疑。另一方面，結(jié)合上述論文集的掃描件指出，該論文集的“出版日期”應(yīng)該為2017年9月20日；且據(jù)了解，上述會(huì)議的“召開(kāi)時(shí)間”為2017年9月18日至22日，而如前所述，會(huì)議論文集的“出版日期”一般不會(huì)早于會(huì)議的“召開(kāi)時(shí)間”，否則會(huì)議的吸引力、意義也會(huì)大打折扣，由此進(jìn)一步推斷：上述會(huì)議論文的“出版日期”不可能是中國(guó)知網(wǎng)所記載的2017年7月，而應(yīng)該是2017年9月20日。因此，無(wú)論是上述會(huì)議論文的“出版日期”，還是上述會(huì)議論文的宣讀時(shí)間（即在會(huì)議上宣讀、演講），均應(yīng)晚于上述專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日（2017年8月23日），也即，上述會(huì)議論文的“公開(kāi)日期”應(yīng)晚于上述專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日，不能構(gòu)成該專利申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)，故而不能用作對(duì)比文件來(lái)評(píng)述該專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性。

從如上角度進(jìn)行意見(jiàn)陳述，本案例的專利申請(qǐng)最終被授予專利權(quán)。

2、小結(jié)

（1）實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，審查員常會(huì)通過(guò)中國(guó)知網(wǎng)等非專利文獻(xiàn)電子數(shù)據(jù)庫(kù)追蹤申請(qǐng)人和/或發(fā)明人自己發(fā)表的論文，申請(qǐng)人在遇到這類對(duì)比文件時(shí)，應(yīng)當(dāng)格外注意核實(shí)審查意見(jiàn)所認(rèn)定的“公開(kāi)日期”是否準(zhǔn)確。

（2）在核實(shí)會(huì)議論文等非專利文獻(xiàn)類對(duì)比文件的“公開(kāi)日期”時(shí)，除了通過(guò)非專利文獻(xiàn)電子數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行線上核實(shí)外，還應(yīng)注意通過(guò)出版物實(shí)物進(jìn)行線下核實(shí)。

（3）結(jié)合會(huì)議論文等非專利文獻(xiàn)的特點(diǎn)及證據(jù)，對(duì)于審查意見(jiàn)所認(rèn)定的“公開(kāi)日期”有悖常理之處進(jìn)行舉證及合理質(zhì)疑，此時(shí)舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移至審查員[3]，若審查員無(wú)法進(jìn)一步提出更有力的證據(jù)、理由，則需承擔(dān)舉證不能的不利后果，進(jìn)而不能再用該文獻(xiàn)作為對(duì)比文件來(lái)評(píng)述新穎性/創(chuàng)造性。

（二）案例2

1、案情簡(jiǎn)介

申請(qǐng)?zhí)枺?0211131××××.6

申請(qǐng)日：2021年11月09日

發(fā)明名稱：一種羥基化杜仲膠的制備方法及其應(yīng)用

在第一次審查意見(jiàn)通知書中，審查員引用對(duì)比文件1評(píng)價(jià)上述專利申請(qǐng)的所有的權(quán)利要求均不具備創(chuàng)造性，審查員所認(rèn)定的對(duì)比文件1的基本著錄信息如表2所示。

表2 審查員所認(rèn)定的對(duì)比文件1的基本著錄信息情況表

經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)，對(duì)比文件1系本案發(fā)明人之一的碩士論文，且該碩士論文幾乎公開(kāi)了上述專利申請(qǐng)的所有內(nèi)容，若該碩士論文構(gòu)成了上述專利申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)，則上述專利申請(qǐng)勢(shì)必難以克服審查員所指出的創(chuàng)造性缺陷。

同時(shí)，審查員所認(rèn)定的對(duì)比文件1的“公開(kāi)日期”（2021 年 05 月01日）在上述專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日（2021年11月09日）之前。進(jìn)一步登錄中國(guó)知網(wǎng)進(jìn)行查詢，知網(wǎng)所顯示的對(duì)比文件1的時(shí)間存在2個(gè)，一個(gè)是中國(guó)知網(wǎng)總庫(kù)檢索頁(yè)面顯示該會(huì)議論文的“發(fā)表時(shí)間”，為2021年5月1日，參見(jiàn)圖6；另一個(gè)是該碩士論文的詳情頁(yè)面示出的網(wǎng)絡(luò)出版時(shí)間，為2022-08-16~2022-09-15，具體參見(jiàn)圖7。顯然，兩個(gè)時(shí)間存在明顯差異。

圖6 中國(guó)知網(wǎng)總庫(kù)檢索頁(yè)面截圖

圖7 上述碩士論文的詳情頁(yè)面截圖

申請(qǐng)人下載了上述碩士論文全文，閱讀后發(fā)現(xiàn)，其封面記載的論文答辯日期是2021年5月27日，詳見(jiàn)圖8。

圖8 上述碩士論文封面截圖

通常，學(xué)位論文答辯之后，作者需根據(jù)答辯情況對(duì)學(xué)位論文進(jìn)行修改后，提交給導(dǎo)師、學(xué)位授予單位審核，審核完畢，才提交至中國(guó)知網(wǎng)，甚至此前還需經(jīng)過(guò)教育部抽查，故學(xué)位論文的“發(fā)表日期”通常不可能早于“答辯時(shí)間”。通過(guò)核對(duì)經(jīng)學(xué)位授予單位蓋章的答辯申請(qǐng)表后發(fā)現(xiàn)，答辯申請(qǐng)表上明確記載了答辯時(shí)間為2021年5月27日，而碩士論文的“發(fā)表時(shí)間”通常不可能早于答辯時(shí)間，這無(wú)疑說(shuō)明了中國(guó)知網(wǎng)所記載的“發(fā)表時(shí)間”與該碩士論文的實(shí)際“公開(kāi)日期”存在出入。

此后，提交意見(jiàn)陳述書和相關(guān)證據(jù)，對(duì)審查員所認(rèn)定的上述碩士論文的“公開(kāi)日期”進(jìn)行了質(zhì)疑，以期否定上述碩士論文用作對(duì)比文件的資格。具體地，一方面，申請(qǐng)人在意見(jiàn)陳述書中，結(jié)合圖6和圖7，對(duì)上述論文的“出版日期”、“發(fā)表時(shí)間”存在明顯不同，提出了質(zhì)疑；另一方面，結(jié)合上述碩士論文中記載的答辯時(shí)間指出，該碩士論文的“發(fā)表日期”應(yīng)該晚于“答辯時(shí)間”，并提交了上述答辯申請(qǐng)表的電子掃描件作為證明文件。由此進(jìn)一步推斷：上述碩士論文的“公開(kāi)日期”不可能是中國(guó)知網(wǎng)所記載的發(fā)表時(shí)間（2021年5月1日），而應(yīng)該根據(jù)碩士電子期刊的出版時(shí)間（2022年8月16日~2022年9月15日）來(lái)認(rèn)定，具體應(yīng)該是2022年9月15日。因此，上述碩士論文的“公開(kāi)日期”應(yīng)晚于上述專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日（2021年11月9日），不能構(gòu)成該專利申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)，故而不能用作對(duì)比文件來(lái)評(píng)述該專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性。最終，本案例的專利申請(qǐng)也順利通過(guò)了審查，被授予了專利權(quán)。

2、小結(jié)

（1）中國(guó)知網(wǎng)等非專利文獻(xiàn)電子數(shù)據(jù)庫(kù)中，學(xué)位論文的“發(fā)表時(shí)間”和“出版日期”可能存在差異，申請(qǐng)人在遇到這類對(duì)比文件時(shí)，需要格外注意甄別，以確認(rèn)其真實(shí)的“公開(kāi)日期”。

（2）申請(qǐng)人在核實(shí)學(xué)位論文類對(duì)比文件的“公開(kāi)日期”時(shí)，除了通過(guò)非專利文獻(xiàn)電子數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行核實(shí)外，還可結(jié)合學(xué)位論文的全文、答辯公告、答辯申請(qǐng)表等進(jìn)行核實(shí)。

（3）結(jié)合學(xué)位論文需要經(jīng)過(guò)答辯、修改、多重審核后再提交、公開(kāi)的特點(diǎn)，申請(qǐng)人可對(duì)所認(rèn)定的“公開(kāi)日期”不符常理之處進(jìn)行質(zhì)疑，并提交相關(guān)證據(jù)，以期推導(dǎo)得出其真實(shí)、準(zhǔn)確的“公開(kāi)日期”，提高通過(guò)對(duì)“公開(kāi)日期”提出異議而通過(guò)審查的成功率。

2、小結(jié)

結(jié)語(yǔ)

隨著社會(huì)的發(fā)展，文獻(xiàn)信息電子化和網(wǎng)絡(luò)化程度越來(lái)越高，發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查意見(jiàn)中出現(xiàn)非專利文獻(xiàn)類對(duì)比文件的頻次也日趨增多，由于非專利文獻(xiàn)通常會(huì)存在電子出版物和紙質(zhì)出版物，其“發(fā)表時(shí)間”、“出版日期”往往存在多個(gè)，它們的“公開(kāi)日期”的認(rèn)定難免可能出現(xiàn)差錯(cuò)。申請(qǐng)人在面對(duì)這類“對(duì)比文件”時(shí)，應(yīng)當(dāng)格外注意核實(shí)其“公開(kāi)日期”的認(rèn)定是否準(zhǔn)確，若不準(zhǔn)確，則可參考前述總結(jié)的策略提出異議并提供相關(guān)證據(jù)，以期否定該“對(duì)比文件”作為現(xiàn)有技術(shù)評(píng)述新穎性/創(chuàng)造性的資格，如此，有可能取得事半功倍的效果，更快地通過(guò)實(shí)質(zhì)審查。

此外，筆者在實(shí)務(wù)中發(fā)現(xiàn)，專利申請(qǐng)的部分或全部技術(shù)方案被申請(qǐng)人或發(fā)明人自己發(fā)表的論文公開(kāi)的情況經(jīng)常出現(xiàn)，建議申請(qǐng)人合理把握論文投遞和專利申請(qǐng)時(shí)機(jī)，以盡可能避免出現(xiàn)上述情況。

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（原標(biāo)題：淺談專利審查意見(jiàn)中有關(guān)非專利文獻(xiàn)公開(kāi)日期的異議）

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作者：胡凌云 長(zhǎng)沙正奇專利事務(wù)所有限責(zé)任公司

凡鳳 長(zhǎng)沙正奇專利事務(wù)所有限責(zé)任公司

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編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺談專利審查意見(jiàn)中有關(guān)非專利文獻(xiàn)公開(kāi)日期的異議（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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