從一件侵害實用新型專利權糾紛案件看抵觸申請抗辯

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“本文旨在通過案例討論抵觸申請抗辯在專利侵權案件中的適用?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鄭學偉 廣東卓建律師事務所

導語

抵觸申請抗辯源于現(xiàn)有技術抗辯和現(xiàn)有設計抗辯，其適用標準又與現(xiàn)有技術抗辯或現(xiàn)有設計抗辯有所差異；有觀點認為，前者與后二者在專利侵權案件中的抗辯原理也不相同；在辦理專利侵權案件的實務中主張抵觸申請抗辯時，這些差異都是需要我們研究和探索的。

案情介紹

2018年10月24日，原告福州***科技有限公司（以下簡稱原告）受讓取得名稱為“結固式錨栓”、專利號為ZL2013********.X的實用新型專利。2019年，原告福州***科技有限公司以被告上海****技術有限公司（以下簡稱被告一）、張**（以下簡稱被告二）未經(jīng)許可制造、銷售、許諾銷售侵犯原告涉案專利權的抗拉拔保護錨栓產(chǎn)品為由向上海知識產(chǎn)權法院提起訴訟。

本案中，原告主張要求保護的權利要求為權利要求1-3、5、7；

1.一種結固式錨栓，其特征在于，包括金屬桿及U型件，所述金屬桿上開設一組或多組徑向通孔，金屬桿上設置有一支或多支U型件，每支U型件穿過一組徑向通孔，U型件可任意角度穿插在金屬桿上，U型件伸出金屬桿的兩條支條傾斜設置。

2.根據(jù)權利要求1所述的結固式錨栓，其特征在于，每組徑向通孔適配一支或多支U型件。

3.根據(jù)權利要求2所述的結固式錨栓，其特征在于，當多支U型件穿過一組徑向通孔時，多支U型件對穿通過一組徑向通孔。

5.根據(jù)權利要求1所述的結固式錨栓，其特征在于，U型件底端與金屬桿之間設有麻絲、鋼絲或纖維，當一個金屬桿上設置有多個U型件。

7.根據(jù)權利要求1所述的結固式錨栓，其特征在于，U型件的材質(zhì)均為金屬。

原告主張本案被訴侵權產(chǎn)品系被告專用抗拉拔保護錨栓，即兩被告宣傳的專利產(chǎn)品，專利號為ZL201620056831.5,但該產(chǎn)品包括兩種不同的技術方案，其中宣傳冊中展示的產(chǎn)品系包括一個螺桿和兩個U型件，螺桿末端設置兩個徑向通孔，兩個U型件反向穿插在兩個徑向通孔中；宣傳視頻顯示的產(chǎn)品包括一個螺桿和兩個U型件，螺桿末端設置一開口槽和一徑向通孔，兩個U型件反向穿插在開口槽和徑向通孔中。

將兩個徑向通孔方案的被訴侵權產(chǎn)品與涉案專利權利要求1-3、5、7進行比對。原告認為兩者相同，同時對于權利要求5的附加技術特征，認為部分被訴侵權產(chǎn)品具有該附加技術特征，部分產(chǎn)品則不具有；二被告確認根據(jù)原告指控的技術方案，被訴侵權產(chǎn)品具有權利要求1-3、7的全部技術特征，但不具有權利要求5的附加技術特征。將一個開口槽和一個徑向通孔方案的被訴侵權產(chǎn)品與涉案專利權利要求1-3、5、7進行比對。原告認為相較于前述兩個徑向通孔被訴侵權產(chǎn)品的比對意見，僅是增加一個不同點，開口槽與徑向通孔系相同或者等同的技術特征，兩被告則認為兩者不相同也不等同。

被告主張抵觸申請抗辯的相關事實

兩被告明確對于原告主張的兩個技術方案的被訴侵權產(chǎn)品，均主張抵觸申請抗辯。兩被告據(jù)此主張的抵觸申請證據(jù)如下：

名稱為“建筑物裝飾石材面板固定裝置及施工方法”的發(fā)明專利申請，申請?zhí)枮?01310397521.0，申請日為2013年9月4日，本國優(yōu)先權數(shù)據(jù)為 2013.07.19 CN 2013103046835,申請公布日為2013年12月11日。

專利權利要求為：

1.一種建筑物裝飾石材面板固定裝置，包括與建筑物墻體預設掛接部件匹配的連接頭，與裝飾石材面板預設安裝孔匹配的掛接頭，以及與所述掛接頭連接的掛接板；其特征在于：所述掛接頭包括第一掛接頭和第二掛接頭，第一掛接頭和第二掛接頭分別設置在掛接板的上部和下部；所述連接頭與所述掛接板連接，或直接設置在所述掛接板上。

2.如權利要求1所述的建筑物裝飾石材面板固定裝置，其特征在于：所述連接頭為螺紋接頭、直板、L形掛鉤、或者為直接設置在所述掛接板上的連接孔。

11.如權利要求1或2所述的建筑物裝飾石材面板固定裝置，其特征在于：將預設掛接部件固定在墻體上的或者預設掛接部件本身為結固式錨栓，所述結固式錨栓包括金屬桿及彈性U型件，所述金屬桿上開設一組或多組徑向通孔，金屬桿上設置有一支或多支彈性U型件，每支彈性U型件穿過一組徑向通孔，彈性U型件可任意角度穿插在金屬桿上，彈性U型件伸出金屬桿的兩條支條傾斜設置。

專利說明書0001部分記載，本發(fā)明涉及一種用于建筑物外裝飾石材幕墻干掛作業(yè)的建筑物裝飾石材面板固定裝置以及采用該固定裝置進行建筑物裝飾石材面板安裝的施工方法。0004部分記載，為解決現(xiàn)有技術存在的問題，簡化安裝過程，提高安裝工作效率，并減少安全隱患，本發(fā)明提供一種結構簡單，可大幅度簡化石材幕墻安裝施工工序的建筑裝飾石材面板固定裝置。0091部分記載，如圖23所示，墻體上的預設掛接部件可以為結固式錨栓，或者使用結固式錨栓將預設掛接部件固定在墻體上.U型件2的U型底端與金屬桿1之間扣住麻絲3或鋼絲、纖維，以至粘結劑更多、更好的附著在金屬桿主體上，確保入墻時U型件的支條與孔壁、金屬桿、粘結劑、緊密咬合，結固形成整體。附圖23顯示，結固式錨栓上前后設置有兩個U型件，分別插入一組徑向通孔，兩個U型件插入方向相對。

在先申請?zhí)枮?01310304683.5的專利申請，發(fā)明創(chuàng)造名稱為“建筑物裝飾石材面板固定裝置及施工方法”，申請日為2013年7月19日，專利申請文件基本同前述申請?zhí)枮?01310397521.0的發(fā)明專利申請。

關于抵觸申請抗辯，原被告各自的觀點

將兩個徑向通孔方案的被訴侵權產(chǎn)品與前述抵觸申請技術方案進行比對。二被告認為被訴侵權產(chǎn)品技術方案已被抵觸申請專利全部公開，原告則認為抵觸申請專利未公開兩個U型件對穿通過一組徑向通孔的技術方案，抵觸申請抗辯不能成立。

將一個開口槽和一個徑向通孔方案的被訴侵權產(chǎn)品與前述抵觸申請技術方案進行比對。二被告認為被訴侵權產(chǎn)品技術方案已被抵觸申請專利全部公開，原告同樣認為抵觸申請專利未公開兩個U型件對穿通過一組徑向通孔的技術方案，抵觸申請抗辯不能成立，并確認槽和孔不存在差異。

一審法院觀點

本案中，兩被告主張的抵觸申請技術涉及建筑物外裝飾石材幕墻干掛作業(yè)領域，旨在簡化安裝過程，提高安裝工作效率，并減少安全隱患，其披露了與一種建筑物裝飾石材面板固定裝置配合使用的結固式錨栓，該結固式錨栓包括金屬桿及彈性U型件，所述金屬桿上開設一組或多組徑向通孔，金屬桿上設置有一支或多支彈性U型件，每支彈性U型件穿過一組徑向通孔，彈性U型件可任意角度穿插在金屬桿上。專利附圖23顯示，結固式錨栓上前后設置有兩個U型件，分別插入一組徑向通孔，兩個U型件插入方向相對。從前述專利文件可知，該結固式錨栓主要涉及三種組合方案，即金屬桿上開設一組徑向通孔，設置有一支彈性U型件；金屬桿上開設一組徑向通孔，設置有多支彈性U型件；金屬桿上開設多組徑向通孔，設置有多支彈性U型件；并且彈性U型件可任意角度穿插在金屬桿上，包含兩個U型件插入方向相對。說明書0091部分記載了確保入墻時U型件的支條與孔壁、金屬桿、粘結劑緊密咬合。與孔壁緊密咬合既可以是在金屬桿上不同方向穿插多個U型件，也可以是通過將多個U型件插入同一位置處通孔，這是本領域的慣用手段，能夠達到相同的牢靠固定的效果。本領域普通技術人員通過閱讀權利要求、說明書及附圖，可以直接得出其包含金屬桿上開設一組徑向通孔，設置多支彈性U型件，多支U型件在通孔中插入方向相對的技術方案。

被訴侵權技術方案與前述抵觸申請技術方案，均屬于建筑物外裝飾石材幕墻干掛作業(yè)領域，屬于相同的技術領域，旨在解決的技術問題亦相同，均是通過在桿體上設置徑向穿孔安裝和固定U型件，通過U型件支條在金屬桿與孔壁之間形成筋條作用并緊密咬合，牢固地固定在墻體上，簡化安裝過程，增強抗拉拔強度。被訴侵權技術方案涉及的錨栓產(chǎn)品包括一金屬桿和兩個U型件，金屬桿末端設置一開口槽和一徑向通孔，兩個U型件反向穿插在開口槽和徑向通孔中。雙方當事人均確認開口槽和徑向通孔在此處并無差異，而錨栓包括一金屬桿和兩個U型件、金屬桿末端設置有一開口槽和一徑向通孔組成的一組徑向通孔、兩個U型件對穿通過徑向通孔的技術結構，在抵觸申請技術方案中均已完整地公開。

綜上，被訴侵權技術方案的各項技術特征已被抵觸申請公開，相較于抵觸申請不具有新穎性。兩被告據(jù)此主張其實施的技術屬于抵觸申請技術，本院予以支持。

二審法院觀點

本案中，原告主張被訴侵權產(chǎn)品落入其涉案專利權利要求1-3、7的保護范圍，被告公司確認被訴侵權產(chǎn)品具有權利要求1-3、7的全部技術特征，但抗辯稱被告公司實施的技術方案屬于抵觸申請，不構成侵權。本院認為，根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，所謂專利的抵觸申請是指在該專利申請日前，已經(jīng)由任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型向國家專利行政部門提出過申請并且記載在該專利申請日以后(含申請日)公布的專利申請文件或者公告的專利文件中的技術方案，抵觸申請能夠破壞在后提出的專利申請的新穎性，故其不應被納入在后申請的專利權的保護范圍。因此，被訴侵權人以其實施的技術方案屬于抵觸申請為由，主張未侵害專利權的，人民法院可以參照有關現(xiàn)有技術抗辯的規(guī)定，對抵觸申請抗辯能否成立進行審查。但是，由于抵觸申請與現(xiàn)有技術的含義和性質(zhì)存在一定差異，故抵觸申請抗辯的審查判斷標準應與抵觸申請的性質(zhì)相適應。由于抵觸申請僅可以被用來單獨評價涉案專利的新穎性，其既不宜與現(xiàn)有技術或者公知常識結合，更不能用于評價涉案專利的創(chuàng)造性，故只有在被訴侵權技術方案的各項技術特征均已被抵觸申請單獨、完整地公開，相對于抵觸申請不具有新穎性時，才能夠認定抵觸申請抗辯成立。

經(jīng)審查，被告一、被告二提交的抵觸申請(申請?zhí)枺?0131039XXXX.0)具體公開了以下技術內(nèi)容(參見說明書0016段、0091段，附圖23，權利要求11)：墻體上的預設掛接部件可以為結固式錨栓，或者使用結固式錨栓將預設掛接部件固定在墻體上。該結固式錨栓包括金屬桿1及U型件2,金屬桿1上開設一組或多組徑向通孔，金屬桿1上設置有一支或多支U型件2,每支U型件2穿過一組徑向通孔，U型件2可任意角度穿插在金屬桿1上，U型件2分為連接部21及設置在連接部21兩端的支條22,U型件2伸出金屬桿的兩條支條22傾斜設置……附圖23示出的金屬桿1上開設有兩組徑向通孔，每組徑向通孔穿插有一支U型件2，兩只U型件2呈對向分別插入金屬桿1的兩組徑向通孔。將被訴侵權產(chǎn)品使用的技術方案與抵觸申請相比，抵觸申請僅公開了構成結固式錨栓的金屬桿上的每組徑向通孔適配一支U型件的技術方案，并沒有公開被訴侵權產(chǎn)品“每組徑向通孔適配多支U型件”以及“多支U型件對穿通過一組徑向通孔”的技術特征。

被訴侵權產(chǎn)品將多支U型件對穿通過一組徑向通孔與抵觸申請在金屬桿上不同方向上穿插多支U型件并非所屬技術領域的慣用手段的直接替換，原審判決認定抵觸申請公開的結固式錨栓主要涉及三種組合方案，本領域普通技術人員通過閱讀權利要求、說明書及附圖，可以直接得出其包含金屬桿上開設一組徑向通孔，設置多支彈性U型件，多支U型件在通孔中插入方向相對的技術方案，錯誤解讀了抵觸申請公開的技術方案，并基于此錯誤認定被訴侵權技術方案的各項技術特征已被抵觸申請公開，原審法院認定事實和適用法律有誤，本院依法予以糾正。

綜上，因被訴侵權產(chǎn)品落入涉案專利權利要求2-3、7的技術方案，與抵觸申請不同，被告一、被告二提出的抵觸申請抗辯依據(jù)不足，不能成立，本院不予支持。

法學原理

《專利法》第六十七條，在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據(jù)證明其實施的技術或者設計屬于現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的，不構成侵犯專利權。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十四條規(guī)定，被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現(xiàn)有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第六十二條規(guī)定的現(xiàn)有技術。

《專利法》第二十二條第二款，新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

《專利審查指南》第二部分第三章第2.2節(jié)規(guī)定，根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，在發(fā)明或者實用新型新穎性的判斷中，由任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向?qū)＠痔岢霾⑶以谏暾埲找院?含申請日) 公布的專利申請文件或者公告的專利文件損害該申請日提出的專利申請的新穎性。為描述簡便，在判斷新穎性時，將這種損害新穎性的專利申請，稱為抵觸申請。

北京市高級人民法院發(fā)布《專利侵權判定指南（2017）》第142條規(guī)定，抵觸申請不屬于現(xiàn)有技術或現(xiàn)有設計，不能作為現(xiàn)有技術抗辯或現(xiàn)有設計抗辯的理由。被訴侵權人主張被訴侵權技術或被訴侵權設計與抵觸申請相同的，可以參照現(xiàn)有技術抗辯或現(xiàn)有設計抗辯的規(guī)定予以處理。

筆者分析

雖然現(xiàn)行法律并未明確規(guī)定抵觸申請抗辯在專利侵權抗辯中的適用，但是抵觸申請抗辯在專利侵權案件審判司法實踐中廣泛得到最高人民法院的認可，本案中，最高人民法院指出，本院認為，根據(jù)專利法第二十二條第二款的規(guī)定，所謂專利的抵觸申請是指在該專利申請日前，已經(jīng)由任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型向國家專利行政部門提出過申請并且記載在該專利申請日以后(含申請日)公布的專利申請文件或者公告的專利文件中的技術方案，抵觸申請能夠破壞在后提出的專利申請的新穎性，故其不應被納入在后申請的專利權的保護范圍。因此，被訴侵權人以其實施的技術方案屬于抵觸申請為由，主張未侵害專利權的，人民法院可以參照有關現(xiàn)有技術抗辯的規(guī)定，對抵觸申請抗辯能否成立進行審查。但是，由于抵觸申請與現(xiàn)有技術的含義和性質(zhì)存在一定差異，故抵觸申請抗辯的審查判斷標準應與抵觸申請的性質(zhì)相適應。由于抵觸申請僅可以被用來單獨評價涉案專利的新穎性，其既不宜與現(xiàn)有技術或者公知常識結合，更不能用于評價涉案專利的創(chuàng)造性，故只有在被訴侵權技術方案的各項技術特征均已被抵觸申請單獨、完整地公開，相對于抵觸申請不具有新穎性時，才能夠認定抵觸申請抗辯成立。

專利侵權司法實踐中，我國實行的是專利授權確權行政程序與專利侵權司法程序二元分立，既然已經(jīng)將現(xiàn)有技術抗辯和現(xiàn)有設計抗辯納入專利法中作為侵權抗辯的依據(jù)，為了提高司法效率，同時，抵觸申請能夠破壞在后提出的專利申請的新穎性，故其不應被納入在后申請的專利權的保護范圍，也有必要將抵觸申請抗辯納入到侵權抗辯中；但是抵觸申請抗辯與現(xiàn)有技術抗辯也應該具有適用上的差異，抵觸申請僅可以被用來單獨評價涉案專利的新穎性，其既不宜與現(xiàn)有技術或者公知常識結合。

到本案中，本案的特殊之處在于，根據(jù)該案一審及二審載明的內(nèi)容，沒有明確記載原告提供的證據(jù)證明被控侵權產(chǎn)品具有涉案專利權利要求2和權利要求3記載的技術特征，案件審理過程中，被告確認根據(jù)原告指控的技術方案，被訴侵權產(chǎn)品具有權利要求1-3、7的全部技術特征，也就是說，本來需要將被控侵權技術方案與涉案專利進行比較，確定被控侵權技術方案與抵觸申請進行比較的技術特征，看被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征與抵觸申請文件所記載的技術方案是否相同或者無實質(zhì)性差異，本案中被告已經(jīng)確認被控侵權技術方案具有涉案專利權利要求1-3、7的全部技術特征，也就是說本案中，被控侵權產(chǎn)品落入專利權保護范圍的全部技術特征，即是相關權利要求記載的全部技術特征，因此，只需要將涉案專利的相關權利要求記載的全部技術特征與抵觸申請比對，判斷抵觸申請文件是否公開了涉案專利相關權利要求記載的全部技術特征即可。

1、涉案專利權利要求1-3保護范圍解讀：

權利要求1要求保護的技術方案：一種結固式錨栓，其特征在于，包括金屬桿及U型件，所述金屬桿上開設一組或多組徑向通孔，金屬桿上設置有一支或多支U型件，每支U型件穿過一組徑向通孔，U型件可任意角度穿插在金屬桿上，U型件伸出金屬桿的兩條支條傾斜設置。
（說明：抵觸申請公開了涉案專利權利要求1包含的全部技術特征。）

權利要求2要求保護的技術方案：根據(jù)權利要求1所述的結固式錨栓，其特征在于，每組徑向通孔適配一支或多支U型件。
（說明：權利要求2是對權利要求1的技術方案的進一步限定，具體限定的是每組徑向通孔適配一支或多支U型件，抵觸申請文件未公開每組徑向通孔適配多支U型件的情形。）

權利要求3要求保護的技術方案：根據(jù)權利要求2所述的結固式錨栓，其特征在于，當多支U型件穿過一組徑向通孔時，多支U型件對穿通過一組徑向通孔。
（說明：權利要求3是對權利要求2的技術方案的進一步限定，具體限定的是多支U型件穿過一組徑向通孔情形，且多支U型件是對穿通過一組徑向通孔；抵觸申請文件未公開多支U型件對穿通過一組徑向通孔的情形。）

2、抵觸申請抗辯是否成立的分析

原告主張本案被訴侵權產(chǎn)品系被告專用抗拉拔保護錨栓，即兩被告宣傳的專利產(chǎn)品，專利號為ZL2016********.5,但該產(chǎn)品包括兩種不同的技術方案，其中宣傳冊中展示的產(chǎn)品系包括一個螺桿和兩個U型件，螺桿末端設置兩個徑向通孔，兩個U型件反向穿插在兩個徑向通孔中；宣傳視頻顯示的產(chǎn)品包括一個螺桿和兩個U型件，螺桿末端設置一開口槽和一徑向通孔，兩個U型件反向穿插在開口槽和徑向通孔中。

將兩個徑向通孔方案的被訴侵權產(chǎn)品與涉案專利權利要求1-3、5、7進行比對。原告認為兩者相同，同時對于權利要求5的附加技術特征，認為部分被訴侵權產(chǎn)品具有該附加技術特征，部分產(chǎn)品則不具有；被告確認根據(jù)原告指控的技術方案，被訴侵權產(chǎn)品具有權利要求1-3、7的全部技術特征，但不具有權利要求5的附加技術特征。

原告提供了兩件被控侵權證據(jù)，一是被告宣傳冊展示的被控侵權產(chǎn)品，二是原告宣傳視頻展示的被控侵權產(chǎn)品；筆者認為，原告提供的兩件被控侵權產(chǎn)品的證據(jù)只能證明被控侵權產(chǎn)品落入了涉案專利權利要求1的保護范圍，原告提供的被告宣傳冊中的被控侵權產(chǎn)品包括一個螺桿和兩個U型件，螺桿末端設置兩個徑向通孔，兩個U型件反向穿插在兩個徑向通孔中，也就是說宣傳冊中的被控侵權產(chǎn)品的螺桿末端設置兩個徑向通孔，每個U型件分別穿插在一個徑向通孔中，該技術方案只落入了涉案專利權利要求1的保護范圍；原告提供的被告宣傳視頻顯示的被控侵權產(chǎn)品，包括一個螺桿和兩個U型件，螺桿末端設置一開口槽和一徑向通孔，兩個U型件反向穿插在開口槽和徑向通孔中，也就是說宣傳視頻中的兩個U型件分別穿插在開口槽和徑向通孔中，相當于每個U型件分別穿插在一個徑向通孔中，該技術方案只落入了涉案專利權利要求1的保護范圍。

但是，根據(jù)被告提供的抵觸申請抗辯證據(jù)文件，抵觸申請文件已經(jīng)公開了宣傳冊和宣傳視頻中被控侵權產(chǎn)品的技術方案，也就是涉案專利權利1要求保護的技術方案，根據(jù)專利授權確權的新穎性規(guī)則，涉案專利權利要求1不具備專利法規(guī)定的新穎性而應當被宣告無效，不應當獲得專利權的保護，兩個被控侵權產(chǎn)品的技術方案雖然落入了涉案專利權利要求1的保護范圍，但是不侵權。

關于被控侵權產(chǎn)品是否落入涉案專利權利要求2及權利要求3的保護范圍，上面已經(jīng)分析，根據(jù)原告提供的兩個被控侵權產(chǎn)品的證據(jù)，只能證明被告宣傳冊和宣傳視頻中示出的產(chǎn)品的每個U型件分別穿插在一個徑向通孔，無法證明被控侵權產(chǎn)品具有涉案專利權利要求2限定的“每組徑向通孔適配多支U型件”的技術特征，也無法證明被控侵權產(chǎn)品具有涉案專利權利要求3限定的“多支U型件對穿通過一組徑向通孔”的技術特征，但從原告提供的證據(jù)來看，無法證明被告宣傳冊和宣傳視頻中的產(chǎn)品落入涉案專利權利要求2和權利要求3的保護范圍；但是被控侵權產(chǎn)品是可以將U型件與徑向通孔（或開口槽）進行各種適配組合，具有可以組裝成涉案專利權利要求2或者權利要求3限定的技術方案的產(chǎn)品，且在該案審理過程中，被告確認根據(jù)原告指控的技術方案，被訴侵權產(chǎn)品具有權利要求1-3、7的全部技術特征，也就是被告認可了被控侵權產(chǎn)品落入了涉案專利權利要求2和權利要求3的保護范圍。

被告認可了被控侵權產(chǎn)品落入了涉案專利權利要求2和權利要求3的保護范圍，但同時主張，被控侵權產(chǎn)品使用的是抵觸申請中的技術方案，提出了抵觸申請抗辯。

抵觸申請是否公開了被告自認的被控侵權產(chǎn)品具有“每組徑向通孔適配多支U型件”及“多支U型件對穿通過一組徑向通孔”的兩組技術方案？

關于該處，筆者認可二審法院的觀點，并且認為一審法院存在事實認定錯誤及法律適用錯誤。

一審法院認為，抵觸申請文件的附圖23顯示，結固式錨栓上前后設置有兩個U型件，分別插入一組徑向通孔，兩個U型件插入方向相對；筆者認為，一審法院在該處對一組徑向通孔中的一組理解有誤，一組徑向通孔應該解釋為“一個徑向通孔”，而非“兩個徑向通孔組成一組徑向通孔”，抵觸申請文件的附圖23中示出的是兩個U型件分別插入兩組徑向通孔，并非被告自認的“每組徑向通孔適配多支U型件”的方案，也就是涉案專利要求2要求保護的技術方案；同時，關于被告自認的“多支U型件對穿通過一組徑向通孔”的方案，也就是涉案專利要求3要求保護的技術方案，一審法院認為“將多個U型件插入同一位置處通孔，這是本領域的慣用手段”，該認定缺乏事實依據(jù)。

事實上，抵觸申請僅公開了構成結固式錨栓的金屬桿上的每組徑向通孔適配一支U型件的技術方案，并沒有公開被訴侵權產(chǎn)品“每組徑向通孔適配多支U型件”以及“多支U型件對穿通過一組徑向通孔”的技術特征。這也是二審法院的觀點。據(jù)此，關于被控侵權產(chǎn)品的“每組徑向通孔適配多支U型件”的技術方案及“多支U型件對穿通過一組徑向通孔”的技術方案并未被抵觸申請所公開，且該兩組被控侵權技術方案落入涉案專利權利要求2及權利要求3的保護范圍，原告指控的侵權行為成立。

結語

本文旨在通過該案例討論抵觸申請抗辯在專利侵權案件中的適用，該案中，二被告確認根據(jù)原告指控的被訴侵權技術方案，被訴侵權產(chǎn)品具有權利要求1-3的全部技術特征，同時，二被告認為被訴侵權產(chǎn)品的技術方案已被抵觸申請專利全部公開；一審法院認定被控產(chǎn)品與涉案專利權利要求1-3比較的各項技術方案均被抵觸申請公開，相較于抵觸申請不具有新穎性，侵權不成立；二審法院認為，抵觸申請僅公開了構成結固式錨栓的金屬桿上的每組徑向通孔適配一支U型件的技術方案，并沒有公開被訴侵權產(chǎn)品“每組徑向通孔適配多支U型件”以及“多支U型件對穿通過一組徑向通孔”的技術特征，也就是抵觸申請文件公開了被訴侵權產(chǎn)品落入權利要求1限定的全部技術特征，未公開被訴侵權產(chǎn)品落入權利要求2-3限定的全部技術特征，被訴侵權產(chǎn)品落入涉案專利權利要求2-3的技術方案，與抵觸申請不同，被訴侵權產(chǎn)品構成對涉案專利權利要求2-3的侵權。

該案的第一點啟示，抵觸申請抗辯與現(xiàn)有技術抗辯的差異，抵觸申請抗辯的審查判斷標準應與抵觸申請的性質(zhì)相適應，嚴格適用新穎性規(guī)則，不宜與現(xiàn)有技術或者公知常識結合，更不能用于評價涉案專利的創(chuàng)造性，故只有在被訴侵權技術方案的各項技術特征均已被抵觸申請單獨、完整地公開，相對于抵觸申請不具有新穎性時，才能夠認定抵觸申請抗辯成立。

該案的第二點啟示，在抵觸申請的判斷過程中，應當首先將被訴侵權技術方案與涉案專利要求保護的權利要求的全部技術特征進行比較，再判斷被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征與抵觸申請文件所記載的一項技術方案是否相同或者無實質(zhì)性差異的，據(jù)此，判斷抵觸申請抗辯是否成立。

該案的第三點啟示，在仔細分析該案一審法院與二審法院為什么作出截然不同的兩種結論時，筆者認為是一審法院對涉案專利權利要求限定的技術方案及抵觸申請文件公開的技術方案存在理解偏差，權利要求的解釋向來是專利侵權判定的重點與難點，需要通過閱讀專利申請文件結合本領域技術人員的常規(guī)理解對權利要求進行解釋，本案中，一審法院對涉案專利權利要求2及權利要求3的理解存在偏差，當然，這也與專利申請時的撰寫質(zhì)量存在關聯(lián)，最高院在二審中抽絲剝繭、厘清事實，站位本領域技術人員的角度進行理解，給出了合理的解釋，并認為抵觸申請未公開權利要求2及權利要求3限定的技術方案；同時，二審法院也對被控侵權技術方案對應涉案專利權利要求3要求保護的技術方案與抵觸申請文件記載的技術方案是否屬于所屬技術領域的慣用手段的直接替換作出了認定，體現(xiàn)了二審法院嚴格的審查風格。

該案的第四點啟示，現(xiàn)有技術抗辯的法理，是因為被控侵權產(chǎn)品使用的是現(xiàn)有技術而不侵權？還是因為涉案專利要求保護的技術方案是現(xiàn)有技術而不應獲得保護？抵觸申請是因為涉案專利不具有新穎性，不應該獲得專利權的保護？本案中，最高院的觀點是抵觸申請能夠破壞在后提出的專利申請的新穎性，故其不應被納入在后申請的專利權的保護范圍。同時，抵觸申請抗辯成立的理由也引發(fā)了我們是將被控侵權產(chǎn)品與抵觸申請進行比較，還是將涉案專利要求保護的技術方案與抵觸申請進行比較，或者是先將被控侵權產(chǎn)品與涉案專利權利要求的技術方案進行比較，再判斷被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征與抵觸申請文件所記載的一項技術方案是否相同或者無實質(zhì)性差異的。這些問題都需要我們繼續(xù)思考。

（原標題：從一件侵害實用新型專利權糾紛案件看抵觸申請抗辯）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鄭學偉 廣東卓建律師事務所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從一件侵害實用新型專利權糾紛案件看抵觸申請抗辯（點擊標題查看原文）

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