專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 （二）| 專利審查和司法實(shí)踐

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“在《專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 （一）| 禁止重復(fù)授權(quán)原則的幾個(gè)問題》一文的基礎(chǔ)上，本文將結(jié)合專利授權(quán)（指專利申請(qǐng)的審查）和確權(quán)（指專利無效的審查審理）相關(guān)案件，闡述專利法第九條的具體適用問題?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林東 北京高沃律師事務(wù)所

引言

現(xiàn)行專利法第九條規(guī)定了禁止重復(fù)授權(quán)原則以及先申請(qǐng)?jiān)瓌t。禁止重復(fù)授權(quán)原則，即“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”；先申請(qǐng)?jiān)瓌t，即“兩個(gè)以上的申請(qǐng)人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的，專利權(quán)授予最先申請(qǐng)的人”。在《專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 （一）| 禁止重復(fù)授權(quán)原則的幾個(gè)問題》一文的基礎(chǔ)上，本文將結(jié)合專利授權(quán)（指專利申請(qǐng)的審查）和確權(quán)（指專利無效的審查審理）相關(guān)案件，闡述專利法第九條的具體適用問題。

在申請(qǐng)日相同的情況下，可以適用專利法第九條進(jìn)行審查或?qū)徖怼?duì)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，在專利案件的審查和司法實(shí)踐中，一般應(yīng)當(dāng)區(qū)分專利權(quán)（申請(qǐng)）人是否相同，以及專利授權(quán)日是否相同等不同情況，進(jìn)行分類處理。

一、專利權(quán)（申請(qǐng)）人相同

（一）專利授權(quán)（申請(qǐng)）審查過程中的處理

1、對(duì)于兩件專利申請(qǐng)

在審查過程中，對(duì)于同一申請(qǐng)人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出兩件專利申請(qǐng)，并且這兩件申請(qǐng)符合授予專利權(quán)的其他條件的，應(yīng)當(dāng)就這兩件申請(qǐng)分別通知申請(qǐng)人進(jìn)行選擇或者修改。申請(qǐng)人期滿不答復(fù)的，相應(yīng)的申請(qǐng)被視為撤回。經(jīng)申請(qǐng)人陳述意見或者進(jìn)行修改后仍不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，兩件申請(qǐng)均予以駁回。

2、對(duì)于一項(xiàng)專利申請(qǐng)與一項(xiàng)授權(quán)專利

在對(duì)一件專利申請(qǐng)進(jìn)行審查的過程中，對(duì)于同一申請(qǐng)人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一件專利申請(qǐng)已經(jīng)被授予專利權(quán)，并且尚未授權(quán)的專利申請(qǐng)符合授予專利權(quán)的其他條件的，應(yīng)當(dāng)通知申請(qǐng)人進(jìn)行修改。申請(qǐng)人期滿不答復(fù)的，其申請(qǐng)被視為撤回。經(jīng)申請(qǐng)人陳述意見或者進(jìn)行修改后仍不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)駁回其專利申請(qǐng)。

（二）專利確權(quán)（無效）審查過程中的處理

1、授權(quán)公告日相同

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的處理程序，任何單位或者個(gè)人認(rèn)為屬于同一專利權(quán)人的具有相同申請(qǐng)日和相同授權(quán)公告日的兩項(xiàng)專利權(quán)不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，可以請(qǐng)求宣告其中一項(xiàng)專利權(quán)無效。無效宣告請(qǐng)求人僅針對(duì)其中一項(xiàng)專利權(quán)提出無效宣告請(qǐng)求的，經(jīng)審查后認(rèn)為構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造的，應(yīng)當(dāng)宣告被請(qǐng)求宣告無效的專利權(quán)無效。

在“直接閥門”無效宣告請(qǐng)求審查案件（第 58153 號(hào)）中，涉案專利與證據(jù) 1 屬于同一專利權(quán)人具有相同申請(qǐng)日（2021 年 08 月 21 日）的兩項(xiàng)專利權(quán)，且證據(jù) 1 的授權(quán)公告日（2021 年 12 月 31 日）與涉案專利公告日相同，屬于同一專利權(quán)人的具有相同申請(qǐng)日和相同授權(quán)公告日的兩項(xiàng)專利權(quán)，因此可以用于評(píng)價(jià)涉案專利是否符合專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定。

經(jīng)整體觀察、綜合判斷，涉案專利與證據(jù)1屬于實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)。且證據(jù)1的申請(qǐng)人和申請(qǐng)日均與涉案專利相同，二者為同一申請(qǐng)人同一日就同樣的外觀設(shè)計(jì)向?qū)＠痔峤坏膶＠暾?qǐng)并獲得授權(quán)。根據(jù)上述規(guī)定，由于證據(jù)1與涉案專利構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造，且其申請(qǐng)日及授權(quán)公告日均與涉案專利相同，請(qǐng)求人僅針對(duì)涉案專利權(quán)提出無效宣告請(qǐng)求，因此，涉案專利不符合專利法第9條第1款的規(guī)定。

如果兩項(xiàng)專利權(quán)均被提出無效宣告請(qǐng)求的，經(jīng)審查認(rèn)為構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造的，應(yīng)當(dāng)告知專利權(quán)人上述兩項(xiàng)專利權(quán)構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造，并要求其選擇僅保留其中一項(xiàng)專利權(quán)。專利權(quán)人選擇僅保留其中一項(xiàng)專利權(quán)的，在不存在其他無效宣告理由或者其他理由不成立的情況下，應(yīng)當(dāng)維持該項(xiàng)專利權(quán)有效，宣告另一項(xiàng)專利權(quán)無效。專利權(quán)人未進(jìn)行選擇的，應(yīng)當(dāng)宣告兩項(xiàng)專利權(quán)無效。

在“水壺（護(hù)理）”無效宣告請(qǐng)求審查案件（第57902號(hào)）中，請(qǐng)求人主張，涉案專利與證據(jù)5不具有實(shí)質(zhì)的區(qū)別，構(gòu)成重復(fù)授權(quán)，不符合專利法第9條第1款的規(guī)定。

經(jīng)審查，合議組認(rèn)定，證據(jù) 5 為中國外觀設(shè)計(jì)專利文獻(xiàn)，其專利權(quán)人、申請(qǐng)日、公告日均與涉案專利相同，經(jīng)審查認(rèn)為證據(jù) 5與涉案專利構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造，由于專利權(quán)人選擇保留涉案專利的專利權(quán)，因此證據(jù) 5 不符合專利法第 9條第 1 款的規(guī)定，并已在第 57901 號(hào)無效決定中被宣告無效，即證據(jù) 5 的專利權(quán)自始即不存在，因而證據(jù) 5不再適用評(píng)價(jià)涉案專利是否符合專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定。

特別值得注意的是，放棄的時(shí)機(jī)和方式會(huì)影響法律效果，例如在以下案件中，并沒有達(dá)到以放棄其中一項(xiàng)而保留另外一項(xiàng)的法律后果。針對(duì) 202030067935.8 號(hào)外觀設(shè)計(jì)專利（下稱涉案專利），重慶新沁園食品有限公司（下稱請(qǐng)求人）于 2021年 12 月 28 日向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出無效宣告請(qǐng)求。證據(jù)1 的申請(qǐng)日為 2020 年 03 月 03 日，授權(quán)公告日為 2020 年 07 月 21 日，專利權(quán)人為上海大吉禮品包裝有限公司。涉案專利與證據(jù) 1 相比，二者的結(jié)構(gòu)相同、形狀相近，區(qū)別點(diǎn)僅在于盒體的形狀，涉案專利盒體為較狹長的長方體，證據(jù) 1 的盒體近似正方體。由于正方體或長方體盒體的替換屬于常見形狀的置換，因此二者構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同的外觀設(shè)計(jì)。同時(shí)，根據(jù)《專利審查指南》第四部分第七章第 1 節(jié)規(guī)定，同樣的外觀設(shè)計(jì)是指兩項(xiàng)產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)相同或?qū)嵸|(zhì)相同。因此，涉案專利與證據(jù) 1 屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，涉案專利不符合專利法第9 條第 1 款的規(guī)定。

證據(jù)1所示外觀設(shè)計(jì)的申請(qǐng)日、授權(quán)公告日及專利權(quán)人均與涉案專利相同，專利權(quán)人于2021年12月14日提交了放棄證據(jù)1專利權(quán)的聲明，經(jīng)審查，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2021年12月22日發(fā)出了手續(xù)合格通知書，證據(jù)1的專利權(quán)自該日起終止。證據(jù)1專利權(quán)從申請(qǐng)日2020年03月03日起至終止日2021年12月22日之間仍然存在。根據(jù)審查指南的相關(guān)規(guī)定，證據(jù)1可用于評(píng)述涉案專利是否符合專利法第9條第1款的規(guī)定。合議組告知專利權(quán)人：專利權(quán)人所稱放棄證據(jù)1的專利權(quán)，實(shí)際上僅是放棄了自放棄專利權(quán)聲明生效時(shí)間點(diǎn)以后的權(quán)利，并不等同于自始放棄，從證據(jù)1的申請(qǐng)日起至放棄專利權(quán)聲明生效日前的時(shí)間段內(nèi)該專利權(quán)仍然存在。

2、授權(quán)公告日不同

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的處理程序，任何單位或者個(gè)人認(rèn)為屬于同一專利權(quán)人的具有相同申請(qǐng)日的兩項(xiàng)專利權(quán)不符合專利法第九條第一款的規(guī)定而請(qǐng)求宣告其中授權(quán)在前的專利權(quán)無效的，在不存在其他無效宣告理由或者其他理由不成立的情況下，應(yīng)當(dāng)維持該項(xiàng)專利權(quán)有效。任何單位或者個(gè)人認(rèn)為屬于同一專利權(quán)人的具有相同申請(qǐng)日的兩項(xiàng)專利權(quán)不符合專利法第九條第一款的規(guī)定而請(qǐng)求宣告其中授權(quán)在后的專利權(quán)無效的，經(jīng)審查后認(rèn)為構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造的，應(yīng)當(dāng)宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效。

值得特別注意的是，也有部分案件對(duì)于上述規(guī)定進(jìn)行了一定程度的突破，例如，在“雙人沙發(fā)（B5501-2）”專利無效案件（第47345號(hào)）中，證據(jù) 1 的專利權(quán)人、申請(qǐng)日均與涉案專利的相同，其授權(quán)公告日晚于涉案專利的授權(quán)公告日。雖然根據(jù)專利審查指南的規(guī)定，由于證據(jù) 1 屬于與涉案專利同人同日申請(qǐng)、授權(quán)公告在后的外觀設(shè)計(jì)專利，請(qǐng)求人主張證據(jù) 1 與涉案專利不符合專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定而請(qǐng)求宣告授權(quán)在前的涉案專利無效的，在不存在其他無效宣告理由或者其他理由不成立的情況下，應(yīng)當(dāng)維持涉案專利有效。但是，本案的焦點(diǎn)問題在于，專利權(quán)人欲自始放棄涉案專利，以克服與證據(jù) 1 所示專利構(gòu)成重復(fù)授權(quán)的缺陷（在編號(hào) 6W115596 的另一無效宣告請(qǐng)求案件中，涉案專利已經(jīng)作為證據(jù)用于請(qǐng)求宣告證據(jù) 1 所示專利無效），在此情況下是否可以宣告涉案專利無效。綜合當(dāng)事人處置原則、避免重復(fù)授權(quán)的立法本意、公平以及可能影響社會(huì)公眾的預(yù)期等多角度考慮，合議組認(rèn)為基于專利權(quán)人自始放棄涉案專利的意思表示，并結(jié)合本案具體案情，可以認(rèn)定專利權(quán)人已認(rèn)可涉案專利與證據(jù) 1 構(gòu)成重復(fù)授權(quán)而不符合專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定，應(yīng)予宣告無效。

二、專利權(quán)（申請(qǐng)）人不同

針對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造，向不同的主體授予專利權(quán)，會(huì)導(dǎo)致在不同的專利權(quán)人之間產(chǎn)生權(quán)利沖突，也會(huì)導(dǎo)致第三人實(shí)施該專利時(shí)，需要同時(shí)獲得所有專利權(quán)人的許可，不合理地提高實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造的成本，妨害被授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)施應(yīng)用，不符合專利法的立法宗旨。

（一）專利授權(quán)（申請(qǐng)）審查過程中的處理

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的處理程序，在專利申請(qǐng)審查過程中，對(duì)于不同的申請(qǐng)人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別提出專利申請(qǐng)，并且這兩件申請(qǐng)符合授予專利權(quán)的其他條件的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第四十一條第一款的規(guī)定，通知申請(qǐng)人自行協(xié)商確定申請(qǐng)人。申請(qǐng)人期滿不答復(fù)的， 其申請(qǐng)被視為撤回；協(xié)商不成，或者經(jīng)申請(qǐng)人陳述意見或進(jìn)行修改后仍不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，兩件申請(qǐng)均予以駁回。

（二）專利確權(quán)（無效）審查過程中的處理

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的處理程序，在專利確權(quán)（無效）審查過程中，任何單位或者個(gè)人認(rèn)為屬于不同專利權(quán)人的兩項(xiàng)具有相同申請(qǐng)日的專利權(quán)不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，可以分別請(qǐng)求宣告這兩項(xiàng)專利權(quán)無效。

1、僅針對(duì)一項(xiàng)提出無效的情形

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的處理程序，無效宣告請(qǐng)求人僅針對(duì)其中一項(xiàng)專利權(quán)提出無效宣告請(qǐng)求，經(jīng)審查認(rèn)為構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造的，應(yīng)當(dāng)告知雙方當(dāng)事人。專利權(quán)人可以請(qǐng)求宣告另外一項(xiàng)專利權(quán)無效，并與另一專利權(quán)人協(xié)商選擇僅保留其中一項(xiàng)專利權(quán)。專利權(quán)人未請(qǐng)求宣告另一項(xiàng)專利權(quán)無效的，應(yīng)當(dāng)宣告被請(qǐng)求宣告無效的專利權(quán)無效。

2、兩項(xiàng)均被提起無效宣告請(qǐng)求情形

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的處理程序，兩項(xiàng)專利權(quán)均被提出無效宣告請(qǐng)求的，經(jīng)審查認(rèn)為構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造的，應(yīng)當(dāng)告知兩專利權(quán)人上述兩項(xiàng)專利權(quán)構(gòu)成同樣的發(fā)明創(chuàng)造，并要求其協(xié)商選擇僅保留其中一項(xiàng)專利權(quán)。兩專利權(quán)人經(jīng)協(xié)商共同書面聲明僅保留其中一項(xiàng)專利權(quán)的，在不存在其他無效宣告理由或者其他理由不成立的情況下，應(yīng)當(dāng)維持該項(xiàng)專利權(quán)有效，宣告另一項(xiàng)專利權(quán)無效。專利權(quán)人協(xié)商不成未進(jìn)行選擇的，應(yīng)當(dāng)宣告兩項(xiàng)專利權(quán)無效。

在“吊燈(20D0542)”專利無效審查案件（第 54187 號(hào)）中，證據(jù)1 的申請(qǐng)日為 2019 年 05 月 25 日，其與涉案專利為同一天 2019 年 05 月 25 日提交的專利申請(qǐng)，現(xiàn)分屬不同專利權(quán)人。

涉案專利設(shè)計(jì) 2 與請(qǐng)求人提交的對(duì)比設(shè)計(jì)專利屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)，且二者申請(qǐng)日相同，經(jīng)專利權(quán)人和請(qǐng)求人自行協(xié)商后，請(qǐng)求人放棄對(duì)比設(shè)計(jì)專利。在此基礎(chǔ)上，維持涉案專利有效。

結(jié)語

在《專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 （一）| 禁止重復(fù)授權(quán)原則的幾個(gè)問題》一文與本文中，筆者結(jié)合專利申請(qǐng)的審查和專利無效的審查審理相關(guān)案件，具體闡明專利法第九條的具體適用中需要注意的問題，并結(jié)合區(qū)分權(quán)利主體是否相同，以及專利授權(quán)日是否相同等不同情況，分別進(jìn)行了具體闡述，希望對(duì)相關(guān)從業(yè)者處理類似問題有所啟發(fā)，不足之處，也敬請(qǐng)指正批評(píng)。

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（原標(biāo)題：專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 （二）| 專利審查和司法實(shí)踐）