專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 （二）| 專利審查和司法實踐

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉載#

“在《專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 （一）| 禁止重復授權原則的幾個問題》一文的基礎上，本文將結合專利授權（指專利申請的審查）和確權（指專利無效的審查審理）相關案件，闡述專利法第九條的具體適用問題?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉林東 北京高沃律師事務所

引言

現(xiàn)行專利法第九條規(guī)定了禁止重復授權原則以及先申請原則。禁止重復授權原則，即“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權”；先申請原則，即“兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權授予最先申請的人”。在《專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 （一）| 禁止重復授權原則的幾個問題》一文的基礎上，本文將結合專利授權（指專利申請的審查）和確權（指專利無效的審查審理）相關案件，闡述專利法第九條的具體適用問題。

在申請日相同的情況下，可以適用專利法第九條進行審查或?qū)徖?。對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，在專利案件的審查和司法實踐中，一般應當區(qū)分專利權（申請）人是否相同，以及專利授權日是否相同等不同情況，進行分類處理。

一、專利權（申請）人相同

（一）專利授權（申請）審查過程中的處理

1、對于兩件專利申請

在審查過程中，對于同一申請人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出兩件專利申請，并且這兩件申請符合授予專利權的其他條件的，應當就這兩件申請分別通知申請人進行選擇或者修改。申請人期滿不答復的，相應的申請被視為撤回。經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，兩件申請均予以駁回。

2、對于一項專利申請與一項授權專利

在對一件專利申請進行審查的過程中，對于同一申請人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一件專利申請已經(jīng)被授予專利權，并且尚未授權的專利申請符合授予專利權的其他條件的，應當通知申請人進行修改。申請人期滿不答復的，其申請被視為撤回。經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，應當駁回其專利申請。

（二）專利確權（無效）審查過程中的處理

1、授權公告日相同

根據(jù)相關法律法規(guī)的處理程序，任何單位或者個人認為屬于同一專利權人的具有相同申請日和相同授權公告日的兩項專利權不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，可以請求宣告其中一項專利權無效。無效宣告請求人僅針對其中一項專利權提出無效宣告請求的，經(jīng)審查后認為構成同樣的發(fā)明創(chuàng)造的，應當宣告被請求宣告無效的專利權無效。

在“直接閥門”無效宣告請求審查案件（第 58153 號）中，涉案專利與證據(jù) 1 屬于同一專利權人具有相同申請日（2021 年 08 月 21 日）的兩項專利權，且證據(jù) 1 的授權公告日（2021 年 12 月 31 日）與涉案專利公告日相同，屬于同一專利權人的具有相同申請日和相同授權公告日的兩項專利權，因此可以用于評價涉案專利是否符合專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定。

經(jīng)整體觀察、綜合判斷，涉案專利與證據(jù)1屬于實質(zhì)相同的外觀設計。且證據(jù)1的申請人和申請日均與涉案專利相同，二者為同一申請人同一日就同樣的外觀設計向?qū)＠痔峤坏膶＠暾埐@得授權。根據(jù)上述規(guī)定，由于證據(jù)1與涉案專利構成同樣的發(fā)明創(chuàng)造，且其申請日及授權公告日均與涉案專利相同，請求人僅針對涉案專利權提出無效宣告請求，因此，涉案專利不符合專利法第9條第1款的規(guī)定。

如果兩項專利權均被提出無效宣告請求的，經(jīng)審查認為構成同樣的發(fā)明創(chuàng)造的，應當告知專利權人上述兩項專利權構成同樣的發(fā)明創(chuàng)造，并要求其選擇僅保留其中一項專利權。專利權人選擇僅保留其中一項專利權的，在不存在其他無效宣告理由或者其他理由不成立的情況下，應當維持該項專利權有效，宣告另一項專利權無效。專利權人未進行選擇的，應當宣告兩項專利權無效。

在“水壺（護理）”無效宣告請求審查案件（第57902號）中，請求人主張，涉案專利與證據(jù)5不具有實質(zhì)的區(qū)別，構成重復授權，不符合專利法第9條第1款的規(guī)定。

經(jīng)審查，合議組認定，證據(jù) 5 為中國外觀設計專利文獻，其專利權人、申請日、公告日均與涉案專利相同，經(jīng)審查認為證據(jù) 5與涉案專利構成同樣的發(fā)明創(chuàng)造，由于專利權人選擇保留涉案專利的專利權，因此證據(jù) 5 不符合專利法第 9條第 1 款的規(guī)定，并已在第 57901 號無效決定中被宣告無效，即證據(jù) 5 的專利權自始即不存在，因而證據(jù) 5不再適用評價涉案專利是否符合專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定。

特別值得注意的是，放棄的時機和方式會影響法律效果，例如在以下案件中，并沒有達到以放棄其中一項而保留另外一項的法律后果。針對 202030067935.8 號外觀設計專利（下稱涉案專利），重慶新沁園食品有限公司（下稱請求人）于 2021年 12 月 28 日向國家知識產(chǎn)權局提出無效宣告請求。證據(jù)1 的申請日為 2020 年 03 月 03 日，授權公告日為 2020 年 07 月 21 日，專利權人為上海大吉禮品包裝有限公司。涉案專利與證據(jù) 1 相比，二者的結構相同、形狀相近，區(qū)別點僅在于盒體的形狀，涉案專利盒體為較狹長的長方體，證據(jù) 1 的盒體近似正方體。由于正方體或長方體盒體的替換屬于常見形狀的置換，因此二者構成實質(zhì)相同的外觀設計。同時，根據(jù)《專利審查指南》第四部分第七章第 1 節(jié)規(guī)定，同樣的外觀設計是指兩項產(chǎn)品外觀設計相同或?qū)嵸|(zhì)相同。因此，涉案專利與證據(jù) 1 屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，涉案專利不符合專利法第9 條第 1 款的規(guī)定。

證據(jù)1所示外觀設計的申請日、授權公告日及專利權人均與涉案專利相同，專利權人于2021年12月14日提交了放棄證據(jù)1專利權的聲明，經(jīng)審查，國家知識產(chǎn)權局于2021年12月22日發(fā)出了手續(xù)合格通知書，證據(jù)1的專利權自該日起終止。證據(jù)1專利權從申請日2020年03月03日起至終止日2021年12月22日之間仍然存在。根據(jù)審查指南的相關規(guī)定，證據(jù)1可用于評述涉案專利是否符合專利法第9條第1款的規(guī)定。合議組告知專利權人：專利權人所稱放棄證據(jù)1的專利權，實際上僅是放棄了自放棄專利權聲明生效時間點以后的權利，并不等同于自始放棄，從證據(jù)1的申請日起至放棄專利權聲明生效日前的時間段內(nèi)該專利權仍然存在。

2、授權公告日不同

根據(jù)相關法律法規(guī)的處理程序，任何單位或者個人認為屬于同一專利權人的具有相同申請日的兩項專利權不符合專利法第九條第一款的規(guī)定而請求宣告其中授權在前的專利權無效的，在不存在其他無效宣告理由或者其他理由不成立的情況下，應當維持該項專利權有效。任何單位或者個人認為屬于同一專利權人的具有相同申請日的兩項專利權不符合專利法第九條第一款的規(guī)定而請求宣告其中授權在后的專利權無效的，經(jīng)審查后認為構成同樣的發(fā)明創(chuàng)造的，應當宣告該項專利權無效。

值得特別注意的是，也有部分案件對于上述規(guī)定進行了一定程度的突破，例如，在“雙人沙發(fā)（B5501-2）”專利無效案件（第47345號）中，證據(jù) 1 的專利權人、申請日均與涉案專利的相同，其授權公告日晚于涉案專利的授權公告日。雖然根據(jù)專利審查指南的規(guī)定，由于證據(jù) 1 屬于與涉案專利同人同日申請、授權公告在后的外觀設計專利，請求人主張證據(jù) 1 與涉案專利不符合專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定而請求宣告授權在前的涉案專利無效的，在不存在其他無效宣告理由或者其他理由不成立的情況下，應當維持涉案專利有效。但是，本案的焦點問題在于，專利權人欲自始放棄涉案專利，以克服與證據(jù) 1 所示專利構成重復授權的缺陷（在編號 6W115596 的另一無效宣告請求案件中，涉案專利已經(jīng)作為證據(jù)用于請求宣告證據(jù) 1 所示專利無效），在此情況下是否可以宣告涉案專利無效。綜合當事人處置原則、避免重復授權的立法本意、公平以及可能影響社會公眾的預期等多角度考慮，合議組認為基于專利權人自始放棄涉案專利的意思表示，并結合本案具體案情，可以認定專利權人已認可涉案專利與證據(jù) 1 構成重復授權而不符合專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定，應予宣告無效。

二、專利權（申請）人不同

針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造，向不同的主體授予專利權，會導致在不同的專利權人之間產(chǎn)生權利沖突，也會導致第三人實施該專利時，需要同時獲得所有專利權人的許可，不合理地提高實施發(fā)明創(chuàng)造的成本，妨害被授予專利權的發(fā)明創(chuàng)造的實施應用，不符合專利法的立法宗旨。

（一）專利授權（申請）審查過程中的處理

根據(jù)相關法律法規(guī)的處理程序，在專利申請審查過程中，對于不同的申請人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別提出專利申請，并且這兩件申請符合授予專利權的其他條件的，應當根據(jù)專利法實施細則第四十一條第一款的規(guī)定，通知申請人自行協(xié)商確定申請人。申請人期滿不答復的， 其申請被視為撤回；協(xié)商不成，或者經(jīng)申請人陳述意見或進行修改后仍不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，兩件申請均予以駁回。

（二）專利確權（無效）審查過程中的處理

根據(jù)相關法律法規(guī)的處理程序，在專利確權（無效）審查過程中，任何單位或者個人認為屬于不同專利權人的兩項具有相同申請日的專利權不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，可以分別請求宣告這兩項專利權無效。

1、僅針對一項提出無效的情形

根據(jù)相關法律法規(guī)的處理程序，無效宣告請求人僅針對其中一項專利權提出無效宣告請求，經(jīng)審查認為構成同樣的發(fā)明創(chuàng)造的，應當告知雙方當事人。專利權人可以請求宣告另外一項專利權無效，并與另一專利權人協(xié)商選擇僅保留其中一項專利權。專利權人未請求宣告另一項專利權無效的，應當宣告被請求宣告無效的專利權無效。

2、兩項均被提起無效宣告請求情形

根據(jù)相關法律法規(guī)的處理程序，兩項專利權均被提出無效宣告請求的，經(jīng)審查認為構成同樣的發(fā)明創(chuàng)造的，應當告知兩專利權人上述兩項專利權構成同樣的發(fā)明創(chuàng)造，并要求其協(xié)商選擇僅保留其中一項專利權。兩專利權人經(jīng)協(xié)商共同書面聲明僅保留其中一項專利權的，在不存在其他無效宣告理由或者其他理由不成立的情況下，應當維持該項專利權有效，宣告另一項專利權無效。專利權人協(xié)商不成未進行選擇的，應當宣告兩項專利權無效。

在“吊燈(20D0542)”專利無效審查案件（第 54187 號）中，證據(jù)1 的申請日為 2019 年 05 月 25 日，其與涉案專利為同一天 2019 年 05 月 25 日提交的專利申請，現(xiàn)分屬不同專利權人。

涉案專利設計 2 與請求人提交的對比設計專利屬于同樣的外觀設計，且二者申請日相同，經(jīng)專利權人和請求人自行協(xié)商后，請求人放棄對比設計專利。在此基礎上，維持涉案專利有效。

結語

在《專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 （一）| 禁止重復授權原則的幾個問題》一文與本文中，筆者結合專利申請的審查和專利無效的審查審理相關案件，具體闡明專利法第九條的具體適用中需要注意的問題，并結合區(qū)分權利主體是否相同，以及專利授權日是否相同等不同情況，分別進行了具體闡述，希望對相關從業(yè)者處理類似問題有所啟發(fā)，不足之處，也敬請指正批評。

相關閱讀：

《專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 （一）| 禁止重復授權原則的幾個問題》

（原標題：專利案件中同樣的發(fā)明創(chuàng)造 （二）| 專利審查和司法實踐）