從對比文件的實施例中還原發(fā)明人本意以破壞技術(shù)啟示

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作者：上官錦濤 吳正明 趙慧 常州市權(quán)航專利代理有限公司

原標(biāo)題：從對比文件的實施例中還原發(fā)明人本意以破壞技術(shù)啟示

創(chuàng)造性判斷“三步法”的第三步為“判斷要求保護的發(fā)明對所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見”，即判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出了將“三步法”的第二步中確定的區(qū)別特征應(yīng)用到第一步確定的最接近現(xiàn)有技術(shù)中以解決其存在的技術(shù)問題（即第二步中確定的發(fā)明實際解決的技術(shù)問題）的技術(shù)啟示。該步驟既包括對現(xiàn)有技術(shù)公開的事實的認(rèn)定過程，也包括基于認(rèn)定事實進行的法律適用過程，相對于“三步法”的第一步、第二步，更容易代入主觀性的內(nèi)容。為保障創(chuàng)造性判斷結(jié)論的客觀性，需要綜合考慮多方面的因素。

尤其是在化學(xué)材料領(lǐng)域中，具備創(chuàng)造性的技術(shù)特征往往是隱性難以預(yù)見的，相較于創(chuàng)造性判斷三步法，化學(xué)材料類專利的答復(fù)中區(qū)別技術(shù)特征的挖掘顯得障礙重重，而如果挖掘不出有效的區(qū)別技術(shù)特征，僅憑解決不同的技術(shù)問題，審查員通常會認(rèn)為是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以輕松想到的，而不認(rèn)可專利的創(chuàng)造性。

在《化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請的文件撰寫與審查》一書中提到“實際上，在絕大多數(shù)發(fā)明或者實用新型專利申請中，申請人不僅會充分公開其實際作出的發(fā)明創(chuàng)造；而且，為了得到盡可能寬的保護范圍，申請人往往要在申請文件中對其發(fā)明創(chuàng)造進行某些抽象的概括和外延，使其描述的范圍遠遠超過實際上已經(jīng)作出的發(fā)明，以至于出現(xiàn)了某些主觀臆想或推測，實際上卻難以實現(xiàn)的空洞的技術(shù)內(nèi)容。這種現(xiàn)象在化學(xué)領(lǐng)域的發(fā)明專利申請中尤為突出?！?/p>

為了體現(xiàn)“先申請制”的原則，保證批準(zhǔn)的專利限制在申請日時已經(jīng)作出的范圍內(nèi)，即原申請文件中詳細記載的、為本領(lǐng)域技術(shù)人員提供了具體而完整的技術(shù)情報，從而可以實施和再現(xiàn)的技術(shù)范圍內(nèi)。換句話說，就是原申請文件已經(jīng)充分公開的技術(shù)內(nèi)容。因此，這里所述的原申請文件記載的范圍，就是充分公開的范圍，而不應(yīng)包括那些抽象的、空洞的、未充分公開，從而不能實施的內(nèi)容。

因此，從對比文件的客觀事實為依據(jù)還原對比文件中發(fā)明人的發(fā)明意圖來破壞多篇對比文件的結(jié)合。

 案情介紹：

發(fā)明專利申請?zhí)?02210024961.0，專利名稱“鑄造鐵基奧氏體抗蠕變鋼及其制備方法、應(yīng)用”，在權(quán)利要求1中記載了如下方案：

一種奧氏體抗蠕變鋼，其特征在于，包括以下質(zhì)量百分比的各組分：C：0 .2～0 .5；Si：0 .5～2 .0，Mn<0 .5；Cr：20～28；Ni：8～13；P≤0 .04；S≤0 .3；W：0 .5～2；N：0 .2～0 .4；余量為鐵及其他不可避免的雜質(zhì)元素。

審查員檢索到了兩篇對比文件，D1-JP S54128922A和D2-CN 113862562A，其中涉及權(quán)利要求1創(chuàng)造性的為D1。

對比文件1 JP S54128922A 公開日1979年10月5日，公開了高溫強度優(yōu)良的耐熱鑄鋼，并具體公開了其組成：C 0.2-0.6%，Si 0.3-2.0%，Mn 0.30-2.0%，Cr 15-25%，Ni 2-8%，Nb 0.3-2.0%，N 0.05-0.3%，Co 2-8%，W 0.5-3.0，其余主要為鐵和少量不可避免的雜質(zhì)。

在審查意見中，審查員對于各組分的評述如下：

同時審查員指出：對于區(qū)別特征Nb是強碳化物形成元素，Co是組織穩(wěn)定的有效元素，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員可以根據(jù)鋼性能的要求對鈮和鈷元素進行選擇性添加，當(dāng)省略其添加后其所起的作用相應(yīng)消失，因此基于D1制備得到本申請文件對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是常規(guī)技術(shù)手段。

可以看出，在合金專利中，相較于化學(xué)類專利，其隱性區(qū)別技術(shù)特征更難發(fā)掘，即便專利的有益效果與對比文件之間存在較大差別，但是在主要組分被對比文件通過點、端、段形式重合后，合金中各元素的效果審查員均會以本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合公知常識可以得出在該組分下其有益效果是顯而易見的。

但是需要注意的是，本申請專利的申請日為2022年1月11日，而對比文件1的公開日為1979年10月5日，中間間隔了有40余年，因此發(fā)明人在1979年所處的時代背景下，其發(fā)明本身意圖是否真如審查員所認(rèn)為的與本篇申請文件的發(fā)明意圖一致呢？這便需要回到對比文件1的客觀數(shù)據(jù)中對發(fā)明人的發(fā)明意圖進行還原。

本申請文件與對比文件1之間在文本內(nèi)容上還存在有隱性區(qū)別技術(shù)特征，即“奧氏體”結(jié)構(gòu)，同時本申請文件的有益效果均為解決奧氏體鋼所具有的技術(shù)問題，因此得出D1為非奧氏體鋼一切問題便可迎刃而解。

但是，D1并未公開其不具備奧氏體結(jié)構(gòu)合金，關(guān)于奧氏體合金的歷史早在1976年便有相關(guān)文獻披露，而奧氏體合金的一大關(guān)鍵信息為18-8定律，即奧氏體合金中含有最少18%的Cr和8%的Ni，對比文件1中Cr的含量較好的落在了這一區(qū)間，但Ni的含量僅有8%這一端點值落入范疇。

進一步的，通過對比文件1的說明書實施例部分進行挖掘，通過D1中表1（各種合金的化學(xué)組成）如下可見：  

3-13中，Ni的含量集散在4%-6%區(qū)間，距離8%這一臨界點的最接近值為7.84%，未達到奧氏體合金18-8定律的要求，基于實施例主體數(shù)值分布區(qū)間，可以推定，D1的耐熱鑄鋼為不具備奧氏體結(jié)構(gòu)的合金，其權(quán)利要求中對于Ni的限定，8%這一端點值屬于“抽象的、空洞的、未充分公開，從而不能實施的內(nèi)容”，而本申請文件為奧氏體合金且解決的也是奧氏體合金所面對的技術(shù)問題，因此具備有創(chuàng)造性。

從上可以看出，站在1979年這一時間節(jié)點上，發(fā)明人的發(fā)明意圖并沒有對奧氏體鋼的構(gòu)想，依據(jù)其說明書部分實施例的公開數(shù)據(jù)，而是為了擴大保護范圍而外延的權(quán)要范圍并在當(dāng)今的技術(shù)條件下進行主觀臆想。

因此，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在閱讀現(xiàn)有技術(shù)文獻時，除能夠獲知文字記載淺層的字面含義外，還應(yīng)當(dāng)能夠基于文字記載理解到現(xiàn)有技術(shù)深層傳遞的技術(shù)信息。對現(xiàn)有技術(shù)公開的技術(shù)信息的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)力求準(zhǔn)確，既不應(yīng)膚淺，也不應(yīng)過度。所屬領(lǐng)域技術(shù)人員獲得的技術(shù)信息并非僅來自現(xiàn)有技術(shù)文獻中的最佳實施方式或者最佳實施例，而是應(yīng)當(dāng)來自對現(xiàn)有技術(shù)公開的全部內(nèi)容的整體認(rèn)知。審查員審查創(chuàng)造性時，應(yīng)當(dāng)處于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度全面還原現(xiàn)有技術(shù)發(fā)明人的原本意圖，其評價結(jié)論不應(yīng)超過該原本意圖范圍。

綜上所述，從對比文件的客觀事實為依據(jù)還原對比文件中發(fā)明人的發(fā)明意圖來破壞多篇對比文件的結(jié)合，既是對申請文件創(chuàng)造性的有力答復(fù)，也是對對比文件發(fā)明人的發(fā)明意圖的尊重；挖掘其中隱性區(qū)別技術(shù)特征，除了需要掌握好專利創(chuàng)造性答復(fù)三步法，更需要敏銳的感知力與相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的知識基礎(chǔ)，在答復(fù)過程中不僅需要對申請文件說明書部分進行進一步挖掘，更需要對審查員找出的對比文件進行反向挖掘，立足對比文件的發(fā)明意圖來復(fù)現(xiàn)發(fā)明人的發(fā)明意圖，以破壞其與其余對比文件及公知常識結(jié)合的可能性。

參考文獻：

[1] 張清奎編著《化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請的文件撰寫與審查》，知識產(chǎn)權(quán)出版社第3版

[2] 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會編著《專利復(fù)審委員會案例詮釋—專利授權(quán)其他實質(zhì)性條件》，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.8

[3] 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會編著《以案說法—專利復(fù)審、無效典型案例指引》，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2018.9

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：上官錦濤 吳正明 趙慧 常州市權(quán)航專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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