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作者:縷聰
原標(biāo)題:商標(biāo)代理手記(十)淺談商標(biāo)申請(qǐng)的尼斯分類該如何選擇
眾所周知,商標(biāo)是按照尼斯分類[1]進(jìn)行區(qū)分的。按照類別排列一共有45個(gè)大類別,每個(gè)大類別里有分為若干個(gè)類似群,每個(gè)類似群里又有具體的商品或服務(wù)的項(xiàng)目。而在提交商標(biāo)的時(shí)候,每個(gè)大類別的商標(biāo)都是按照一件商標(biāo)單獨(dú)計(jì)費(fèi)的,最多可以選擇10個(gè)小類別(具體的商品或服務(wù))。超出10個(gè)小項(xiàng)目的還需要額外支付增補(bǔ)費(fèi)用。同樣,在審查的過程中,每個(gè)大類別也是只和所選擇的商品或服務(wù)處在的類似群中進(jìn)行近似商標(biāo)查詢(除了小部分項(xiàng)目在尼斯分類中明確跨類別查詢)。
經(jīng)常有客戶會(huì)問到,申請(qǐng)商標(biāo)的時(shí)候選擇的行業(yè)范圍一定要和營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍一模一樣嗎?其實(shí)并不用。商標(biāo)局早在2016年就發(fā)出《通告》[2],不再審查申報(bào)的商標(biāo)是否在其核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)。這其實(shí)也是為企業(yè)的跨界轉(zhuǎn)型或多元化發(fā)展提供了便利。
那么,怎樣選擇尼斯分類才能夠既貼近企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際,又能夠容易通過呢?
通常來說,有一些商標(biāo)名稱是任何人都注冊(cè)不到的,比如某些行業(yè)的通用名稱。這種名稱我可以用,你也可以用,大家都可以用,誰也告不了誰。假如有人在第43類注冊(cè)了“餐館”為商標(biāo),那豈不是所有開“餐館”的人都要給他交授權(quán)費(fèi)了?此前就曾經(jīng)有人注冊(cè)了“美妝”商標(biāo),隨后在微信公眾號(hào)對(duì)所有帶有“美妝”二字的公眾號(hào)發(fā)起投訴,一夜之間眾多公眾號(hào)被迫改名。而類似“小米”、“蘋果”這樣的食材名稱,如果是在相對(duì)應(yīng)的食品分類也是難以注冊(cè)的,但是在與食品無關(guān)聯(lián)性的電子產(chǎn)品上就具有顯著性,便可以申請(qǐng)。當(dāng)然,這也并不意味著將其他行業(yè)的通用名稱放在本行業(yè)就一定能夠申請(qǐng)成功。如果是容易使公眾對(duì)商品或服務(wù)的質(zhì)量、品質(zhì)、功能、用途、原料、內(nèi)容、重量、數(shù)量、價(jià)格、工藝、技術(shù)等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)的,根據(jù)《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》的禁用條款[3]是不得作為商標(biāo)使用的。例如將“牛肉”申請(qǐng)?jiān)隰~制食品、“鐵觀音”申請(qǐng)?jiān)跓煵?、“敵敵畏”申?qǐng)?jiān)陲嬃戏诸?,也?huì)遭到駁回。
在一些商標(biāo)代理人和媒體的宣傳下,第35類廣告行業(yè)常常被人神化,甚至被譽(yù)為“萬能商標(biāo)”,連許多不熟悉商標(biāo)的朋友對(duì)此說法也深信不疑。其實(shí),35類原本是為廣告行業(yè)公司所設(shè)計(jì)的,主要內(nèi)容是“為他人打廣告”。當(dāng)年“今日頭條”由于沒有注冊(cè)第35類商標(biāo),僅在第42類技術(shù)服務(wù)上注冊(cè)。后來自家的APP發(fā)展壯大,成為了一大流量入口后,今日頭條也開始承接廣告業(yè)務(wù)。于是,就落入了第35類的保護(hù)范圍,也就有了后來被人索賠1億的案件。但這對(duì)于一些傳統(tǒng)制造生產(chǎn)型企業(yè)而言,可能并不是必備的。可是由于這種觀念過于根深蒂固了,案例也是極具說服力,所以許多人寧可信其有。
現(xiàn)在,關(guān)于第35類商標(biāo)的申請(qǐng)又有了新的說法。例如,一家企業(yè)起了一個(gè)非常獨(dú)特的名字,可是主營(yíng)業(yè)務(wù)并不是廣告。那在選擇商標(biāo)分類的時(shí)候,財(cái)大氣粗的公司可能會(huì)選擇45個(gè)類別全類注冊(cè)。如果預(yù)算有限,至少也會(huì)選擇“保護(hù)性注冊(cè)”第35類廣告分類,以免落入他人之手。
在《華為鴻蒙商標(biāo)一審被駁,其實(shí)是以點(diǎn)帶面》文章發(fā)表后,有讀者在公眾號(hào)平臺(tái)留言評(píng)論道,“鴻蒙系統(tǒng)關(guān)42類什么事情啊,華為搞定9類就可以了”,其實(shí)也可以用“保護(hù)性注冊(cè)”的角度來理解。“操作系統(tǒng)”的本體確實(shí)是在第9類不假,不過“操作系統(tǒng)的開發(fā)”工作卻是屬于第42類技術(shù)服務(wù),這也就是為什么華為公司要費(fèi)盡心思奪回第42類的原因所在。正如當(dāng)下華為鴻蒙系統(tǒng)發(fā)布以后,許多APP應(yīng)用軟件廠商需要對(duì)鴻蒙系統(tǒng)的兼容做適配,那么假如說這個(gè)時(shí)候是由華為公司提供的“鴻蒙操作系統(tǒng)開發(fā)”工作,那是否就屬于第42類的保護(hù)范圍內(nèi)呢?從專用權(quán)的角度來說,如果第42類長(zhǎng)期被他人所占有,那么對(duì)華為鴻蒙的業(yè)務(wù)范圍會(huì)受到極大的限制,非常不利于后期工作的開展。順著這個(gè)思路,想必也就不難理解為什么華為公司還要費(fèi)大力氣、不惜對(duì)簿公堂去無效宣告一個(gè)八竿子打不著的“鴻蒙”第41類教育行業(yè)的商標(biāo)。按照行業(yè)慣例,后續(xù)華為公司可能還會(huì)舉辦類似于“鴻蒙開發(fā)者大會(huì)”的線下交流活動(dòng),那么這就屬于4102類似群中的“安排和組織會(huì)議”,自然需要有第41類的商標(biāo)。
大部分情況下,每個(gè)行業(yè)都能夠在45個(gè)尼斯分類中找到至少一個(gè)與之相關(guān)的類似群組。提供商品在第1-34類,提供服務(wù)在第35-45類。例如,生產(chǎn)五金金屬的工業(yè)產(chǎn)品在第6類,而金屬材料的處理或加工服務(wù)則在第40類;服裝在第25類,而服裝設(shè)計(jì)服務(wù)在第42類。如果是類似于區(qū)塊鏈這類新興產(chǎn)品或服務(wù)的,或是專注某一個(gè)垂直領(lǐng)域細(xì)分項(xiàng)的比如某一個(gè)地區(qū)的特色美食,還可以選擇采用“非標(biāo)準(zhǔn)商品”的方式申報(bào)。
在確定了大類以后,就好比找準(zhǔn)了大方向??墒侨玳_頭的引言導(dǎo)讀所述,一個(gè)大類別下還可以選擇10個(gè)具體商品或服務(wù),并且最終是會(huì)印在商標(biāo)注冊(cè)證書的核準(zhǔn)范圍內(nèi)的。雖然如果只做一件產(chǎn)品的話也可以只申報(bào)選擇一件商品,但畢竟選擇1件和選擇10件的流程和費(fèi)用都是一樣的,所以比較常見的情況是在申請(qǐng)商標(biāo)的時(shí)候都會(huì)把10件商品的限額選滿。不過這具體又要如何選擇呢?
同樣是在《華為鴻蒙商標(biāo)一審被駁,其實(shí)是以點(diǎn)帶面》一文中,筆者解釋過為什么在第42類有兩件同名的“鴻蒙”商標(biāo)能夠同時(shí)并存,是因?yàn)檫@兩件商標(biāo)注冊(cè)的小類別,一件注冊(cè)在4220類似群“計(jì)算機(jī)編程”,一件注冊(cè)在4209類似群“質(zhì)量檢測(cè)”。雖然同屬第42類大類,但是由于處在不同的類似群中,還是存在一定的差別,不會(huì)造成消費(fèi)者的混淆,故不構(gòu)成類似商品(或服務(wù)),所以商標(biāo)局對(duì)這兩件商標(biāo)都核準(zhǔn)注冊(cè)了。而華為公司申請(qǐng)的“鴻蒙”商標(biāo),既包含4209、又包含在4220這兩個(gè)類似群,于是商標(biāo)局在駁回的同時(shí)就引證了這兩件商標(biāo)。由此我們不難看出,在選擇分類的時(shí)候,假如選擇的具體商品或服務(wù)與在先申請(qǐng)或注冊(cè)的近似商標(biāo)是在同一個(gè)類似群組,即便是不同的商品或服務(wù)也有可能在實(shí)質(zhì)審查環(huán)節(jié)被駁回。而一個(gè)大類別下往往會(huì)有若干個(gè)類似群,所以有的商標(biāo)代理人出于綜合考量都會(huì)盡量分散選擇,巴不得10個(gè)商品都選擇10個(gè)不同的類似群,似乎這樣選擇即便是被部分駁回了也總有一個(gè)能通過。從過往的具體實(shí)踐來看確實(shí)如此。
但這并不意味著每個(gè)商品的項(xiàng)目都是企業(yè)所需要的。例如,在第43類餐飲酒店分類中,“養(yǎng)老院”、“托兒所”也是屬于同一個(gè)大類的不同類似群,可是這樣的商標(biāo)即便注冊(cè)通過了對(duì)于只做餐飲酒店行業(yè)的企業(yè)來說聊勝于無。雖說按照尼斯國際分類是在同一分區(qū),但是隔行如隔山,讓中餐廳改行做養(yǎng)老院實(shí)屬有難度。反之,正常來說在養(yǎng)老院、托兒所當(dāng)中都會(huì)提供飯?zhí)玫仁乘薹?wù),第43類的設(shè)計(jì)合理又合適。無獨(dú)有偶,曾經(jīng)也有一家主營(yíng)茶飲咖啡的企業(yè),在注冊(cè)第30類的時(shí)候既注冊(cè)了茶、咖啡,又多選了同在第30類的“麥片”。在注冊(cè)后滿3年的時(shí)候被他人提出連續(xù)三年不使用撤銷,而申請(qǐng)人提出的撤銷項(xiàng)目恰好就是這家企業(yè)從未使用過的“麥片”。
而在同一類別的同一類似群下面,又有不同的編號(hào),這也經(jīng)常讓人摸不著頭腦。比如說,有純數(shù)字編號(hào)的“350039廣告”,也有帶字母C+數(shù)字編號(hào)的“C350001廣告設(shè)計(jì)”,甚至還有無數(shù)字編號(hào)的“廣告中介”。這又該如何選擇呢?
按照《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國際分類》及《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》文本,帶六位數(shù)字編號(hào)的是《區(qū)分表》中所列的商品或服務(wù)的具體名稱,帶字母C+六位數(shù)字編號(hào)的是未列入《區(qū)分表》的我國常用商品或服務(wù)項(xiàng)目名稱,而無數(shù)字的則是《區(qū)分表》以外但可接受的商品或服務(wù)項(xiàng)目。不過分類表也不是一成不變的,商標(biāo)局每隔一段時(shí)間都會(huì)對(duì)現(xiàn)有的分類進(jìn)行修改調(diào)整,有新增的分類、有刪除的分類、也會(huì)有原本在A大類被移動(dòng)至B大類的情況。如果是有計(jì)劃通過馬德里協(xié)議注冊(cè)成為國際商標(biāo)的,那就盡量要都選擇六位純數(shù)字編號(hào)的項(xiàng)目,否則可能會(huì)造成協(xié)約國不承認(rèn)的情況。即使是只在國內(nèi)使用的商標(biāo),也建議優(yōu)先考慮純數(shù)字的類別項(xiàng)目。畢竟國際分類囊括的范圍更廣,且不會(huì)輕易地變動(dòng)。如果是正在或計(jì)劃經(jīng)營(yíng)某一些中國獨(dú)有的或細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品,例如月餅、湯圓等,可以考慮在選擇了純數(shù)字國際類別的同時(shí),再在同一類似群內(nèi)選擇具體到帶字母C的或無數(shù)字的類別。雖然這些類別在日后的修改中有可能會(huì)被調(diào)整,但是與主營(yíng)業(yè)務(wù)最貼切的話能起到最佳的保護(hù)效用。
此外,還有一些特殊情況。例如營(yíng)業(yè)執(zhí)照中含有“商標(biāo)代理”的企業(yè)禁止注冊(cè)除4506類似群以外的商標(biāo)[4];在第16類“報(bào)紙、期刊、雜志(期刊)、新聞刊物”4種商品上申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo),還需提交報(bào)紙、期刊出版許可證(復(fù)印件)[5]。具體情況具體分析,才能夠選擇最適合的專用權(quán)范圍,保障企業(yè)的合法權(quán)益。
注釋:
[1]尼斯分類表是根據(jù)《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國際分類尼斯協(xié)定》制定的商標(biāo)類目分類表。
[2]國家工商行政管理總局商標(biāo)局 http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201603/t20160315_233052.html
[3]《商標(biāo)法》第十條 下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用:
(一)同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、國歌、軍旗、軍徽、軍歌、勛章等相同或者近似的,以及同中央國家機(jī)關(guān)的名稱、標(biāo)志、所在地特定地點(diǎn)的名稱或者標(biāo)志性建筑物的名稱、圖形相同的;
(二)同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗等相同或者近似的,但經(jīng)該國政府同意的除外;
(三)同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記等相同或者近似的,但經(jīng)該組織同意或者不易誤導(dǎo)公眾的除外;
(四)與表明實(shí)施控制、予以保證的官方標(biāo)志、檢驗(yàn)印記相同或者近似的,但經(jīng)授權(quán)的除外;(五)同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標(biāo)志相同或者近似的;
(六)帶有民族歧視性的;
(七)帶有欺騙性,容易使公眾對(duì)商品的質(zhì)量等特點(diǎn)或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的;
(八)有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的。
縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標(biāo)。但是,地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外;已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。
[4]《中華人民共和國商標(biāo)法》第十九條:商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)除對(duì)其代理服務(wù)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)外,不得申請(qǐng)注冊(cè)其他商標(biāo)。
[5]國家工商行政管理總局商標(biāo)局 商標(biāo)綜字[2009]第39號(hào) 《關(guān)于在第16類“報(bào)紙、期刊、雜志(期刊)、新聞刊物”4種商品上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)注意事項(xiàng)的通知》
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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:縷聰
編輯:IPRdaily王穎 校對(duì):IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:商標(biāo)代理手記(十)| 淺談商標(biāo)申請(qǐng)的尼斯分類該如何選擇(點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)
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