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一個(gè)專利復(fù)審決定引發(fā)的思考-公知常識(shí)的判定邊界

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一個(gè)專利復(fù)審決定引發(fā)的思考-公知常識(shí)的判定邊界

一個(gè)專利復(fù)審決定引發(fā)的思考-公知常識(shí)的判定邊界

#本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:85后代理人

原標(biāo)題:一個(gè)復(fù)審決定引發(fā)的思考-公知常識(shí)的判定邊界


在創(chuàng)造性問題的解決過程中,對(duì)于公知常識(shí)(無論是專利文獻(xiàn)還是其他文獻(xiàn)證據(jù))的判定合適與否往往是爭議的重點(diǎn)之一。然而,俗話說“知己知彼,百戰(zhàn)百勝”。只有充分了解對(duì)于公知常識(shí)的判斷標(biāo)準(zhǔn)與判斷邊界,才能提出有效的修改方案來推進(jìn)創(chuàng)造性的克服與發(fā)明申請(qǐng)的授權(quán)。


在一個(gè)復(fù)審決定中,筆者注意到其是基于復(fù)審請(qǐng)求時(shí)所修改的權(quán)利要求書。即,在首先進(jìn)入的前置審查階段,原審查員沒有認(rèn)可修改權(quán)利要求中的新增加的技術(shù)特征,并認(rèn)定其為常規(guī)技術(shù)手段以堅(jiān)持駁回。而正式進(jìn)入復(fù)審程序后,合議組卻與原審查員持有不同觀點(diǎn),即認(rèn)為修改權(quán)利要求中的新增加的技術(shù)特征不屬于公知常識(shí),并且相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具備創(chuàng)造性,所以撤回了先前的駁回決定。因此,筆者對(duì)該案例進(jìn)行了學(xué)習(xí)和研究,并且關(guān)于公知常識(shí)的判定邊界進(jìn)行了以下思考。


案例情況


該案件的爭議焦點(diǎn)在于復(fù)審請(qǐng)求時(shí)新增加的技術(shù)特征,此處簡單描述如下。


一個(gè)專利復(fù)審決定引發(fā)的思考-公知常識(shí)的判定邊界


顯而易見,上述新增加的技術(shù)特征3和4與對(duì)比文件不同,即沒有被對(duì)比文件公開。然而,前置審查員認(rèn)為這屬于常用技術(shù)手段。原因在于,當(dāng)檢測(cè)到未達(dá)到預(yù)定真空度時(shí),可以判定系統(tǒng)故障;而在故障狀態(tài)下,進(jìn)一步檢測(cè)壓力并且為了防止中轉(zhuǎn)箱中的廢水倒流引起污染而進(jìn)行排水程序?qū)儆诔R?guī)技術(shù)手段。


相比之下,合議組給出的認(rèn)可理由在于,上述新增加的技術(shù)特征3和4限定了系統(tǒng)故障之后的一種后續(xù)處理方式,并且沒有證據(jù)表明其屬于公知常識(shí)范疇,而且采用該后續(xù)處理方式,能夠?qū)崿F(xiàn)根據(jù)壓力情況進(jìn)行后續(xù)處理,以及時(shí)排空中轉(zhuǎn)箱的技術(shù)效果。


區(qū)別之處


從以上合議組的評(píng)述理由來看,筆者認(rèn)為重點(diǎn)在于“沒有證據(jù)表明其屬于公知常識(shí)范疇”以及“能夠?qū)崿F(xiàn)根據(jù)壓力情況進(jìn)行后續(xù)處理”。前置審查員雖然也認(rèn)可新增加的技術(shù)特征進(jìn)一步限定了系統(tǒng)故障后的處理過程,然而前置審查員卻在其所能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果上與合議組的判定不同,也因此做出了不同的審查結(jié)果。


具體來說,前置審查員認(rèn)為的技術(shù)效果在于,當(dāng)檢測(cè)到系統(tǒng)故障之后,必然存在檢修步驟,而在檢修中為防止污染情況而進(jìn)行排水。換言之,前置審查員實(shí)際上將“系統(tǒng)的檢測(cè)過程”與“新增加特征限定的操作過程”進(jìn)行了割裂,并且認(rèn)定當(dāng)完成檢測(cè)過程后進(jìn)一步想到這個(gè)后續(xù)的操作過程是顯而易見的。而相比于合議組的判定理由,合議組認(rèn)為“新增加特征限定的操作過程”實(shí)際上是包括在“系統(tǒng)的檢測(cè)過程”之中的,也就是,新限定的后續(xù)操作過程是系統(tǒng)檢測(cè)過程的一部分,而不應(yīng)該被割裂為單獨(dú)的部分。所以,在這種情況下,合議組所認(rèn)定的技術(shù)效果則在于,進(jìn)一步在系統(tǒng)檢測(cè)過程中提供了根據(jù)壓力情況的后續(xù)處理過程,即排水步驟。而在現(xiàn)有技術(shù)中,合議組也并未檢索到能夠?qū)崿F(xiàn)這種技術(shù)效果的相同或相似技術(shù)方案,因此判定新增加的技術(shù)特征不屬于公知常識(shí)范疇,具備創(chuàng)造性。


從以上可以看出,對(duì)于是否屬于公知常識(shí)的審查標(biāo)準(zhǔn),或者更廣義地說,對(duì)于創(chuàng)造性的審查標(biāo)準(zhǔn),通常會(huì)基于這兩點(diǎn)進(jìn)行判定:1、是否存在相同或相似的技術(shù)方案;2、所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果。而這兩者之間也是相輔相成的。如果所爭辯的區(qū)別特征本身具有足夠的區(qū)別性,那么其所帶來的技術(shù)效果也必然基于現(xiàn)有技術(shù)中難以達(dá)到和實(shí)現(xiàn)。而另一方面,在所爭辯的區(qū)別特征稍顯簡單的情況下,那么審查的傾向就會(huì)偏向于針對(duì)“其所能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果”的考察。如果技術(shù)效果也是相對(duì)常規(guī)的話,那么克服創(chuàng)造性問題的可能性就會(huì)相對(duì)較弱了。


修改啟示與思路


在筆者的以往工作經(jīng)歷中,常會(huì)碰到申請(qǐng)人詢問“增加某個(gè)特征是否可克服創(chuàng)造性”、“爭辯相反啟示是否可克服公知常識(shí)的認(rèn)定”或者“發(fā)明申請(qǐng)的授權(quán)前景”等等問題。而對(duì)于這些問題,不妨考慮利用上面談及的創(chuàng)造性判定邊界進(jìn)行思考和判斷,以確定更有效的修改思路,從而解決棘手的創(chuàng)造性問題。


判斷區(qū)別技術(shù)特征以及預(yù)測(cè)授權(quán)前景


簡單來說,創(chuàng)造性問題的解決實(shí)則就是能否限定具有爭辯力的區(qū)別技術(shù)特征。如果本申請(qǐng)的技術(shù)方案中存在并且準(zhǔn)確地限定出來這樣的區(qū)別特征,那么授權(quán)前景可觀。反之,受到駁回的風(fēng)險(xiǎn)較高。


如上文討論的,針對(duì)區(qū)別技術(shù)特征的創(chuàng)造性審查主要基于兩點(diǎn):公開性(即,區(qū)別性)以及技術(shù)效果。如果由所界定的區(qū)別技術(shù)特征限定的技術(shù)方案相比于現(xiàn)有技術(shù)具備足夠的差異和區(qū)別時(shí),那么這些區(qū)別技術(shù)特征基本上是可行的。例如,在方法的實(shí)施原理或者裝置的運(yùn)行原理方面,與現(xiàn)有技術(shù)之間存在不同。諸如,本發(fā)明是激光投影刻蝕,而現(xiàn)有技術(shù)則是固定圖案模具刻蝕;或者,本發(fā)明是利用一個(gè)裝置自己實(shí)現(xiàn)拉伸,而現(xiàn)有技術(shù)則是一個(gè)裝置與現(xiàn)有的另外裝置之間的配合實(shí)現(xiàn)拉伸,等等。當(dāng)然,在某些撰寫質(zhì)量不佳的申請(qǐng)中,這些實(shí)質(zhì)性的差異還需通過準(zhǔn)確地理解技術(shù)方案來尋找和獲得。


當(dāng)與現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別性沒有足夠明顯時(shí),關(guān)于技術(shù)效果的闡述就會(huì)變得尤為重要。如果所闡述的技術(shù)效果僅是相應(yīng)領(lǐng)域的常規(guī)效果,那么基于這個(gè)常規(guī)效果,在現(xiàn)有技術(shù)文件中檢索到相似方案的可能性就相對(duì)較高。這種情況下,也就很可能不被認(rèn)可。相反,如果能夠解釋和說明這些區(qū)別特征在本申請(qǐng)中實(shí)現(xiàn)了多于常規(guī)效果的其它突出效果,那么基于這些突出效果,現(xiàn)有技術(shù)是無法給出任何啟示的,因此通過限定這些區(qū)別特征來克服創(chuàng)造性的可能性也就大大增加。


爭辯相反技術(shù)啟示


對(duì)于爭辯對(duì)比文件中的相反啟示是否將起到作用,還需進(jìn)一步確定是結(jié)構(gòu)布置方面的相反啟示,還是技術(shù)效果方面的相反啟示。


如果裝置中的多個(gè)部件之間彼此存在一定的聯(lián)動(dòng)關(guān)系,使得不能隨意變動(dòng)某些部件的布置方式,否則可能導(dǎo)致整個(gè)裝置無法運(yùn)行。那么在這種情況下,爭辯相反啟示的思路可以考慮嘗試。


而如果相反啟示僅僅是出于對(duì)比文件中提及的技術(shù)效果,進(jìn)而爭辯由于這樣修改偏離了對(duì)比文件的技術(shù)目的,所以本領(lǐng)域技術(shù)人員基于該技術(shù)目的無法想到進(jìn)行改進(jìn)。那么這種情況下,審查員很可能以“根據(jù)實(shí)際需要”的理由進(jìn)行反駁,也就是,當(dāng)實(shí)際的技術(shù)需要發(fā)生改變時(shí),想要實(shí)現(xiàn)的技術(shù)目的自然也隨之發(fā)生改變,此時(shí)通過改進(jìn)對(duì)比文件而獲得本申請(qǐng)的技術(shù)方案就是完全可以想到的。因此,進(jìn)行爭辯相反啟示就很可能收效甚微。


對(duì)此,可以考慮重新挖掘和界定本申請(qǐng)的區(qū)別特征所帶來的技術(shù)效果以解決問題。如上所述,當(dāng)能夠給到一個(gè)超脫了現(xiàn)有技術(shù)中所教導(dǎo)和啟示的技術(shù)效果時(shí),區(qū)別特征就不再等同于相應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù),因此相應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)也就無法給出任何關(guān)于改進(jìn)的相關(guān)啟示。


結(jié)語


在創(chuàng)造性問題的解決過程中,對(duì)于公知常識(shí)(無論是專利文獻(xiàn)還是其他文獻(xiàn)證據(jù))的判定合適與否往往是爭議的重點(diǎn)之一。然而,俗話說“知己知彼,百戰(zhàn)百勝”。只有充分了解對(duì)于公知常識(shí)的判斷標(biāo)準(zhǔn)與判斷邊界,才能提出有效的修改方案來推進(jìn)創(chuàng)造性的克服與發(fā)明申請(qǐng)的授權(quán)。


以上僅是筆者的一些拙見,如觀點(diǎn)有片面或錯(cuò)漏之處,望得到各位專家和同行的批評(píng)和指正。


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:85后代理人

編輯:IPRdaily王穎          校對(duì):IPRdaily縱橫君


注:原文鏈接一個(gè)專利復(fù)審決定引發(fā)的思考-公知常識(shí)的判定邊界(點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)


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