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3條小技巧,成功將影視作品名稱注冊(cè)為商標(biāo)

商標(biāo)
阿耐4年前
3條小技巧,成功將影視作品名稱注冊(cè)為商標(biāo)

3條小技巧,成功將影視作品名稱注冊(cè)為商標(biāo)

#本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:趙春雨

原標(biāo)題:3條小技巧,成功將影視作品名稱注冊(cè)為商標(biāo)


引言:


2020年,注定是不平凡的一年!在這一年,我們每個(gè)人都見證或親歷了諸多奇跡。在這魔幻一年最后一天上映的電影《送你一朵小紅花》,講述了一個(gè)溫情飆淚的故事,更讓大家思考了特別契合這一年主題的一個(gè)終極問題——想象死亡隨時(shí)可能到來,我們唯一要做的就是愛和珍惜!

 

而作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)人,在感動(dòng)擦淚的同時(shí),掏出手機(jī)默默登錄了商標(biāo)局網(wǎng)站,看了看“送你一朵小紅花”的商標(biāo)注冊(cè)情況;結(jié)果也是很感動(dòng),居然是在2020年11月19日新申請(qǐng)的!還在審查中!筆者遙想2020年8月同樣口碑和票房雙豐收的電影《八佰》,雖然電影在2020年上映,但其出品公司卻早在2017年就申請(qǐng)了若干“八佰”商標(biāo),商標(biāo)保護(hù)意識(shí)非常值得肯定。

 

基于中國將近3000萬的有效商標(biāo)注冊(cè)存量,筆者不鼓勵(lì)“萬物皆標(biāo)”,但是將顯著性的電影名稱在“電影”核心服務(wù)和常用周邊產(chǎn)品上申請(qǐng)注冊(cè),比如“影片制作、影片導(dǎo)演、電影發(fā)行”、“計(jì)算機(jī)游戲軟件”、“玩具、玩偶”、“圖書、海報(bào)、文具”等,對(duì)于后續(xù)進(jìn)一步開發(fā)相應(yīng)電影IP的商業(yè)價(jià)值,無疑會(huì)掃除很多障礙,也能增強(qiáng)投資人后續(xù)投資的信心。


問題的提出:


影視作品是文化和商業(yè)價(jià)值的結(jié)合,好的影視作品不僅僅具有票房號(hào)召力,在放映期也有周邊開發(fā)的商業(yè)價(jià)值,更是在后續(xù)可以做一個(gè)完整的產(chǎn)品規(guī)劃和開發(fā),使其成長為一個(gè)長期有生命力的品牌,比如我們熟知的《復(fù)仇者聯(lián)盟》系列、《星球大戰(zhàn)》系列、《冰雪奇緣》系列等。

 

影視作品名稱最先為消費(fèi)者所感知和記憶,但受字?jǐn)?shù)、表達(dá)的限制,有些影視作品名稱很難產(chǎn)生獨(dú)創(chuàng)性進(jìn)而獲得《著作權(quán)法》的保護(hù)。而根據(jù)《商標(biāo)法》,文字可以作為商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)保護(hù),且對(duì)于文字構(gòu)成沒有獨(dú)創(chuàng)性的要求,因此,將影視作品名稱申請(qǐng)為商標(biāo),不失為一種保護(hù)策略。

 

現(xiàn)實(shí)中,我們也遇到很多因未能將影視作品名稱注冊(cè)為商標(biāo)而踩雷的例子,很多影視公司被提出侵權(quán)訴訟,有些被迫更名,更多的是無法進(jìn)行續(xù)集或者游戲產(chǎn)品的開發(fā)和周邊衍生品的營銷、錯(cuò)失大IP的紅利。因此影視公司未雨綢繆、將影視作品名稱申請(qǐng)為商標(biāo)進(jìn)行主動(dòng)保護(hù),越來越成為主流的選擇之一。

 

但將影視作品名稱申請(qǐng)為商標(biāo)進(jìn)行主動(dòng)保護(hù),需要注意什么呢?僅僅起步早就夠了嗎?筆者經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),“起個(gè)大早趕個(gè)晚集”在影視作品名稱注冊(cè)為商標(biāo)方面比比皆是!猶記得“功夫熊貓”案,雖然早在2006年夢(mèng)工廠公司就申請(qǐng)注冊(cè)了“KUNG FU PANDA”文字商標(biāo),卻仍在2013年被陜西茂志娛樂有限公司發(fā)起商標(biāo)侵權(quán)訴訟,為何?因?yàn)殛兾髅竟驹凇坝捌谱鳌鄙嫌蝎@準(zhǔn)注冊(cè)的第6353409號(hào)“功夫熊貓”商標(biāo)。而“唐人街探案”、“捉妖記”商標(biāo)雖然早早在2015年提出申請(qǐng),卻花費(fèi)了3年時(shí)間才最終注冊(cè),為何?因?yàn)閮蓚€(gè)商標(biāo)均在商標(biāo)局審查階段被駁回,后續(xù)經(jīng)歷了復(fù)審、訴訟等若干程序。

 

將影視作品名稱作為商標(biāo)注冊(cè),要如何避開雷坑,要注意哪些方面呢?


解決方案:


第一步:起步早


中國的商標(biāo)注冊(cè)制度采用“在先申請(qǐng)”原則。根據(jù)《商標(biāo)法》第三十條、第三十一條:

 

商標(biāo)法》第三十條:申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo),凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的,由商標(biāo)局駁回申請(qǐng),不予公告。


商標(biāo)法》第三十一條:兩個(gè)或者兩個(gè)以上的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人,在同一種商品或者類似商品上,以相同或者近似的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的,初步審定并公告申請(qǐng)?jiān)谙鹊?a href='http://m.jupyterflow.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo);同一天申請(qǐng)的,初步審定并公告使用在先的商標(biāo),駁回其他人的申請(qǐng),不予公告。

 

上述法條什么意思呢?

 

將影視作品名稱申請(qǐng)為商標(biāo),一定要趁早!

 

等到電影上映了、大火了再去申請(qǐng),哪怕只晚了一天,你的商標(biāo)也會(huì)被別人商標(biāo)阻擋;后續(xù)要花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢成本。

 

筆者注意到,同樣是票房過了20億的電影《捉妖記》,商標(biāo)“捉妖記”的注冊(cè)過程也是極其波折,因?yàn)樯暾?qǐng)日期比其他申請(qǐng)人晚了1個(gè)月,安樂(北京)電影發(fā)行有限公司的第17896653號(hào)“捉妖記”商標(biāo)被若干帶有“捉妖記”文字的商標(biāo)阻擋而駁回,安樂公司不得不對(duì)這些僅僅早了1個(gè)多月的商標(biāo)提出異議、無效宣告等申請(qǐng),最終經(jīng)過了漫長的3年時(shí)間,才獲得了屬于自己的“抓妖記”商標(biāo)【1】。


第二步:商品/服務(wù)選的準(zhǔn)


商標(biāo)的申請(qǐng)和注冊(cè)需要區(qū)分不同的類別;但應(yīng)當(dāng)明確的是,商標(biāo)保護(hù)的路徑雖好,但筆者不建議在全部45個(gè)類別申請(qǐng),第一是浪費(fèi)有限的商標(biāo)資源,第二是全類申請(qǐng)本身對(duì)于申請(qǐng)人而言也占用了較多的前期投入和后期維護(hù)成本。

 

一般來講,影視行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括影視作品編劇、拍攝、制作、發(fā)行、放映、版權(quán)經(jīng)營、衍生產(chǎn)品開發(fā)等環(huán)節(jié)。根據(jù)四分法或者五分法,影視公司可以將45個(gè)類別分為4個(gè)或者5個(gè)不同級(jí)別,比如“核心產(chǎn)業(yè)的類別”、“密切相關(guān)周邊產(chǎn)品的類別”、“常見/可能涉及的周邊產(chǎn)品類別”、“關(guān)聯(lián)度弱的防御產(chǎn)品類別”等。

 

以《復(fù)仇者聯(lián)盟》系列、《星球大戰(zhàn)》系列、《冰雪奇緣》等商標(biāo)為例,一般會(huì)選擇的核心產(chǎn)業(yè)類別包括:

 

◎ 第41類“影片制作、影片導(dǎo)演、娛樂服務(wù)”等;

◎ 第9類“可下載的影像文件、電子出版物(可下載)、動(dòng)畫片、計(jì)算機(jī)游戲軟件”等。

 

密切相關(guān)的周邊衍生品和服務(wù)包括:

 

◎ 第28類的“玩偶、玩具、游戲器具”等;

◎ 第14類“鑰匙鏈(小飾物或短鏈飾物)”;

◎ 第16類“書籍、海報(bào)、文具”;

◎ 第25類“服裝、鞋、帽”;

◎ 第18類“手提包、書包”;

◎ 第43類“餐廳、咖啡館”;

◎ 第21類“杯子、飲用器皿”;

◎ 第30類“餅干、蛋糕”;

◎ 第32類“軟飲料”。

 

當(dāng)然,根據(jù)影視作品的消費(fèi)群體,企業(yè)或者其代理人也要進(jìn)行差異化選擇,比如“小黃人”商標(biāo),因?yàn)橹鞔騼和a(chǎn)品,還會(huì)選擇第5類的“嬰兒食品”、第12類的“嬰兒車”等。

 

企業(yè)可以根據(jù)對(duì)影視作品的投入、前景和后期規(guī)劃進(jìn)行預(yù)判,合理、分級(jí)地選擇商品和服務(wù)類別。

 

而如果未能妥善選擇核心的商品和服務(wù),將為后續(xù)的市場開發(fā)帶有很大的障礙。本文開始提到的“功夫熊貓”案,雖然夢(mèng)工廠公司早在2006年就申請(qǐng)注冊(cè)了第5400891號(hào)“KUNG FU PANDA”文字商標(biāo),卻仍在2013年被陜西茂志娛樂有限公司發(fā)起商標(biāo)侵權(quán)訴訟,就是因?yàn)殛兾髅竟驹诘?1類“影片制作”上成功注冊(cè)了第6353409號(hào)“功夫熊貓”商標(biāo)。而夢(mèng)工廠公司的第5400891號(hào)“KUNG FU PANDA”文字商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)在第9類的計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備、鼠標(biāo)墊、光盤盒、計(jì)算機(jī)游戲卡、計(jì)算機(jī)游戲盒帶、計(jì)算機(jī)游戲帶、電視游戲卡、電視游戲盒帶、已錄制的錄音盒帶、已錄制的錄像盒帶、已錄制的錄音帶等商品上。當(dāng)夢(mèng)工廠公司基于第9類的第5400891號(hào)注冊(cè)商標(biāo)對(duì)上述第6353409號(hào)商標(biāo)提出爭議申請(qǐng)時(shí),一審法院【2】認(rèn)為:爭議商標(biāo)核定使用的"電影制作"服務(wù)一般是指提供影視作品本身的創(chuàng)作和拍攝等類型的服務(wù),引證商標(biāo)一核定使用的"已錄制的錄像盒帶,已錄制的錄音帶,錄制有音樂和電影音帶的光盤,錄制有音樂和電影音帶的數(shù)字視頻光盤程序"等商品是指將已攝制、制作好的影視作品制作成錄像帶、錄音帶、光盤等載體形式的商品,上述"電影制作"服務(wù)與引證商標(biāo)一核定使用的上述商品在方式、功能、內(nèi)容等方面尚存在一定區(qū)別,相關(guān)公眾不會(huì)混淆。因此爭議商標(biāo)的注冊(cè)予以維持。當(dāng)然,后續(xù)夢(mèng)工廠公司又通過撤銷途徑,終于在波折中獲得了將第6353409號(hào)商標(biāo)撤銷的結(jié)果。

 

由此可見,預(yù)先選擇合適的商品和服務(wù)項(xiàng)目,是對(duì)影視作品名稱作為商標(biāo)保護(hù)的重要考慮點(diǎn)。


第三步:商標(biāo)選的好


首先,在商標(biāo)的選擇范圍上,不僅要選擇作品名稱的中文名稱,還要包括英文名稱,甚至包括主要人物的中英文名稱、爆款的臺(tái)詞等。比如“權(quán)力的游戲”商標(biāo)的注冊(cè)人“家庭票房公司 HOME BOX OFFICE,INC.”,除了注冊(cè)“權(quán)力的游戲GAME OF THRONES”商標(biāo)外,還申請(qǐng)注冊(cè)了一系列文字商標(biāo),包括“WINTER IS COMING”、“凜冬將至”、“THE LONG NIGHT”、“JON SNOW(人物名)”、“Targaryen(坦格利安家族House Targaryen的名字)”等,為未來打造“權(quán)游”的衍生品全鏈條做好了商標(biāo)儲(chǔ)備。

 

其次,要避免違反《商標(biāo)法》的禁用、禁注條款,包括:

 

商標(biāo)法》第十條:下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用:


(一)同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、國歌、軍旗、軍徽、軍歌、勛章等相同或者近似的,以及同中央國家機(jī)關(guān)的名稱、標(biāo)志、所在地特定地點(diǎn)的名稱或者標(biāo)志性建筑物的名稱、圖形相同的;

(二)同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗等相同或者近似的,但經(jīng)該國政府同意的除外;

(三)同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記等相同或者近似的,但經(jīng)該組織同意或者不易誤導(dǎo)公眾的除外;

(四)與表明實(shí)施控制、予以保證的官方標(biāo)志、檢驗(yàn)印記相同或者近似的,但經(jīng)授權(quán)的除外;

(五)同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標(biāo)志相同或者近似的;

(六)帶有民族歧視性的;

(七)帶有欺騙性,容易使公眾對(duì)商品的質(zhì)量等特點(diǎn)或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的;

(八)有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的。

  

縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標(biāo)。但是,地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外;已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。

 

商標(biāo)法》 第十一條:下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè):


(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的;

(二)僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的;

(三)其他缺乏顯著特征的。


前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征,并便于識(shí)別的,可以作為商標(biāo)注冊(cè)。

 

商標(biāo)法》第十六條:商標(biāo)中有商品的地理標(biāo)志,而該商品并非來源于該標(biāo)志所標(biāo)示的地區(qū),誤導(dǎo)公眾的,不予注冊(cè)并禁止使用;但是,已經(jīng)善意取得注冊(cè)的繼續(xù)有效。


前款所稱地理標(biāo)志,是指標(biāo)示某商品來源于某地區(qū),該商品的特定質(zhì)量、信譽(yù)或者其他特征,主要由該地區(qū)的自然因素或者人文因素所決定的標(biāo)志。

 

文章開頭提到的口碑和票房雙豐收的電影大IP《唐人街探案》系列,雖然在2015年就早早提交了申請(qǐng),卻直到2018年才最終獲準(zhǔn)注冊(cè),就是因?yàn)?a href='http://m.jupyterflow.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)包含中文“唐人街”及其對(duì)應(yīng)英文“CHINATOWN”,商標(biāo)局經(jīng)審理認(rèn)為該商標(biāo)構(gòu)成了《商標(biāo)法》第十條第一款第八項(xiàng)規(guī)定的不得作為商標(biāo)注冊(cè)的情形,進(jìn)而予以駁回。后商評(píng)委(現(xiàn)商標(biāo)局)審理認(rèn)為:訴爭商標(biāo)包含了中文“唐人街”及其對(duì)應(yīng)英文“CHINATOWN”,“唐人街”指的是海外華人聚居的街道或區(qū)域的名稱且為廣大消費(fèi)者所熟知,一般情況下唐人街區(qū)域都會(huì)開設(shè)較多具有中國特色的店鋪,以“唐人街”作商標(biāo)或者商標(biāo)組成部分易使消費(fèi)者將其指定使用的商品(服務(wù))誤認(rèn)為來自海外華人聚居的區(qū)域,從而對(duì)商品(服務(wù))的來源造成誤認(rèn),產(chǎn)生不良影響。同時(shí),“唐人街”所特指的含義從17世紀(jì)起便逐漸形成,現(xiàn)今“唐人街”一詞在很多地方已成為中華文化區(qū)的代名詞。將具有深厚歷史、文化背景的“唐人街”作為商標(biāo)注冊(cè)并被某一市場主體所占,不僅會(huì)影響到海外唐人街華人商戶在中國大陸正常使用其所屬區(qū)域的名稱,也是對(duì)全世界華人公共資源的侵占,一旦該公共資源被某一市場主體所占,也易造成不良影響。訴爭商標(biāo)屬于《商標(biāo)法》第十條第一款第八項(xiàng)規(guī)定的不得作為商標(biāo)注冊(cè)的標(biāo)志。

 

幸運(yùn)的是,該商標(biāo)后經(jīng)歷了一審、二審程序,歷經(jīng)3年最終獲準(zhǔn)注冊(cè)【3】。

 

因?yàn)?a href='http://m.jupyterflow.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)法的絕對(duì)條款在初審程序中未能獲準(zhǔn)注冊(cè)的,還有很多,包括第15243824號(hào)“等一個(gè)人咖啡 CAFE.WAITING.LOVE”商標(biāo)【4】(構(gòu)成商標(biāo)法第十一條第一款第(三)項(xiàng)規(guī)定的缺乏顯著性的情形)、第G1213064號(hào)“THEWALKINGDEAD”號(hào)“THE WALKING DEAD"商標(biāo)”商標(biāo)【5】(第十條一款八項(xiàng)“不良社會(huì)影響”)等。前一枚商標(biāo)經(jīng)過行政或者司法程序,最終獲準(zhǔn)注冊(cè),但“THEWALKINGDEAD”在二審程序最終未能獲準(zhǔn)注冊(cè)。

 

有意思的案件是,第25179206號(hào)“知否知否應(yīng)是綠肥紅瘦”商標(biāo)(構(gòu)成《商標(biāo)法》第十一條一款(三)項(xiàng)所指缺乏顯著性的情形),其在復(fù)審中再次被駁回。后商標(biāo)申請(qǐng)人積極改變策略,申請(qǐng)了“知否知否”商標(biāo),則順利獲準(zhǔn)注冊(cè)。

 

由此可見,如果在商標(biāo)申請(qǐng)之前就做好預(yù)先規(guī)劃、檢索,對(duì)于違反《商標(biāo)法》“禁用”、“禁注”規(guī)定的情形進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)的回避,那么無疑將減少授權(quán)環(huán)節(jié)的波折和不確定性。


指導(dǎo)意義:


在國外,很多電影衍生品可以創(chuàng)造出巨大的商業(yè)價(jià)值,甚至反哺電影行業(yè)。影視公司通過作品游戲授權(quán)、音樂版權(quán)數(shù)字化以及實(shí)物衍生品等,共同實(shí)現(xiàn)了影視作品價(jià)值的最大化。但相對(duì)比于歐美市場,我國的影視作品衍生市場目前仍在發(fā)展的初期,圍繞影視IP而產(chǎn)生出來的衍生項(xiàng)目并不多。在中央大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和擴(kuò)大內(nèi)需的政策下,越來越多的國內(nèi)影視公司開始注重影視作品衍生品的規(guī)劃和開發(fā)。對(duì)于影視公司而言,提前做好影視作品名稱的商標(biāo)、商品/服務(wù)的規(guī)劃,盡早安排、盡早申請(qǐng)、盡早獲準(zhǔn)注冊(cè),主動(dòng)保護(hù)自身影視作品名稱的知識(shí)產(chǎn)權(quán),才能有機(jī)會(huì)充分發(fā)揮影視大IP的商業(yè)效應(yīng),并進(jìn)而共同推動(dòng)中國影視創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。


注:

【1】商評(píng)字[2018]第0000048223號(hào)

【2】(2014)一中知行初字第1608號(hào)

【3】(2019)京行終349號(hào)

【4】 (2016)京行終5103號(hào)

【5】 (2017)京行終874號(hào)



來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:趙春雨

編輯:IPRdaily王穎          校對(duì):IPRdaily縱橫君

 


注:原文鏈接:3條小技巧,成功將影視作品名稱注冊(cè)為商標(biāo)(點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)


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