企業(yè)IPR在工作中的實際專利風險防控經(jīng)驗

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：林鵬

原標題：如何進行企業(yè)專利侵權(quán)風險防控

大家談到企業(yè)專利侵權(quán)風險防控，想到最多的可能就是FTO。近幾年，F(xiàn)TO這個詞匯突然就流行起來了。筆者也看到了很多大咖寫的關(guān)于FTO的文章，要做一個FTO的分析報告需要很多的精力和時間。企業(yè)專利風險檢索是貫穿整個研發(fā)過程的，在特定的時期做一個FTO，對于企業(yè)來講可能僅僅是幫忙發(fā)現(xiàn)風險，而對于專利風險規(guī)避來講，可能已經(jīng)錯過了最佳時間。本文來分享一下企業(yè)IPR在工作中的實際專利風險防控經(jīng)驗。

最近發(fā)現(xiàn)了一個有意思的事情，經(jīng)常會在各種IP論壇或者行業(yè)交流群里面看到有人討論產(chǎn)品FTO報告，甚至很多朋友專門索求FTO報告模板，似乎專利檢索不取個FTO的名字就顯的不高大上了。今天就來聊一下FTO。

FTO全稱為Freedom To Operate，指的是技術(shù)實施人在不侵犯他人專利權(quán)的情況下自由實施。在國外，侵權(quán)人在被訴專利侵權(quán)時，可以用FTO報告證明自己非故意侵權(quán)，以避免懲罰性賠償。傳到國內(nèi)后，這個報告似乎就有一點變味了，在此，就不考慮公開的風險因素、風險級別披露等內(nèi)容，我們姑且把他當做產(chǎn)品上市前的專利侵權(quán)檢索報告。

從上面我們可以理解，F(xiàn)TO是一個綜合性的報告，這個報告最終出具的節(jié)點一般是技術(shù)方案基本成型，產(chǎn)品快要上市的時候。筆者也看到過一些大咖的文章，說的是FTO分析應(yīng)貫穿產(chǎn)品研發(fā)的整個過程，但是在實際操作過程中，F(xiàn)TO報告往往都是在最后環(huán)節(jié)操作，很難貫穿研發(fā)整個過程。筆者個人理解我們所做的FTO報告應(yīng)該是可以視為一個在前期檢索的基礎(chǔ)上的檢查或者更全面的總結(jié)性的報告，大部分的專利檢索和風險預(yù)警應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)過程中概要設(shè)計階段和詳細方案設(shè)計階段已經(jīng)全部做好了。

下面來聊聊筆者的專利風險防控經(jīng)驗：

一、專利風險防控介入時間

1、產(chǎn)品立項

專利檢索在企業(yè)產(chǎn)品立項階段就應(yīng)該參與，當產(chǎn)品經(jīng)理提出需求后，IPR就應(yīng)該根據(jù)需求檢索競爭對手專利布局情況，是否有可借鑒的技術(shù)點，專利規(guī)避難度等一系列問題進行專利檢索，當研發(fā)項目經(jīng)理或者系統(tǒng)工程師對產(chǎn)品需求進行技術(shù)方案轉(zhuǎn)化之后，IPR應(yīng)該對轉(zhuǎn)化后的技術(shù)方案也進行一個初步的立項檢索，大概了解業(yè)內(nèi)專利情況，為后續(xù)設(shè)計提供初步預(yù)警。

2、產(chǎn)品開發(fā)過程中

在產(chǎn)品開發(fā)過程中的概要設(shè)計和詳細設(shè)計階段，IPR都要參與專利檢索和專利規(guī)避工作，實時跟進項目組，了解其設(shè)計方向，對設(shè)計方案進行實時檢索，及時發(fā)現(xiàn)風險規(guī)避風險，在設(shè)計變更的時候，應(yīng)該對變更的方案進行重新的檢索，并且對風險庫進行更新。在開發(fā)過程中項目概要設(shè)計和詳細設(shè)計等評審節(jié)點，IPR都應(yīng)該參與，了解設(shè)計動態(tài)的同時對知識產(chǎn)權(quán)風險進行評審。開發(fā)過程中的檢索和及時預(yù)警非常重要。如果預(yù)警不及時，研發(fā)在原有的設(shè)計上可能已經(jīng)投入了大量的人力成本和開模等其它研發(fā)成本，而且由于很多公司產(chǎn)品研發(fā)周期都很緊，風險預(yù)警太晚可能會嚴重影響開發(fā)進度，進而造成更大的損失。

3、產(chǎn)品方案基本確定

等設(shè)計方案基本確定后，IPR就可以做一個總的專利排查報告了，這個報告可以理解為上文所說的FTO報告。FTO報告是針對整個產(chǎn)品進行一個系統(tǒng)的全面的檢索，可以視為對研發(fā)過程中的檢索的總結(jié)和查缺補漏，形成一個整體的報告。

4、產(chǎn)品上市后

由于專利公開具有滯后性，所以即使在產(chǎn)品上市后，也要持續(xù)對相關(guān)技術(shù)方案和主要競爭對手進行持續(xù)檢索監(jiān)控。

二、專利風險防控方式

1、日常專利風險防控方式

（1）在產(chǎn)品立項以前的檢索主要目的是了解行業(yè)專利布局情況或者主要對標競爭對手專利布局情況，由于在立項的時候具體的設(shè)計方案都還沒有出來，所以這個檢索針對性一般也沒那么強。檢索到專利后根據(jù)立項規(guī)劃針對性的關(guān)注一些即可，對于好的專利技術(shù)還可以考慮是否可以在規(guī)避專利的前提下借鑒。

（2）在開發(fā)概念設(shè)計和詳細設(shè)計階段

這個階段涉及大概思路已經(jīng)成型，小的設(shè)計細節(jié)一般都在不斷設(shè)計和優(yōu)化。此時，IPR應(yīng)該加入研發(fā)項目組以便對整體設(shè)計思路，設(shè)計細節(jié)以及設(shè)計方案的改變都要有一個清晰的快速的了解。在研發(fā)工程師設(shè)計的過程中，及時的根據(jù)設(shè)計詳細方案，進行逐個設(shè)計點的針對性檢索即可，該階段的檢索最重要的是精準和快速預(yù)警。

2、FTO檢索分析

FTO檢索是一個復(fù)雜的過程，一般來講，筆者的檢索方式是首先要求產(chǎn)品經(jīng)理和項目經(jīng)理根據(jù)項目實際要素提出檢索需求。檢索需求中一般包含：主要競爭對手，主要競爭對手對標產(chǎn)品，對標上市時間，借鑒的技術(shù)方案，借鑒的廠家，以及其它可能存在風險的技術(shù)方案的自我反饋等等信息。另外IPR再根據(jù)產(chǎn)品本身特點將其按照模塊和結(jié)構(gòu)細節(jié)進行解析分類，之后再針對每個分類技術(shù)/部件進行關(guān)鍵詞提煉，結(jié)合分類號對其進行檢索。最后將解析的技術(shù)方案、關(guān)鍵字和分類號檢索以及研發(fā)市場給出的信息進行的針對性檢索結(jié)合起來，形成初步的檢索風險專利庫。

之后IPR需要將初步篩選出來的專利進行逐一識別，將明顯不構(gòu)成風險的專利人工去除掉，留下二次篩選的風險專利庫。

再之后，IPR需要組織資深的研發(fā)工程師與IPR團隊一起對二次篩選的風險專利庫的專利權(quán)利要求進行逐字逐詞解讀，判定是否構(gòu)成風險。這個過程工作量一般極大，可能需要比對數(shù)千件專利，對于一些外文專利比對起來就更麻煩，可能需要一個團隊耗費幾個月的時間，而且這個比對工作需要對產(chǎn)品特別熟悉，所以一定需要資深研發(fā)工程師參與，才能加快效率減少出錯率。團隊內(nèi)可以分為若干個小組，一個IPR搭配一個資深研發(fā)工程師，分組進行篩選比對。在比對的過程中需要對專利做好標記，明顯不侵權(quán)的可以直接剔除風險庫，模棱兩可的不清楚的需要再留下來進行下一輪小組討論，侵權(quán)的可以直接標記，寧愿判斷侵權(quán)也不要輕易判定不侵權(quán)，此輪比對后形成三次篩選風險專利庫。

在經(jīng)過前三次篩選之后，剩下的一般就是可以判定侵權(quán)的專利和一些不確定的專利了，此時可以擴大篩選小組規(guī)模，對于一些不確定的風險專利可以組織多個資深研發(fā)工程師和多個IPR一起討論，必要的時候可以邀請外部專利律師一起參與討論。對于判定侵權(quán)的專利，也需要組織小組在一起核實。經(jīng)過這四次篩選之后形成了最終的風險專利庫。

三、發(fā)現(xiàn)專利風險的應(yīng)對措施

不論是開發(fā)過程中的技術(shù)點檢索，還是整體的FTO檢索，在得到的最終風險專利后，都需要對其進行一個內(nèi)部的風險級別分類，以便為內(nèi)部采取應(yīng)對措施做參考。

風險分類可參考專利的侵權(quán)權(quán)利要求數(shù)量，侵權(quán)范圍，專利權(quán)人特性，專利布局方式以及侵權(quán)產(chǎn)品在公司的銷售定位，開發(fā)規(guī)劃等因素。除此之外，還需要對侵權(quán)權(quán)利要求進行分析，可以是穩(wěn)定性分析，也可以找在先銷售或者公開證據(jù)以便進行現(xiàn)有技術(shù)抗辯。

在穩(wěn)定性分析的時候，企業(yè)IPR可以根據(jù)企業(yè)實際情況選擇將該分析委托給事務(wù)所來做或者企業(yè)內(nèi)部自己來做。穩(wěn)定性分析對分析人員的整體行業(yè)技術(shù)熟悉度要求沒那么高，可以請對三性判斷更為擅長的外部事務(wù)所來做。

在尋找在先銷售或者公開證據(jù)的時候，建議發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)以后，可以做一個互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)公證，避免后期網(wǎng)頁消失或者被刪除。另外，為了避免一些流氓專利，企業(yè)也可以根據(jù)自身情況和行業(yè)特性，在自己的產(chǎn)品或者競爭對手的產(chǎn)品上市以后主動購買產(chǎn)品公證封存，以便為后續(xù)可能的低質(zhì)量專利侵擾提供有力的在先證據(jù)。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：林鵬

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)IPR在工作中的實際專利風險防控經(jīng)驗（點擊標題查看原文）

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