專利權(quán)項(xiàng)的多引多缺陷分析

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作者：李哲  北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：淺析專利權(quán)項(xiàng)的多引多缺陷

專利法實(shí)施細(xì)則22.2款規(guī)定“引用兩項(xiàng)以上權(quán)利要求的多項(xiàng)從屬權(quán)利要求，只能以擇一方式引用在前的權(quán)利要求，并不得作為另一項(xiàng)多項(xiàng)從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)”。業(yè)內(nèi)一般會(huì)將“引用兩項(xiàng)以上權(quán)利要求的多項(xiàng)從屬權(quán)利要求作為另一項(xiàng)多項(xiàng)從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)”的情況叫做“多項(xiàng)從屬權(quán)利要求引用多項(xiàng)從屬權(quán)利要求”，簡(jiǎn)稱為“多項(xiàng)引多項(xiàng)”或“多引多”。需要說(shuō)明的是，如果并列獨(dú)立權(quán)利要求引用多項(xiàng)從屬權(quán)利要求，則不屬于多引多。

如上述專利法實(shí)施細(xì)則22.2款的規(guī)定所述，在中國(guó)不允許在權(quán)利要求（以下，有時(shí)會(huì)簡(jiǎn)稱為權(quán)項(xiàng)）中存在多引多的情況。需要說(shuō)明的是，在有些國(guó)家（例如，日本、美國(guó)等）是允許多引多的情況出現(xiàn)的。因此，通過(guò)PCT途徑或巴黎公約途徑向國(guó)外進(jìn)行申請(qǐng)時(shí)，可以根據(jù)各個(gè)國(guó)家的具體規(guī)定來(lái)選擇是否保留多引多權(quán)項(xiàng)（即，存在多引多情況的權(quán)利要求）。當(dāng)然，在向國(guó)內(nèi)申請(qǐng)時(shí)，考慮到例如為了在權(quán)利要求書中盡量多的包含技術(shù)方案而不繳納權(quán)利要求附加費(fèi)等，也可以保留多引多權(quán)項(xiàng)。而且，由于有些國(guó)家允許多引多權(quán)項(xiàng)，因此多引多權(quán)項(xiàng)經(jīng)常出現(xiàn)在外內(nèi)申請(qǐng)（即，國(guó)外專利通過(guò)PCT或巴黎公約途徑而向國(guó)內(nèi)進(jìn)行的申請(qǐng)）中。

以下對(duì)發(fā)明專利的多引多權(quán)項(xiàng)的修改時(shí)機(jī)、修改方法等進(jìn)行說(shuō)明。

一、修改時(shí)機(jī)

時(shí)機(jī)1）申請(qǐng)階段進(jìn)行修改

包括：國(guó)內(nèi)案在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)直接撰寫為非多引多權(quán)項(xiàng)、涉外案在通過(guò)巴黎公約途徑進(jìn)入國(guó)內(nèi)時(shí)直接修改申請(qǐng)文件、涉外案在通過(guò)PCT途徑進(jìn)入中國(guó)國(guó)內(nèi)時(shí)進(jìn)行PCT28/41條修改。

時(shí)機(jī)2）在主動(dòng)修改期限內(nèi)進(jìn)行修改

即，在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí)或者在收到發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起的3個(gè)月內(nèi)提出修改。

時(shí)機(jī)3）收到OA通知書時(shí)進(jìn)行修改

在OA通知書中如果審查員指出了多引多缺陷，則在答復(fù)時(shí)進(jìn)行修改。然而，即使在OA通知書中審查員并未指出多引多缺陷，申請(qǐng)人也可以依據(jù)節(jié)約審查程序原則來(lái)主動(dòng)進(jìn)行修改。

時(shí)機(jī)4）接到審查員的聯(lián)絡(luò)而進(jìn)行修改

有時(shí)，審查員會(huì)主動(dòng)電話聯(lián)系代理人（未委托代理機(jī)構(gòu)時(shí)為申請(qǐng)人）告知權(quán)項(xiàng)有多引多缺陷，希望主動(dòng)進(jìn)行修改。這種情況多出現(xiàn)于OA階段審查員并未指出多引多缺陷，而且申請(qǐng)人也并未在OA答復(fù)書中主動(dòng)進(jìn)行修改的時(shí)候。此時(shí)，如果按審查員的要求對(duì)多引多缺陷進(jìn)行修改，則一般會(huì)直接獲得授權(quán)，否則會(huì)收到下一次OA通知書。

在時(shí)機(jī)1進(jìn)行修改的優(yōu)點(diǎn)在于，在發(fā)明申請(qǐng)不存在其他缺陷時(shí)可以盡早獲得授權(quán)；其缺點(diǎn)在于，如果是通過(guò)刪除技術(shù)方案的方法（如下述方法1、2）來(lái)修改權(quán)項(xiàng)，則有可能會(huì)在后續(xù)程序中出現(xiàn)修改超范圍的情況出現(xiàn)（例如，在刪除了某一技術(shù)方案并且說(shuō)明書中并未明確記載有該技術(shù)方案的情況下，如果在后續(xù)程序中想要通過(guò)修改保護(hù)該技術(shù)方案的話，有可能會(huì)涉及修改超范圍的問(wèn)題），當(dāng)然如果是PCT進(jìn)入中國(guó)國(guó)內(nèi)階段的申請(qǐng)，則由于判斷修改超范圍的基礎(chǔ)是國(guó)際公開(kāi)文本，因此不會(huì)涉及上述修改超范圍的問(wèn)題，另一缺點(diǎn)在于，如果是通過(guò)拆分多項(xiàng)從屬權(quán)利要求的方法（如下述方法3）來(lái)修改權(quán)項(xiàng)，則會(huì)增加權(quán)項(xiàng)數(shù)，所以因該修改而導(dǎo)致權(quán)項(xiàng)數(shù)超過(guò)10項(xiàng)時(shí)需要繳納額外的權(quán)利要求附加費(fèi)。

在時(shí)機(jī)2~4進(jìn)行修改的優(yōu)點(diǎn)在于，可以根據(jù)審查員的審查意見(jiàn)或根據(jù)其他國(guó)家同族申請(qǐng)的審查結(jié)果來(lái)最大限度地保留技術(shù)方案、不會(huì)出現(xiàn)上面提到的修改超范圍的問(wèn)題、不會(huì)發(fā)生額外的權(quán)利要求附加費(fèi)；其缺點(diǎn)在于，在OA通知書中會(huì)被審查員指出存在多引多缺陷。

二、修改方法

作為存在多引多缺陷的權(quán)項(xiàng)，舉出以下示例以進(jìn)行相關(guān)說(shuō)明。

1. 一種**，其特征在于，技術(shù)特征A。

2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征B。

3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征C。

4. 根據(jù)權(quán)利要求1~3中任一項(xiàng)所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。

在上述示例中，權(quán)4存在多引多缺陷。

方法1）修改存在多引多缺陷的多項(xiàng)從屬權(quán)利要求

例如，修改為：

1. 一種**，其特征在于，技術(shù)特征A。

2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征B。

3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征C。

4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。

或者，將權(quán)4修改為“根據(jù)權(quán)利要求2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D?！薄ⅰ案鶕?jù)權(quán)利要求3所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D?！?、或“根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。”。

方法2）修改作為引用項(xiàng)的多項(xiàng)從屬權(quán)利要求

例如，修改為：

1. 一種**，其特征在于，技術(shù)特征A。

2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征B。

3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征C。

4. 根據(jù)權(quán)利要求1~3中任一項(xiàng)所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。

或者，將權(quán)3修改為“根據(jù)權(quán)利要求2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征C。”。

方法3）拆分多項(xiàng)從屬權(quán)利要求

例如，修改為：

1. 一種**，其特征在于，技術(shù)特征A。

2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征B。

3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征C。

4. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征C。

5. 根據(jù)權(quán)利要求1~3中任一項(xiàng)所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。

或者，

1. 一種**，其特征在于，技術(shù)特征A。

2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征B。

3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征C。

4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。

5. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。

6. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的**，其特征在于，技術(shù)特征D。

方法1、2的優(yōu)點(diǎn)在于，權(quán)項(xiàng)的引用關(guān)系會(huì)比較簡(jiǎn)潔，修改不易出錯(cuò)；其缺點(diǎn)在于，需要?jiǎng)h除部分技術(shù)方案。方法3的優(yōu)點(diǎn)在于，無(wú)需刪除技術(shù)方案；其缺點(diǎn)在于，權(quán)項(xiàng)數(shù)會(huì)變多，而且在多引多權(quán)項(xiàng)比較多時(shí)權(quán)項(xiàng)的引用關(guān)系會(huì)比較混亂，修改容易出錯(cuò)。

總之，在目前的審查環(huán)境下，由于發(fā)明專利基本不存在不發(fā)OA通知書而直接授權(quán)的情況（即使沒(méi)有多引多缺陷，審查員一般也會(huì)以其他理由發(fā)出至少一次OA通知書），因此在時(shí)機(jī)1進(jìn)行修改只有壞處，而不會(huì)帶來(lái)任何明顯的好處。由此，對(duì)于發(fā)明專利，一般不建議在時(shí)機(jī)1進(jìn)行修改。而且，由于多引多缺陷并非是無(wú)效條款，因此甚至可以是審查員不指出就不修改（實(shí)際案件中存在具有多引多缺陷而被授權(quán)的案例）。此外，多引多缺陷的修改方法并沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案，可以單獨(dú)使用上述方法1~3來(lái)進(jìn)行修改，也可以結(jié)合使用上述方法1~3來(lái)進(jìn)行修改，但其修改宗旨始終應(yīng)該為：保留盡量多的技術(shù)方案、盡量保留保護(hù)范圍大的權(quán)項(xiàng)、權(quán)利要求書簡(jiǎn)要清楚。最后，對(duì)于實(shí)用新型專利，由于實(shí)用新型只進(jìn)行初步審查，而且在初步審查中如果形式上沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題就可直接獲得授權(quán)，因此建議在上述時(shí)機(jī)1直接進(jìn)行修改以避免收到OA或補(bǔ)正通知書，這有利于盡早獲得授權(quán)。

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作者：李哲  北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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