標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利糾紛中的禁令頒發(fā)

#文章僅代表作者觀點(diǎn)，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載不代表IPRdaily立場(chǎng)#

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：潘煒   上海申浩律師事務(wù)所

原標(biāo)題：標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利糾紛中的禁令頒發(fā)

專(zhuān)利被侵權(quán)在國(guó)內(nèi)有多種救濟(jì)途徑，包括向法院起訴或者請(qǐng)求管理專(zhuān)利工作的部門(mén)處理，要求侵權(quán)人停止侵權(quán)行為，賠償損失等。其中停止侵權(quán)行為即為永久禁令。另外，在專(zhuān)利訴訟審理過(guò)程中，甚至在立案前，專(zhuān)利權(quán)人可向法院申請(qǐng)責(zé)令侵權(quán)人停止有關(guān)行為的措施，即所謂的臨時(shí)禁令。

對(duì)于許多大公司來(lái)說(shuō)，主要市場(chǎng)的禁令，即使是臨時(shí)禁令，也可能會(huì)帶來(lái)巨大的損失，除直接的經(jīng)濟(jì)利益損失，還可能導(dǎo)致重要商業(yè)機(jī)會(huì)的喪失。

由于標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利的公共屬性，禁令帶來(lái)的后果較普通專(zhuān)利更為嚴(yán)重，實(shí)施人基本要被排除出市場(chǎng)。而許可費(fèi)需符合FRAND原則，專(zhuān)利權(quán)人不能漫天要價(jià)，因此專(zhuān)利實(shí)施人往往寧可接受繳納許可費(fèi)，賠償損失，也不愿看到禁令生效。

法院也對(duì)禁令頒發(fā)的立場(chǎng)持謹(jǐn)慎態(tài)度，需平衡雙方利益，符合比例原則，實(shí)施人是否有明顯主觀過(guò)錯(cuò)，是否有誠(chéng)意達(dá)成許可協(xié)議是主要判斷標(biāo)準(zhǔn)，雙方在訴訟前的接觸協(xié)商過(guò)程則成為主要判斷依據(jù)。

我國(guó)民訴法規(guī)定了訴前禁令和訴中禁令的考量因素，分別為“將會(huì)受到難以彌補(bǔ)的損害”[1]和“可能使判決難以執(zhí)行或者造成當(dāng)事人其他損害”[2]。2019年起生效的最高法關(guān)于知產(chǎn)糾紛保全的司法解釋?zhuān)瑢?duì)于“難以彌補(bǔ)的損害”進(jìn)行了進(jìn)一步的界定[3]：包括侵害申請(qǐng)人享有的商譽(yù)或者發(fā)表權(quán)、隱私權(quán)等人身性質(zhì)的權(quán)利且造成無(wú)法挽回的損害；將會(huì)導(dǎo)致侵權(quán)行為難以控制且顯著增加申請(qǐng)人損害；將會(huì)導(dǎo)致申請(qǐng)人的相關(guān)市場(chǎng)份額明顯減少；及兜底條款。

專(zhuān)利法未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利禁令做出規(guī)定，專(zhuān)利法司法解釋二做了較為簡(jiǎn)單的規(guī)定[4]，指出了專(zhuān)利權(quán)人故意違反FRAND原則，被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無(wú)明顯過(guò)錯(cuò)的，一般不予支持禁令，對(duì)于其它情形則未涉及。北京高院的專(zhuān)利侵權(quán)判定指南中[5]，對(duì)于雙方都無(wú)明顯過(guò)錯(cuò)的情形，在被訴侵權(quán)人提供擔(dān)保的情形下一般不頒發(fā)禁令。廣東高院的審理標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利糾紛指引中規(guī)定的情形最為全面[6]，除前述情形外，對(duì)于專(zhuān)利權(quán)人無(wú)過(guò)錯(cuò)，被訴侵權(quán)人存在明顯過(guò)錯(cuò)情形下，可支持禁令，對(duì)于雙方都有過(guò)錯(cuò)的情形，則綜合考慮各方面因素做出決定。

美國(guó)最高法院早在2006年eBay案中就提出了著名的四要素檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，用于確定是否對(duì)原告給予永久禁令救濟(jì)，即要求原告證明：

1、遭受了不可挽回的損害；

2、法律規(guī)定的補(bǔ)救措施不足以彌補(bǔ)損害；

3、考慮到原告與被告之間的利益失衡，有必要采取公平補(bǔ)救措施；

4、不損害公眾利益。

前述的四要素檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)同樣適用于標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利，不需要為標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利的禁令頒發(fā)設(shè)置一個(gè)單獨(dú)的判斷標(biāo)準(zhǔn)。雖然做出FRAND承諾的專(zhuān)利權(quán)人可能較難證明遭受了不可挽回的損害，但如果實(shí)施人單方拒絕了專(zhuān)利權(quán)人的FRAND許可條件或者不合理地拖延協(xié)商以達(dá)到類(lèi)似效果，那么就可以考慮許可頒發(fā)禁令[7]。

歐洲法院則規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利持有人不得在未通知被指控的侵權(quán)人或未與之提前協(xié)商的情況下申請(qǐng)禁令救濟(jì)，即便被指控的侵權(quán)人已經(jīng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利，否則便涉嫌構(gòu)成濫用市場(chǎng)支配地位，不予支持實(shí)施禁令。其中對(duì)于訴前的一般程序性規(guī)定[8]：

1、警告侵權(quán)人指明標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利及侵權(quán)的方式；

2、在侵權(quán)人表達(dá)愿意協(xié)商基于FRAND條款的許可協(xié)議時(shí)，向侵權(quán)人發(fā)出具體的許可協(xié)議的書(shū)面邀約，包括許可費(fèi)數(shù)額及計(jì)算方式；

3、侵權(quán)人應(yīng)以公認(rèn)的商業(yè)慣例對(duì)邀約進(jìn)行回應(yīng)，不應(yīng)蓄意拖延。

以上為一般程序，標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利所有權(quán)人在啟動(dòng)起訴前唯一必須滿足的要求是標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利所有者通知或與專(zhuān)利實(shí)施者進(jìn)行協(xié)商，是否構(gòu)成濫用市場(chǎng)支配地位則需要綜合具體情形判斷[8]。

臨時(shí)禁令是把雙刃劍，一方面對(duì)涉嫌侵權(quán)人有強(qiáng)大的威懾力，另一方面若使用不當(dāng)專(zhuān)利權(quán)人也可能面臨損害賠償。我國(guó)民事訴訟法明確了錯(cuò)誤申請(qǐng)禁令的當(dāng)事人需進(jìn)行賠償[9]，最高法關(guān)于知產(chǎn)糾紛保全的司法解釋對(duì)于前述民訴法規(guī)定的“申請(qǐng)有錯(cuò)誤”進(jìn)行了進(jìn)一步的界定[10]，包括在采取行為保全措施后三十日內(nèi)不依法提起訴訟或者申請(qǐng)仲裁；請(qǐng)求保護(hù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)被宣告無(wú)效等；生效裁判認(rèn)定不構(gòu)成侵權(quán)或者不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)；及兜底條款。

參考資料：

[1] 民事訴訟法，第一百條，2017年7月；

[2] 民事訴訟法，第一百零一條，2017年7月；

[3] 最高人民法院關(guān)于審查知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛行為保全案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定，第十條，2019年1月；

[4] 最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ǘ?4條第2款，2016年4月；

[5] 北京市高級(jí)人民法院《專(zhuān)利侵權(quán)判定指南（2017）》，第152條，2017年4月；

[6] 廣東高院關(guān)于審理標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利糾紛案件的工作指引（試行），第12條，2018年5月；

[7] Apple Inc. v. Motorola, Inc., No. 12-1548 (Fed. Cir. 2014)，美國(guó)聯(lián)邦巡回上訴法院關(guān)于蘋(píng)果訴摩托羅拉上訴案判決書(shū)，2014年4月；

[8] Unwired Planet v Huawei，[2018] EWCA Civ 2344，英國(guó)上訴法院關(guān)于UP訴華為專(zhuān)利費(fèi)糾紛上訴案判決書(shū)，2018年10月；

[9] 民事訴訟法，第一百零五條，2017年7月；

[10] 最高人民法院關(guān)于審查知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛行為保全案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定，第十六條，2019年1月；

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：潘煒   上海申浩律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

推薦閱讀（點(diǎn)擊圖文，閱讀全文）

開(kāi)年重磅！尋找40位40歲以下企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)精英（40 Under 40）

2019粵港澳大灣區(qū)“高價(jià)值專(zhuān)利培育布局”大賽最全攻略！

“投稿”請(qǐng)投郵箱“iprdaily@163.com”

「關(guān)于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)媒體+產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，致力于連接全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)人，用戶(hù)匯聚了中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國(guó)等15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的高科技公司、成長(zhǎng)型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務(wù)、政府機(jī)構(gòu)、律所、事務(wù)所、科研院校等全球近50多萬(wàn)產(chǎn)業(yè)用戶(hù)（國(guó)內(nèi)25萬(wàn)+海外30萬(wàn)）；同時(shí)擁有近百萬(wàn)條高質(zhì)量的技術(shù)資源+專(zhuān)利資源，通過(guò)媒體構(gòu)建全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領(lǐng)投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來(lái)自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場(chǎng)，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：“http://m.jupyterflow.com/”