實施他人專利，如何支付「專利許可使用費」？

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原標題：典型案例丨實施他人專利應支付專利許可使用費

2002年4月19日，余某向國家知識產權局申請一項名為“一種抗神經衰弱的藥物”的發(fā)明專利，并于2004年12月1日獲得授權。專利申請后，余某即許可其擔任法定代表人和董事長的立業(yè)制藥股份有限公司（以下簡稱立業(yè)公司）實施。至本案起訴時，立業(yè)公司合計銷售專利藥品6481519盒，獲得銷售收入6667萬元，但未向余某支付任何專利使用費。故余某向法院起訴要求立業(yè)公司向其支付涉案專利使用費666.7萬元，支付違約金133.3萬元，并立即停止實施該專利。立業(yè)公司則辯稱，余某主張按照銷售額10%的固定比例支付專利使用費，沒有事實及合同依據。法院是怎樣審理并判決的呢？詳情見本文。

專利制度，是一種利用法律和經濟的手段確認專利權人對其發(fā)明享有專有權，以保護和促進技術發(fā)明的制度。專利權人可以自行實施其發(fā)明，也可以在收取一定的許可使用費后，許可他人實施其發(fā)明。任何單位或個人未經專利權人許可實施其發(fā)明的，應當承擔停止侵權、賠償損失的侵權責任。本案的特別之處在于，專利權人余某作為立業(yè)公司的股東和法定代表人多年，立業(yè)公司使用涉案專利應該經過余某許可，因此余某在本案中未以專利侵權的案由起訴。但是余某作為股東和法定代表人的收入，并不等同于其作為專利權人應獲得的專利許可使用費，故雖然雙方未就專利許可使用費達成一致，但在查明相關事實的基礎上，法院仍支持了余某要求銷售額的10%作為其專利許可使用費的訴訟請求。

本案的裁判結果，進一步體現了法院對知識產權的保護，明確了發(fā)明創(chuàng)造完成人享有獲得獎勵及許可使用費等經濟收益的權利，對在全社會營造保護創(chuàng)新、激勵發(fā)明創(chuàng)造的良好氛圍具有積極意義。

實施他人專利應支付專利許可使用費

——余某訴立業(yè)制藥股份有限公司發(fā)明專利實施許可合同糾紛案

裁判要旨

發(fā)明創(chuàng)造完成人享有獲得獎勵及許可使用費等經濟收益的權利，專利許可使用費屬于雙方當事人協(xié)商確定的范疇，當事人可以就許可的內容、方式、時間、許可費及其計算方法和支付方式等進行商談并達成協(xié)議，但是若無法達成一致，人民法院可以根據專利法、專利法實施細則、促進科技成果轉化法等法律規(guī)定和相關事實進行裁判，確定合理的許可費率。

案件信息

一審：南京中院（2015）寧知民初字第197號民事判決書；

二審：江蘇高院（2016）蘇民終1510號民事判決書。

案情摘要

一、涉案專利權及其他相關專利權

1999年1月11日，余某向國家知識產權局申請名為“一種抗神經衰弱的中藥”的發(fā)明專利，2001年8月1日獲準授權公告，專利號為99100142.7。

2002年4月19日，余某向國家知識產權局申請名為“一種抗神經衰弱的藥物”的發(fā)明專利。2004年12月1日，該專利獲得授權，專利號為ZL02117431.8。

二、“新樂康片”藥品（保健藥品）生產情況

立業(yè)公司（原南京第五制藥廠）成立于1990年11月14日。余某擔任立業(yè)公司法定代表人時間為2003年12月18日至2015年2月9日，后變更為張育民。

1996年8月20日，江蘇省衛(wèi)生廳下發(fā)批復，同意江蘇省醫(yī)藥工業(yè)研究所和南京市第五制藥廠試生產中藥保健藥品“新樂康片”，批準文號為蘇衛(wèi)藥健字（1996）第1651號，并發(fā)放了藥品批準證書。

2000年12月28日，余某（甲方）與南京第五制藥廠（乙方）訂立《“新樂康”保健藥品合作生產銷售協(xié)議》。協(xié)議確定“新樂康”保健藥品的配方是余某經過二十余年的潛心研究及臨床驗證并已被批準為蘇衛(wèi)健字號（1651）號保健藥品。雙方約定：1.甲方作為該專利技術的所有人（專利號為99100142.7），因不具備生產和銷售的條件，現甲方以該產品的專利技術評估價值為350萬元，乙方以其廠名、商標、兩證一照等無形資產互相合作生產和銷售該保健藥品。2.甲方以乙方名義向醫(yī)藥監(jiān)督局申報保健藥品整頓，提供相關資料及該次整頓所發(fā)生的相關費用，利用乙方的廠名進行申報，申報后甲方享有該產品的專有技術權及專利權，合作期間乙方享有生產權。3.甲方按產品的銷售利潤支付給乙方，具體為：每年銷售該產品最低提成基數（360萬片）為16萬，不足部分應補足16萬元；360萬-660萬片按每片0.05元給付；660萬片以上按0.06元給付，剩余利潤由甲方享有。4.該產品壓片所需輔助材料由乙方負責，壓片以外包括其鋁箔包裝、小包裝、中包裝、大包裝及其藥檢對照品由甲方負責等。

2001年7月1日，余某（甲方）與南京第五制藥廠（乙方）重新訂立《“新樂康”保健藥品合作生產銷售協(xié)議》一份。所確定前序內容部分與上一合同相同。雙方約定：1.甲方作為該專利技術的所有人（專利號為99100142.7），因不具備生產和銷售的條件，現甲方以該產品的專利技術評估價值為600萬元，乙方以其廠名、商標、兩證一照等無形資產互相合作生產、銷售該保健藥品。2.合作期間乙方享有生產權。3.為了該產品推向市場，甲方出資50萬元由乙方為甲方注冊一個二級法人的銷售公司，用于專門銷售該產品，在江浦領取發(fā)票，公司所發(fā)生的稅上繳江浦，稅后利潤歸甲方所有。4.加工費用支付辦法：該產品所需的原材料由甲方負責提供，乙方負責加工。具體為：每年銷售該產品最低提成基數（360萬片）為16萬，不足部分應補足16萬元；360萬-660萬片按每片0.05元給付；660萬片以上按0.06元給付。5.該產品壓片所需輔助材料由乙方負責，壓片以外包括其鋁箔包裝、小包裝、中包裝、大包裝及其藥檢對照有甲方負責。6.本協(xié)議為長期協(xié)議，直到甲方提出異議并另行協(xié)商。

余某針對上述合作生產銷售協(xié)議所涉及銷售金額的分配作了進一步說明：一盒藥是36片，售價為49元，生產成本7.6元，一片的銷售價格為1.36元，生產成本約為0.21元。按照協(xié)議，在年銷售量未達到360萬片時，余某應支付加工費0.04元，約占銷售價格的2.9％，扣除每片成本，余某自得收益1.11元，約占銷售價格的81.6％；在年銷售量在360-660萬片時，余某支付加工費0.05元，約占銷售價格的3.68％，扣除每片成本，余某自得收益1.1元，約占銷售價格的80.9％；在年銷售量超過660萬片時，余某支付加工費0.06元，約占銷售價格的4.4％，扣除每片成本，余某自得收益1.09元，約占銷售價格的80.1％。

2002年10月30日，國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)放2002B1250號批件。其中記載藥品名稱：新樂康片；生產企業(yè)：南京立業(yè)制藥有限公司；藥品批準文號：國藥準字B20020529；原批準文號：蘇衛(wèi)藥健字（1996）第1651號。2010年8月24日，江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)放2010R001313號藥品再注冊批件。其中藥品名稱：新樂康片；藥品批準文號：國藥準字B20020529；藥品批準文號有效期：2015年8月23日。2015年8月19日，江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局批準了新樂康片的藥品再注冊，藥品批準文號有效期到2020年8月18日。

余某提交了“新樂康片”藥品外包裝和說明書。其中記載：批準文號：國藥準字B20020529；生產企業(yè)：立業(yè)制藥股份有限公司等。

2002年至2014年，立業(yè)公司合計銷售“新樂康片”藥品6481519盒，獲得銷售收入6667萬元。

三、其他判決查明的相關事實

南京中院（2011）寧知民初字第544號民事判決查明，先聲藥業(yè)研究公司（甲方）與周某（乙方）簽訂了《顧問協(xié)議》，約定先聲研究公司聘請周某為海外顧問，周某負責項目推薦、與國外公司溝通交流、促進項目合作進展等工作。關于報酬，該協(xié)議約定，周某向先聲研究公司提供項目，促進先聲研究公司與項目提供方（第三方）簽訂合作協(xié)議，先聲研究公司須向周某支付相應的勞務報酬，相關主要條款為：1.先聲研究公司與周某簽訂長期戰(zhàn)略伙伴協(xié)議，聘請周某擔任先聲藥業(yè)研究公司駐北美洲海外顧問，先聲研究公司每月支付3000元人民幣顧問費。2.如因周某的幫助和引導促成先聲研究公司與項目提供方（第三方）簽訂合作協(xié)議的，先聲研究公司向周某支付協(xié)議金額的5％作為傭金，并在每次先聲研究公司與項目提供方（第三方）簽訂合作協(xié)議時以備忘錄形式就具體項目重述。

南京中院（2015）寧知民終字第209號民事判決認為，《中華人民共和國促進科技成果轉化法》（1996年10月1日實施）第二十九條規(guī)定，科技成果完成單位將其職務科技成果轉讓給他人的，單位應當從轉讓該項職務科技成果所取得的凈收入中，提取不低于百分之二十的比例，對完成該項科技成果及其轉化做出重要貢獻的人員給予獎勵。一審法院綜合現有證據，提取凈收入中的21%獎勵給技術成果完成人，并無不當。

上海高院（2015）滬高民三（知）終字第49號民事判決查明，2011年5月至2012年10月，余某共向立業(yè)公司匯款2，272，818.18元，立業(yè)公司為此開具了名目為“咨詢費”的等值發(fā)票。2013年1月8日，立業(yè)公司出具《情況說明》一份，上載：“麟雅商務咨詢（上海）有限公司，以下簡稱本公司。本公司擁有‘在物件表面熱轉印的方法’的發(fā)明專利權，于2011年5月許可廣州市凱富樂五金制品有限公司使用本公司上述發(fā)明專利，由于客觀原因，雙方并未簽訂合同。廣州市凱富樂五金制品有限公司自2011年5月開始，每月按營業(yè)額的40%向本公司支付上述發(fā)明專利的許可使用費，至今共計支付人民幣貳佰貳拾陸萬陸佰伍拾壹圓貳角壹分2，260，651.21元，本公司以咨詢費的方式向其開具服務性發(fā)票?！痹V訟中，雙方確認余某所匯款項2，272，818.18元即余某按其營業(yè)額的40%支付給立業(yè)公司的錢款。

法院認為

南京中院一審認為：

一、立業(yè)公司實施了涉案ZL02117431.8號發(fā)明專利權

首先，從藥物成分方面看，余某提交的新樂康片藥品說明書記載了“新樂康片”的成分為鉤藤、酸棗仁、蘿芙木總堿，與涉案ZL02117431.8專利公開的藥物成分相同。故可以認為立業(yè)公司使用的是余某ZL02117431.8號發(fā)明專利技術生產的“新樂康片”藥品。

其次，從所使用的藥品批準文號也可以認定立業(yè)公司使用的是余某ZL02117431.8號發(fā)明專利技術。余某提交的新樂康片藥品說明書記載的批準文號為國藥準字B20020529，余某ZL02117431.8號發(fā)明專利的申請日是2002年4月19日，授權公告日是2004年12月1日。在該批準文號形成時的2002年，雖然該專利處于已申請未獲得授權的狀態(tài)，但是從專利說明書記載的內容看，余某已經完成了技術方案的研發(fā)和臨床試驗工作，并提交了專利申請。作為技術方案已經完成并可以實施。立業(yè)公司根據該技術方案申請藥品生產并獲得批文，并依據該批文生產和銷售藥品，是合法和合理的。由此可以認定所使用技術或者藥物成分就是藥品說明書中記載的成分，即為余某涉案專利技術。

再次，從雙方訂立的兩份《“新樂康”保健藥品合作生產銷售協(xié)議》看，該協(xié)議目的是要求代加工，使用的余某所有的99100142.7號專利，而非余某ZL02117431.8涉案專利。該兩份協(xié)議并不影響立業(yè)公司使用余某涉案專利生產“新樂康片”藥品。

綜上，可以認為立業(yè)公司使用了余某涉案ZL02117431.8號發(fā)明專利技術生產了“新樂康片”藥品，并進行市場銷售。

二、余某和立業(yè)公司之間形成專利實施許可合同關系，立業(yè)公司應當向余某支付專利使用費

雖然雙方沒有訂立書面專利實施許可合同，但是一方面立業(yè)公司實際使用了余某涉案專利技術生產“新樂康片”藥品；另一方面余某擔任立業(yè)公司的法定代表人，雙方在庭審中亦陳述曾就專利實施許可費問題進行過商談，可以認為余某本人對于立業(yè)公司實施其涉案專利事宜應該是知曉的，或者是經過其同意或者安排的。因此，雙方存在實際的專利實施許可合同關系，只是沒有訂立書面實施許可合同，但是這并不影響合同關系的成立。

專利的價值在于轉化為現實生產力，產生經濟效益和社會效益。余某的創(chuàng)新和創(chuàng)造對此產生了至關重要的影響。因此，在余某主張的情況下，立業(yè)公司實施涉案專利，應當向余某支付許可使用費。

當然，專利使用費首先應當屬于雙方協(xié)商并形成合意的范疇。雙方可以就許可的內容、方式、時間、許可費及其計算方法和支付方式等進行商談并達成協(xié)議。然而，就本案而言，雙方曾經就許可費問題進行過商談，但是沒有達成一致意見，而且立業(yè)公司已經在實施余某涉案專利并形成銷售和獲利。因此，一審法院基于以下理由就涉案專利使用費進行裁判。

首先，《中華人民共和國專利法》第十二條規(guī)定，任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立實施許可合同，向專利權人支付專利使用費。這是立業(yè)公司應當向余某支付專利使用費的直接的法律依據。

其次，國家在政策層面鼓勵創(chuàng)新和發(fā)明創(chuàng)造，并在法律層面上規(guī)定了一定的獎勵比例。我國為了促進科技成果轉化為現實生產力，規(guī)范科技成果轉化活動，加速科學技術進步，推動經濟建設和社會發(fā)展，專門制定了《中華人民共和國促進科技成果轉化法》。其中第四十五條第一款規(guī)定，科技成果完成單位未規(guī)定、也未與科技人員約定獎勵和報酬的方式和數額的，按照下列標準對完成、轉化職務科技成果做出重要貢獻的人員給予獎勵和報酬：（一）將該項職務科技成果轉讓、許可給他人實施的，從該項科技成果轉讓凈收入或者許可凈收入中提取不低于百分之五十的比例；該條款規(guī)定的比例比該法2015年修訂前第二十九條規(guī)定不低于百分之二十的比例有了大幅度提高。《中華人民共和國專利法》第十六條規(guī)定，被授予專利權的單位應當對職務發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設計人給予獎勵；發(fā)明創(chuàng)造專利實施后，根據其推廣應用的范圍和取得的經濟效益，對發(fā)明人或者設計人給予合理的報酬?！吨腥A人民共和國專利法實施細則》第七十八條規(guī)定，被授予專利權的單位未與發(fā)明人、設計人約定也未在其依法制定的規(guī)章制度中規(guī)定專利法第十六條規(guī)定的報酬的方式和數額的，在專利權有效期限內，實施發(fā)明創(chuàng)造專利后，每年應當從實施該項發(fā)明或者實用新型專利的營業(yè)利潤中提取不低于2%，作為報酬給予發(fā)明人，或者參照上述比例，給予發(fā)明人或者設計人一次性報酬；被授予專利權的單位許可其他單位或者個人實施其專利的，應當從收取的使用費中提取不低于10%，作為報酬給予發(fā)明人或者設計人。雖然上述是有關職務技術成果轉化后給予技術成果完成人或者專利發(fā)明人的獎勵，而本案并非如此，但是鼓勵發(fā)明創(chuàng)造和成果轉化并給予完成人員一定的獎勵應該是一種法律共識。本案中，余某獨立完成了涉案發(fā)明專利的研發(fā)和驗證工作，并由立業(yè)公司實施，立業(yè)公司按照一定比例支付專利使用費應該是法律應有之意。這些規(guī)定對于本案的裁判具有參考作用。

再次，從相關實踐來看，相關合同的約定具有一定的參考性。如南京中院（2011）寧知民初字第544號民事判決書查明的有關藥品專利居間合同費用、計算方法和支付方式；上海高院（2015）滬高民三（知）終字第49號民事判決書查明的雙方當事人就相關專利使用費及其支付方式等所達成的協(xié)議等。這些事實均來自于實踐，系雙方當事人基于對專利及其相關產品市場認識等的基礎上所達成的一致，對于本案專利使用費的裁判是一種合理性要件的支撐，具有一定的參考價值。

第四，雙方曾就涉案專利的專利使用費問題進行過商談，只是未能達成一致，表明立業(yè)公司有支付的意愿。

第五，雙方曾就余某所有的99100142.7號發(fā)明專利達成過兩份《“新樂康”藥品合作生產銷售協(xié)議》。該專利與涉案專利具有一定的相關性。余某陳述了該專利產品的價格、給予立業(yè)公司的加工費、利潤率及其分配等，具有一定的參考價值。

第六，余某請求按照涉案專利產品銷售總額的10％主張專利使用費，具有合理性。一審法院庭審中曾要求立業(yè)公司提交涉案專利產品的銷售利潤，但是其拒絕提交，因此一審法院無法據此并參照其他相關因素進行酌定。一審法院基于前述五點理由并參考其中合理因素，認定余某的訴訟請求有事實和法律依據，應予支持。

對于余某要求立業(yè)公司支付違約金的訴訟請求，因雙方協(xié)商未達成一致，并有合作的基礎和理由，一審法院對此不予支持。

對于余某要求停止實施該專利的訴訟請求，因雙方未能就專利使用費達成一致并訂立書面實施許可合同，缺乏進一步合作的基礎，且現用藥品批準文號有效期于2015年8月23日到期，故對此予以支持。

立業(yè)公司不服一審判決，向江蘇高院提起上訴。

江蘇高院二審認為：

一審法院根據查明的事實判決立業(yè)公司支付余某專利使用費666.7萬元并立即停止實施涉案專利，并無不當。具體理由如下：

首先，《中華人民共和國專利法》第十二條規(guī)定，任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立實施許可合同，向專利權人支付專利使用費。二審中，立業(yè)公司對其實施了涉案專利不持異議，即其認可與余某間就涉案專利存在著事實上的許可法律關系。故立業(yè)公司應就其實施涉案專利而向余某支付相應的專利使用費。

其次，從余某與立業(yè)公司2000年12月28日及2001年7月1日簽訂的《“新樂康”保健藥品合作生產銷售協(xié)議》來看，余某通過許可實施專利而可獲得的利益約占整個藥品銷售價格的80%。雖然該兩份生產銷售協(xié)議所約定使用的是99100142.7號專利而非涉案專利，但從兩份專利的功能、藥品組成成分等來看，涉案專利系99100142.7號專利的改進及延續(xù)。且根據藥品批準文號間的相應關系，可以認定立業(yè)公司在2002年之前生產的新樂康片使用的是99100142.7號專利，在2002年之后使用的是涉案專利。因此在雙方未就實施涉案專利簽訂新的生產銷售協(xié)議或專利實施許可合同的情形下，可以視雙方間的權利義務關系實際仍適用2000年12月28日及2001年7月1日簽訂的生產銷售協(xié)議中的相關條款。而本案中，余某僅主張藥品銷售價格的10%作為涉案專利的許可使用費，并未超過雙方在2000年及2001年生產銷售協(xié)議中的約定。故一審法院對該合理許可使用費予以支持，并無不當。

再次，鑒于余某本案主張的許可使用費合理，應予支持。在此情形下，立業(yè)公司如認為該費用遠超其實際利潤而不合理，則應由立業(yè)公司對此主動提供相應證據予以證明，而無需等待人民法院要求其提供。

最后，一審法院判決立業(yè)公司立即停止實施余某的涉案專利，即是對雙方間業(yè)已存在的事實上的專利許可法律關系進行解除。立業(yè)公司認為一審判決未解除雙方之間的實施許可合同而僅對解除后果作出判決系法律適用錯誤的主張，與事實不符，不予支持。

一審判決：立業(yè)公司向余某支付ZL02117431.8號專利使用費666.7萬元；立業(yè)公司立即停止實施余某所有的ZL02117431.8號專利；

二審判決：駁回上訴，維持原判。

一審合議庭：徐　新　謝慧嵐　雒　強

二審合議庭：施國偉　顧正義　張曉陽