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作者:趙宇 北京派爾特醫(yī)療科技股份有限公司
供稿:中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院
原標(biāo)題:淺議企業(yè)IPO進(jìn)程中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險及應(yīng)對策略
在中國企業(yè)逐步走向公眾的過程中,暴露出越來越多的問題,特別是與上市公司、擬上市公司等資本市場參與主體相關(guān)的法律訴訟逐漸增多,在諸多類型的訴訟中,知識產(chǎn)權(quán)訴訟是企業(yè)在上市進(jìn)程中遇到的極具挑戰(zhàn)性與殺傷力的一類問題,而且往往會對企業(yè)上市造成巨大的影響。筆者針對企業(yè)在IPO進(jìn)程中可能遇到的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密風(fēng)險及應(yīng)對策略分別作一粗淺的總結(jié)與探討,以期對相關(guān)企業(yè)有所幫助。
2017年5月,因?qū)@V訟,“共享單車第一股”永安行在路演前夕宣布暫緩IPO發(fā)行!
2017年7月,華體科技A股上市一個月被起訴專利侵權(quán),索賠金額超過4000萬元!
2017年8月,聚利科技在籌劃A股上市審核的最后時刻,遭受金溢科技專利侵權(quán)訴訟索賠1億元的打擊,很可能影響IPO的進(jìn)程!
……
中國資本市場歷經(jīng)20余年的高速發(fā)展,規(guī)模已躍居世界第二,越來越多志存高遠(yuǎn)的中國企業(yè)希望通過資本市場融資以解決發(fā)展壯大所需的資金問題。然而,在中國企業(yè)逐步走向公眾的過程中,暴露出越來越多的問題,特別是與上市公司、擬上市公司等資本市場參與主體相關(guān)的法律訴訟逐漸增多,在諸多類型的訴訟中,知識產(chǎn)權(quán)訴訟是企業(yè)在上市進(jìn)程中遇到的極具挑戰(zhàn)性與殺傷力的一類問題,而且往往會對企業(yè)上市造成巨大的影響。
除了上述三起近期發(fā)生的案例,由于知識產(chǎn)權(quán)問題倒在IPO大門口的企業(yè)數(shù)不勝數(shù),如蘇州恒久專利欠費IPO被否、西點藥業(yè)專利權(quán)屬不明IPO首發(fā)遭否、三歐機(jī)械隱瞞專利侵權(quán)糾紛IPO列入黑名單、喬丹體育商標(biāo)權(quán)糾紛IPO長期擱置、山東信得商標(biāo)許可問題IPO被否、瑞創(chuàng)網(wǎng)科及凱立德科技著作權(quán)侵權(quán)糾紛IPO終止審查、富士康訴比亞迪電子侵犯商業(yè)秘密力阻其香港上市等等,由此可見知識產(chǎn)權(quán)問題看似輕微,實則重大,其主要影響在于是否會導(dǎo)致企業(yè)在資產(chǎn)獨立性、關(guān)聯(lián)交易公允性、持續(xù)盈利能力等方面產(chǎn)生缺陷,從而構(gòu)成重大上市障礙。根據(jù)《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第30條及根據(jù)《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》第14條的規(guī)定,企業(yè)上市融資,應(yīng)當(dāng)具備持續(xù)盈利能力,如果發(fā)行人的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)、特許經(jīng)營權(quán)等重要資產(chǎn)或者技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化風(fēng)險,就易被認(rèn)為不具備持續(xù)盈利能力。
由此可見,影響持續(xù)盈利能力的知識產(chǎn)權(quán)訴訟與一般的訴訟大有不同。一般的訴訟大都是涉及過去的,賠償即可了事,對公司的影響有限,而知識產(chǎn)權(quán)訴訟是關(guān)系未來的,涉及相關(guān)產(chǎn)品能不能繼續(xù)銷售,進(jìn)而影響企業(yè)的持續(xù)盈利能力,導(dǎo)致公司的未來發(fā)展具有不確定性,因而關(guān)系重大,會對上市造成致命打擊,即使僥幸過關(guān),也會遭受時間、金錢、商譽的損失。
因此,對于擬IPO的企業(yè)而言,應(yīng)將知識產(chǎn)權(quán)作為企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。以下,筆者針對企業(yè)在IPO進(jìn)程中可能遇到的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密風(fēng)險及應(yīng)對策略分別作一粗淺的總結(jié)與探討,以期對相關(guān)企業(yè)有所幫助。
一、商標(biāo)權(quán)風(fēng)險及應(yīng)對策略
(一)商標(biāo)權(quán)風(fēng)險:
商標(biāo)權(quán)是企業(yè)無形資產(chǎn)的重要組成部分,也是企業(yè)在上市進(jìn)程中頗受關(guān)注的問題。目前,企業(yè)在上市進(jìn)程中遭遇的商標(biāo)爭議主要包括:一般商標(biāo)近似侵權(quán)、侵犯他人馳名商標(biāo)權(quán)益、侵犯他人著作權(quán)、外觀設(shè)計專利權(quán)、名稱權(quán)姓名權(quán)肖像權(quán)等在先權(quán)利、申請注冊商標(biāo)遭遇異議或已注冊商標(biāo)遭遇撤銷或無效。
(二)應(yīng)對策略:
1、針對容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)進(jìn)行排查。排查范圍包括:商標(biāo)是否尚未注冊、已注冊商標(biāo)是否已及時續(xù)展、注冊商標(biāo)是否存在侵害他人馳名商標(biāo)或使用特定地點及商品通用名稱等權(quán)屬爭議、轉(zhuǎn)讓商標(biāo)或出資商標(biāo)權(quán)屬是否已變更至公司名下、被許可商標(biāo)原始權(quán)屬狀態(tài)是否有所變化等等。
2、全面加強(qiáng)商標(biāo)注冊。企業(yè)應(yīng)盡量提前、及時建立完善的商標(biāo)申請與防控體系,對相關(guān)類別或未來可能涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域提前進(jìn)行商標(biāo)申請布局。
3、完善許可協(xié)議。企業(yè)應(yīng)通過許可合同來嚴(yán)格規(guī)范許可,特別是許可范圍、許可期限、到期后續(xù)展許可等重要條款嚴(yán)格把控,并積極進(jìn)行許可備案。
4、加強(qiáng)商標(biāo)管理與監(jiān)控。對自有商標(biāo)及時續(xù)展、對被許可商標(biāo)定期監(jiān)控原始權(quán)屬的變化。
5、主動維權(quán)。如商標(biāo)遭他人搶注,可以進(jìn)行異議或?qū)ζ渖暾埿鏌o效,或者嘗試談判收購;如遭遇商標(biāo)訴訟,一定要與證監(jiān)會保持溝通,積極進(jìn)行反饋與說明,并委托專業(yè)律師積極應(yīng)對,切不可一味保守讓步[1]。
二、專利權(quán)風(fēng)險及應(yīng)對策略
(一)專利權(quán)風(fēng)險:
在IPO的進(jìn)程中,證監(jiān)會對于專利權(quán)狀況審查十分嚴(yán)格,特別是對于為自主創(chuàng)新型企業(yè)融資而設(shè)立的創(chuàng)業(yè)板而言,要求在招股說明書中充分展示技術(shù)實力和創(chuàng)新能力,并列明其所擁有的專利加以證明。實踐中,主要在重大未決訴訟及信息披露等方面問題最為集中。
(二)應(yīng)對策略:
1、上市前進(jìn)行專利問題排查:首先,需核查披露的技術(shù)是否全面申請了專利,保護(hù)范圍是否完善;其次,排查專利產(chǎn)品的銷售市場是否已申請專利,是否存在侵權(quán)風(fēng)險;再次,排查專利權(quán)是否維持有效,如是否按時交納年費、是否存在質(zhì)押、轉(zhuǎn)移、許可、無效、終止等情況;最后,還要排查潛在的侵權(quán)風(fēng)險,如企業(yè)取得的是某產(chǎn)品的制造方法的專利,則要檢查該方法所實現(xiàn)的產(chǎn)品是否被專利權(quán)保護(hù),另外如某專利產(chǎn)品的實施有賴于前一專利的實施,而該前一權(quán)利由其他企業(yè)所擁有,這些都是專利權(quán)排查時需關(guān)注的重點。
2、加強(qiáng)自主創(chuàng)新:獲得高價值專利最有效的方法就是加大研發(fā)投入,積極進(jìn)行自主創(chuàng)新,進(jìn)行全面專利組合的布局,實現(xiàn)真正的自主知識產(chǎn)權(quán)體系。
3、在企業(yè)內(nèi)部建立專業(yè)部門或聘請外部專利律師顧問:與其他知識產(chǎn)權(quán)不同,專利工作是一項極其專業(yè)而又嚴(yán)謹(jǐn)?shù)南到y(tǒng)工程,從業(yè)人員既需要深刻理解技術(shù)又要了解相關(guān)法律,因此企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立專門部門才能高效應(yīng)對,即使企業(yè)不具備相關(guān)的條件,也要聘請外部專利律師作為顧問進(jìn)行指導(dǎo),才能夠在IPO進(jìn)程中有效處理好可能遭遇的各種專利問題[2]。
三、著作權(quán)風(fēng)險及應(yīng)對策略
(一)著作權(quán)風(fēng)險:
在企業(yè)上市的進(jìn)程中出現(xiàn)的著作權(quán)糾紛就像一顆定時炸彈,會對企業(yè)上市產(chǎn)生很大的負(fù)面影響。目前企業(yè)遇到最多的著作權(quán)訴訟是侵權(quán)糾紛,以IT類企業(yè)較多,主要包括互聯(lián)網(wǎng)侵權(quán)(最具代表性的是對信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的侵犯)、著作權(quán)侵權(quán)(最為常見的侵權(quán)如盜版)、權(quán)屬爭議、轉(zhuǎn)讓與出資瑕疵、許可使用風(fēng)險(如計算機(jī)軟件的被許可人超授權(quán)范圍使用)等。
(二)應(yīng)對策略:
針對在上市進(jìn)程中可能面臨的著作權(quán)風(fēng)險,可以采取以下措施應(yīng)對:
1、加強(qiáng)著作權(quán)登記,特別是計算機(jī)軟件著作權(quán)的登記。盡管著作權(quán)取得制度實行的是自動取得,但是登記的證明文件可以為著作權(quán)糾紛提供初步的證明,以防范今后可能發(fā)生的權(quán)屬糾紛。
2、完善著作權(quán)許可協(xié)議。擬上市公司以被許可方式使用著作權(quán)時,應(yīng)盡可能完善著作權(quán)許可使用合同并嚴(yán)格審查相關(guān)文件,以便將風(fēng)險降到最低。
3、 建立健全著作權(quán)管理制度,加強(qiáng)日常著作權(quán)管理。擬上市公司應(yīng)建立全面的著作權(quán)管理制度,加強(qiáng)對企業(yè)著作權(quán)的產(chǎn)生、使用、許可與被許可的管理。
4、 主動維權(quán)、積極應(yīng)對訴訟。擬上市企業(yè)發(fā)現(xiàn)著作權(quán)遭受侵犯時以及面臨著作權(quán)侵權(quán)糾紛時,應(yīng)聘請專業(yè)的律師團(tuán)隊盡早盡快解決,并真實、準(zhǔn)確的披露信息,積極配合發(fā)審委審核。
四、商業(yè)秘密風(fēng)險及應(yīng)對策略
(一)商業(yè)秘密風(fēng)險:
對于企業(yè)而言,商業(yè)秘密泄露是主要面臨的風(fēng)險。究其原因大體可以概括為未建立嚴(yán)密的商業(yè)秘密保護(hù)制度從而導(dǎo)致員工離職時將商業(yè)秘密帶走、商業(yè)秘密被他人竊取、沒有嚴(yán)密的防控體系而導(dǎo)致不當(dāng)泄密等。
(二)應(yīng)對策略:
1、建立完善的保密制度與保密體系。如由具體職能部門專項負(fù)責(zé)、嚴(yán)格確定商業(yè)秘密保密范圍、分層次控制接觸商業(yè)秘密人員、與員工簽訂保密協(xié)議及競業(yè)禁止協(xié)議并按國家規(guī)定支付相關(guān)費用。
2、上市進(jìn)程中做好商業(yè)秘密保護(hù)措施。如與中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議、在信息披露與保密之間取得良性平衡(對于重大秘密力圖向證監(jiān)會申請披露豁免)。
3、面臨商業(yè)秘密訴訟時迂回應(yīng)對。在上市進(jìn)程中提起商業(yè)秘密訴訟,由于原告的舉證責(zé)任要求較高,維權(quán)具有一定困難,即便擬上市企業(yè)是原告,該訴訟也可能對其造成不利影響,因此應(yīng)采用迂回戰(zhàn)術(shù),先行搜集證據(jù),聘請律師共同制定好策略,待企業(yè)成功上市后再提起訴訟積極維權(quán)。
綜上所述,知識產(chǎn)權(quán)是企業(yè)重要的無形資產(chǎn),更是企業(yè)核心競爭力與持續(xù)盈利能力的重要體現(xiàn),有志于IPO的企業(yè)一定要及早制定戰(zhàn)略,積極有效布局保護(hù)。本文對商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)和商業(yè)秘密四類主要知識產(chǎn)權(quán)在IPO進(jìn)程中可能面臨的問題及應(yīng)對策略進(jìn)行了淺顯的分析,以期望引起相關(guān)企業(yè)的重視并希望能夠為其提供一定的借鑒。
參考文獻(xiàn):
[1]劉明俊 操樂龍 史迎春 劉曦雨 企業(yè)IPO知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險防范與糾紛解決 2013年7月
[2]北京精金石專利公眾號 IPO!老板,你的IP歐了么? 2017年8月
發(fā)布:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:趙宇 北京派爾特醫(yī)療科技股份有限公司
供稿:中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
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