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作者:湯少華 努比亞技術(shù)有限公司
供稿:中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院
原標題:創(chuàng)新公司IPO過程中的知識產(chǎn)權(quán)問題分析
越來越多的企業(yè)因為知識產(chǎn)權(quán)問題止步IPO,錯失融資機會,甚至因存在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為而被迫付出巨額賠償。本文摘取IPO實踐中的熱點和經(jīng)典案例,做基本介紹和針對性分析,以期共同獲得啟發(fā)。
首次公開募股(Initial Public Offerings,簡稱“IPO”)過程中,發(fā)行人的專利、商標、著作權(quán)、商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán),直接關系到發(fā)行人的核心競爭力、持續(xù)盈利能力等,歷來為審核部門的關注重點。因知識產(chǎn)權(quán)問題導致IPO后延或者失敗,是一個現(xiàn)實且值得探討的問題。
本文摘取IPO實踐中的熱點和經(jīng)典案例,做基本介紹和針對性分析,以期共同獲得啟發(fā)。
一、IPO法律法規(guī)中涉及知識產(chǎn)權(quán)的規(guī)定
1、《證券法》(2013年修訂)
第二十條發(fā)行人向國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)或者國務院授權(quán)的部門報送的證券發(fā)行申請文件,必須真實、準確、完整。
為證券發(fā)行出具有關文件的證券服務機構(gòu)和人員,必須嚴格履行法定職責,保證其所出具文件的真實性、準確性和完整性。
第六十三條發(fā)行人、上市公司依法披露的信息,必須真實、準確、完整,不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(2015年修訂)
第二十八條發(fā)行人不存在重大償債風險,不存在影響持續(xù)經(jīng)營的擔保、訴訟以及仲裁等重大或有事項。
第三十條發(fā)行人不得有下列影響持續(xù)盈利能力的情形:……(五)發(fā)行人在用的商標、專利、專有技術(shù)以及特許經(jīng)營權(quán)等重要資產(chǎn)或技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化的風險;……
3、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》(2015年修訂)
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》(2015年修訂)
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》(2015年修訂)
2.1.4上市公司的資產(chǎn)應當獨立完整、權(quán)屬清晰,不被董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關聯(lián)人占用或者支配。
4、《保薦人盡職調(diào)查工作準則》
第十一條發(fā)起人、股東的出資情況……核查股東出資資產(chǎn)(包括房屋、土地、車輛、商標、專利等)的產(chǎn)權(quán)過戶情況。對以實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等非現(xiàn)金資產(chǎn)出資的,應查閱資產(chǎn)評估報告,分析資產(chǎn)評估結(jié)果的合理性;……
第十六條獨立情況……查閱商標、專利、版權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)以及房產(chǎn)、土地使用權(quán)、主要生產(chǎn)經(jīng)營設備等主要財產(chǎn)的權(quán)屬憑證、相關合同等資料,并通過咨詢中介機構(gòu)意見,走訪房產(chǎn)管理、土地管理、知識產(chǎn)權(quán)管理等部門,必要時進行實物資產(chǎn)監(jiān)盤等方法,調(diào)查發(fā)行人是否具備完整、合法的財產(chǎn)權(quán)屬憑證以及是否實際占有;調(diào)查商標權(quán)、專利權(quán)、版權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等的權(quán)利期限情況,核查這些資產(chǎn)是否存在法律糾紛或潛在糾紛;調(diào)查金額較大、期限較長的其他應收款、其他應付款、預收及預付賬款產(chǎn)生的原因及交易記錄、資金流向等,調(diào)查發(fā)行人是否存在資產(chǎn)被控股股東或?qū)嶋H控制人及其關聯(lián)方控制和占用的情況,判斷其資產(chǎn)獨立性……
5、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第1號——招股說明書》(2015年修訂)
第四十五條發(fā)行人應列表披露與其業(yè)務相關的主要固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn),主要包括:……(二)商標、專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)等主要無形資產(chǎn)的數(shù)量、取得方式和時間、使用情況、使用期限或保護期、最近一期末賬面價值,以及上述資產(chǎn)對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的重要程度。
發(fā)行人允許他人使用自己所有的資產(chǎn),或作為被許可方使用他人資產(chǎn)的,應簡要披露許可合同的主要內(nèi)容,包括許可人、被許可人、許可使用的具體資產(chǎn)內(nèi)容、許可方式、許可年限、許可使用費等,以及合同履行情況。若發(fā)行人所有或使用的資產(chǎn)存在糾紛或潛在糾紛的,應明確說明。
第一百四十條發(fā)行人應當披露其基本情況,主要包括:……(五)發(fā)行人業(yè)務及生產(chǎn)經(jīng)營有關的資產(chǎn)權(quán)屬情況。對發(fā)行人業(yè)務及生產(chǎn)經(jīng)營所必須的商標、土地使用權(quán)、專利與非專利技術(shù)、重要特許權(quán)利等,應明確披露這些權(quán)利的使用及權(quán)屬情況。
二、IPO可能的知識產(chǎn)權(quán)障礙及分析
1、知識產(chǎn)權(quán)信息披露與事實不符
【案例】2010年,蘇州恒久光電在創(chuàng)業(yè)板過會后,被爆出招股說明書和申報文件中披露的全部5項專利及2項正在申請專利的法律狀態(tài)與事實不符。其在招股說明書中列明公司擁有5項專利,但事實情況是這些專利中,1項實用新型專利和4項外觀設計專利均因未繳納年費而權(quán)利終止。該公司當年被終止上市。
【案例】2010年,福建星網(wǎng)銳捷在IPO過程中,自查發(fā)現(xiàn)部分外觀設計和實用新型專利因未繳納年費而終止,導致法律狀態(tài)與招股說明書中披露信息不一致,緊急發(fā)布暫緩上市公告,并主動更新專利情況以及招股說明書,最終成功上市。
上市進程中,審核部門要求發(fā)行人依法披露信息,且信息必須真實、準確、完整。
在公司日常事務管理層面,需要建立全流程IT化的理念,人工校對替代人工輸入,避免出現(xiàn)純?nèi)斯ゃ暯拥沫h(huán)節(jié)。不論知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)量是少是多,不論發(fā)行人自行維護或委托代理機構(gòu)維護,都應該重視利用IT化對知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利狀態(tài)進行全生命周期的管理,將知識產(chǎn)權(quán)管理軟件嵌入整個公司的大系統(tǒng)之中,實現(xiàn)內(nèi)部協(xié)同作業(yè),并且與外部組織的知識產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)進行對接,實現(xiàn)內(nèi)外協(xié)同作業(yè)。往往知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量多多公司,人力,財力,心力都比較完備,能夠?qū)χR產(chǎn)權(quán)進行有效管理。而知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量少的公司,往往各項能力尚未健全,容易忽視對知識產(chǎn)權(quán)管理。其實可以使用正規(guī)機構(gòu)進行托管,并建立定期檢查機制。
在審查階段,發(fā)行人自身與保薦機構(gòu)相結(jié)合,形成雙層審查,減少信息披露與事實不符的低級錯誤。
2、知識產(chǎn)權(quán)訴訟對主營業(yè)務構(gòu)成重大影響
【案例】2011年,喬丹體育申請在主板上市,在招股說明書中詳細介紹了“喬丹”、“QIAODAN”商標情況,并提及了與耐克公司旗下jordan的區(qū)別。在發(fā)審委過會后,原定2012年3月掛牌上市。2012年2月23日,美國籃球明星邁克爾喬丹起訴該公司商標侵權(quán),申請撤銷商標。歷時多年,最高院判定中文“喬丹”商標侵權(quán),應予撤銷,該公司只能保留“QIAODAN”。目前該公司暫未上市。
【案例】2014年,上海飛科電器首次申請上市,在招股說明書中披露2012年皇家菲利普公司起訴該公司侵權(quán)剃須刀專利,截止2014年3月31日,案件正在審理,若敗訴將面臨賠償責任。另由于該公司存在過分依賴外包以及一人獨資情況,第一次上市被中止。
2015年,該公司第二次申請上市。此時,招股說明書中披露已經(jīng)與皇家菲利普公司于2014年5月30日達成和解,菲利普公司已于2014年6月18日撤回起訴。該訴訟事宜不會對發(fā)行上市構(gòu)成實質(zhì)性障礙。最終,該公司于2016年成功掛牌上市。
【案例】2015年,游戲公司中清龍籌劃借殼友利控股上市,中清龍圖主打游戲產(chǎn)品為代理的《刀塔傳奇》。2015年3月,美國游戲公司暴雪起訴《刀塔傳奇》研發(fā)商莉莉絲;5月,威爾烏集團以侵犯著作權(quán)、商標權(quán)和不正當競爭為由,起訴中清龍圖與莉莉絲,索賠3100萬元;10月,蘋果下載《刀塔傳奇》;10月,證監(jiān)會詢問友利控股訴訟事宜;11月,友利控股公告停止重組,中清龍圖借殼上市未成。
在上市進程中,發(fā)生的知識產(chǎn)權(quán)訴訟要列為緊急和重要的事務。站在商業(yè)利益的角度,對事實、成本、處理能力、時機等因素做綜合評估,選擇合適的解決方案。
在上市之前,可能存在的知識產(chǎn)權(quán)訴訟應該作為不緊急但重要的事務。評估本領域的知識產(chǎn)權(quán)訴訟環(huán)境,以及本公司特有的知識產(chǎn)權(quán)風險情況,參照多行業(yè)的已發(fā)生的案例,提前排查可能存在的知識產(chǎn)權(quán)風險,從產(chǎn)品構(gòu)成、收入占比等角度查明是否對主營業(yè)務構(gòu)成實質(zhì)性影響。如果評估確實影響較大,主動尋求,爭取盡早解決。
在上市階段,權(quán)利人使用知識產(chǎn)權(quán)訴訟作為謀利的策略,要引起打算上市企業(yè)的關注。
3、知識產(chǎn)權(quán)來源內(nèi)部問題
【案例】2009年,樂普(北京)醫(yī)療器械公司申請創(chuàng)業(yè)板上市。發(fā)審委認為,樂普公司的股東之一美國WP公司將兩項于98年獲得的專利權(quán)作為資產(chǎn)向樂普出資,但直到2004年才辦理變更手續(xù),存在股東出資瑕疵。樂普回復稱,該兩項專利權(quán)雖未進行變更登記,但一直由樂普公司使用,且在變更登記后也并未支付任何對價給WP公司,雙方從未產(chǎn)生糾紛。未及時辦理變更登記手續(xù)的瑕疵并不影響發(fā)行人的利益,且已經(jīng)得到糾正,并不會對本次發(fā)行上市構(gòu)成任何實質(zhì)性的影響。最終樂普公司于當年成功上市。
【案例】2007年,江西天施康公司申請上市。該公司主要產(chǎn)品為“康恩貝”牌腸炎靈片。然而,“康恩貝”商標屬于股東康恩貝集團間接控股的康恩貝醫(yī)藥銷售公司所有,兩者之間存在較大的關聯(lián)關系和依賴關系。上市申請于當年被否。
公司創(chuàng)始人、股東,母公司與子公司孫公司之間的知識產(chǎn)權(quán),往往被認為情理之中,想當然地處理,導致內(nèi)部之間的事情處理得不規(guī)范化。建議從合規(guī)的角度,妥善處理公司創(chuàng)始人、自然人股東與公司之間,母公司與子孫公司之間的知識產(chǎn)權(quán)許可、轉(zhuǎn)讓事宜。按照法律法規(guī),遵循流程,簽署相關協(xié)議,辦理各項業(yè)務。
4、知識產(chǎn)權(quán)來源外部問題
【案例】2016年,吉林省西點藥業(yè)公司申請上市,其核心技術(shù)產(chǎn)品為“益源生”和“可同”。在其招股說明書中披露:西點公司“可同”的商標以及專利技術(shù)均采用授權(quán)方式從“萬全系”公司無償獲得,且“萬全系”公司已出具相應的無償使用確認函。發(fā)審委要求西點藥業(yè)說明其獨家、無償授權(quán)使用的原因及合理性,并要求說明為何不簽訂合法有效的商標以及專利許可使用協(xié)議。由于核心產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)屬于其他公司,且未簽訂合法有效的許可協(xié)議,有可能帶來很大經(jīng)營風險,最終公司上市被否。
公司核心產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)來源穩(wěn)定可靠,對于來源為外部的知識產(chǎn)權(quán),應該借助市場經(jīng)濟中慣常商業(yè)解決方案,有法律法規(guī)可循,及時訂立有效的協(xié)議來約束。案例中獨家和無償使用給人的感覺頗為矛盾,使得這一問題上升到很難解決的高度。免費的代價可能是最貴的。
5、專利被無效影響主營業(yè)務
【案例】南京全信傳輸公司在申請公開上市時,收到發(fā)審委的反饋意見,請其代表說明其專利被宣告失效是否影響其主營業(yè)務的開展。
【案例】四川華體照明公司在申請公開上市時,收到發(fā)審委的反饋意見,請其代表說明,其相關資料被四川天劍機械設備公司提出無效申請,是否影響其與該公司的業(yè)務合作,是否影響對其應收帳款的收回,是否需計提單項壞賬準備。
評估被無效的專利是否與主營業(yè)務相關。如果不相關,則合理說明;如果相關,則提出和落實解決方案,減少對主營業(yè)務的影響,說明不會對公司的正常經(jīng)營造成不利影響,亦不構(gòu)成公司發(fā)行上市的障礙。需要注意的是,一般而言,一家公司被申請無效的專利,屬于該公司的核心專利。
6、與離職人員存在知識產(chǎn)權(quán)糾紛
【案例】湖北泰晶電子公司與其幾個離職員工圍繞專利技術(shù)、商業(yè)秘密涉及多起訴訟仲裁事項,發(fā)審委請其說明上述案件當前狀況,對其是否存在不利影響,相關信息披露及風險揭示是否充分。
【案例】深圳市英維克公司在申請公開上市時,收到發(fā)審委的反饋意見。發(fā)審委指出,深圳市英維克公司近十名董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員均有愛默生網(wǎng)絡能源公司工作經(jīng)歷且涉及多起專利權(quán)屬和專利侵權(quán)訴訟。
這里涉及兩種類型糾紛,一種是發(fā)行人與其離職員工之間的糾紛,本處案例的關注點在于爭議專利的發(fā)明人是否是真實的著錄項中標示的發(fā)明人,離職人員宣稱其為爭議專利的真實發(fā)明人,而未在發(fā)明人欄目中體現(xiàn)。即使本案例有各種處理方案,也不應忽視,在公司日常的知識產(chǎn)權(quán)管理工作中,要對重要技術(shù)和核心專利做有效管理,能夠在前端解決的,避免進入后端。這些工作模式在現(xiàn)在都已經(jīng)運作得很成熟。
另一種糾紛是離職員工創(chuàng)辦或加入發(fā)行人公司,與離職員工前公司之間的糾紛。需要關注的是:員工離職一年內(nèi)作出的與其在前公司承擔的本職工作有關的發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)屬問題;該發(fā)明創(chuàng)造所對應的產(chǎn)品是否是發(fā)行人當前的主力產(chǎn)品;注意離職員工的競業(yè)禁止問題。
7、共同研發(fā)專利權(quán)屬問題
【案例】上海克來機電公司在申請公開上市時,收到發(fā)審委的反饋意見,請其說明,6項發(fā)明專利由其與上海大學共同申請并共同共有的原因及其合理性、合法合規(guī)性,這些技術(shù)是否來源于上海大學的研發(fā)成果,是否存在相關技術(shù)合作協(xié)議及其對相關專利申請、共有和使用的約定情況,上海大學依據(jù)相關法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定是否有權(quán)無償許可發(fā)行人使用并處置相關的發(fā)明專利,是否存在專利權(quán)屬的糾紛。
【案例】江蘇久吾高科公司的若干專利為其與南京工業(yè)大學共同享有,發(fā)審委請發(fā)行人代表說明相關權(quán)利、義務及經(jīng)濟利益安排。
研究成果共有在很多企業(yè)很常見,這種情況,一般會引發(fā)發(fā)審委關于發(fā)行人資產(chǎn)完整性和業(yè)務獨立性的問詢。
通常需要說明,在所有權(quán)方面,各權(quán)利人都擁有共同共有權(quán);在使用權(quán)方面,發(fā)行人具有實施權(quán);并且,發(fā)行人實施專利進行生產(chǎn)經(jīng)營無需取得其他共有人的同意,保證發(fā)行人資產(chǎn)完整性和業(yè)務獨立性。
對其他共有人做適當性約束,比如其他共有人作出不可撤銷的承諾,不向第三人轉(zhuǎn)讓相關專利,不以自己名義、關聯(lián)組織名義或其他方式使用該專利進行生產(chǎn)經(jīng)營。
除此以外,根據(jù)事實情況,可以說明發(fā)行人具有獨立的研發(fā)能力,并擁有自主的核心技術(shù),與其他組織共同合作研發(fā)為錦上添花之作,資源利用,優(yōu)勢互補。
8、公司內(nèi)部知識產(chǎn)權(quán)管理是否規(guī)范問題
【案例】合誠工程咨詢公司發(fā)行人對其擁有的商標和專利進行有效管理的具體規(guī)則和內(nèi)控制度,并逐一說明上述專利、商標的有效期限、截止目前的法律狀態(tài),是否存在注銷、終止等異常情況;是否存在知識產(chǎn)權(quán)糾紛和潛在糾紛。
【案例】常州神力電機公司,說明對公司專利進行有效管理的具體規(guī)則和內(nèi)控制度,并逐一說明公司專利截止目前對法律狀態(tài)、專利的取得和使用是否存在重大變化的不利影響。
關于內(nèi)控制度的問詢,能找到多個案例。監(jiān)管者要求發(fā)行人建立健全內(nèi)部控制制度,提高風險管理水平,最終保護投資人的合法權(quán)益。因此,在內(nèi)控制度的建立方面,注意知識產(chǎn)權(quán)制度的建立和完善。
三、小結(jié)
有效處理知識產(chǎn)權(quán)問題,對擬上市公司而言,意義重大。
本小結(jié)從知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)人員的角度,建議在公司IPO進程中應該做的一些思考:
是否構(gòu)建了知識產(chǎn)權(quán)的流程和制度,是否足以支撐公司進行IPO?是否熟悉公司的主營產(chǎn)品或服務?主營產(chǎn)品或服務對應的知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)是否強大?知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)量是否豐富、各維度質(zhì)量是否可靠?對知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)是否進行有效管理?知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的來源是否合規(guī),權(quán)利歸屬是否有瑕疵?對競品和友商是否有深入了解?對友商的知識產(chǎn)權(quán)與自身知識產(chǎn)權(quán)是否有做比較?對可能出現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)風險是否做了預判并有準備預案?
最后需要說明的這是,本文所針對的是在中國大陸上市的企業(yè),各個上市地區(qū)會存在不同情況,應區(qū)別對待。文中所列建議措施,不是唯一或者最佳方案,可用于啟發(fā)思路,實際運用應按需選擇。
發(fā)布:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:湯少華 努比亞技術(shù)有限公司
供稿:中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
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