收到美國專利「終審意見」Final OA后的六種處理方式

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作者：顧雯雯  Timothy Maier  美國律所：Maier&Maier PLLC

供稿：大橘專利（ID：gh_3f578cd38603）

原標(biāo)題：收到“駁回決定”Final OA后的幾種處理方式

美國專利審查制度相對于中國有其獨(dú)特性，其中之一便是它的“終審意見”（Final Office Action，簡稱：Final OA），對于Final OA的應(yīng)對方式是多種多樣的，那么在收到Final OA之后，能做些什么呢？      

之前我們不止一次的提到大部分美國專利申請?jiān)诘诙螌彶橐庖娡ㄖ獣碾A段收到的是Final Office Action（Final OA），類似于我們中國專利的駁回決定（雖然很多人都強(qiáng)調(diào)這里的Final并不表示Final，僅僅表示你交給專利局的審查費(fèi)用完了）。那么在你收到Final OA之后，能做些什么呢？簡單的說，有以下幾種處理方式：

直接按審查員的意見修改

這種方式多出現(xiàn)在審查員已經(jīng)指出或者同意某一項(xiàng)或者多項(xiàng)權(quán)利要求是有授權(quán)前景的情況下。如果你希望申請盡快授權(quán)，可以僅僅保留審查員認(rèn)為有授權(quán)前景的權(quán)利要求，而刪除或者修改其他的權(quán)利要求使得整個(gè)申請?zhí)幱诳墒跈?quán)的狀態(tài)。

此種方式可以使得專利獲得盡快的授權(quán)，申請人可以通過提交連續(xù)申請或者部分連續(xù)申請的方式繼續(xù)其他被刪除權(quán)利要求的進(jìn)一步申請。

提繼續(xù)審查請求RCE

如果不能通過刪除或者其他按照審查員的意見修改，使得申請達(dá)到審查員一目了然可以授權(quán)的狀態(tài)，而你又希望申請繼續(xù)被審查，而不是視撤，此時(shí)你可以選擇提交繼續(xù)審查請求RCE。RCE這種方式適用于需要對權(quán)利要求做實(shí)質(zhì)修改的情況，例如必須通過補(bǔ)入說明書中的內(nèi)容才可以使得權(quán)利要求區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)。

RCE可以在Final OA 發(fā)出的6個(gè)月內(nèi)的任何時(shí)間提出，不過提交時(shí)間的不同可能會伴隨有一定的延期費(fèi)用。

RCE之后，通常申請人又得到了兩次審查意見通知書的機(jī)會，但是如果審查員認(rèn)為根據(jù)之前的證據(jù)可以直接給出結(jié)論，也可以直接發(fā)出Final OA。所以大多數(shù)時(shí)候，申請人會選擇在收到Advisory Action（AA）之后才提交RCE，這樣做可以在很大程度上避免提交RCE之后第一次審查意見通知書就是駁回決定Final OA，浪費(fèi)一次RCE。

After Final Consideration Pilot Program (AFCP)2.0

AFCP2. 0是USPTO在2013年5月19日開始實(shí)施的試點(diǎn)項(xiàng)目。AFCP2.0要求申請人必須對至少一個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行不擴(kuò)大保護(hù)范圍的修改，同時(shí)同意在審查員覺得必要時(shí)的會晤。如果申請人認(rèn)為針對其修改和/或答復(fù)，審查員只需要進(jìn)行有限的進(jìn)一步檢索和/或考慮就會授權(quán)，則可以采用AFCP2.0。如果審查員認(rèn)為需要的工作量超過其應(yīng)該花費(fèi)在AFCP2.0的工作量，則會發(fā)出Advisory Action (AA)告知申請人應(yīng)提交RCE來繼續(xù)審查。一般認(rèn)為審查員可以花費(fèi)3個(gè)小時(shí)在一件AFCP2.0上，工作量超過這個(gè)時(shí)間時(shí)，審查員就會發(fā)出AA。

AFCP2.0這個(gè)程序本身是免官費(fèi)的，但是需要支付律師費(fèi)，其中包括可能的會晤費(fèi)用。

Appeal 上訴程序

Appeal程序類似于中國的復(fù)審程序，申請人需要首先提交Notice of Appeal, 并在之后的兩個(gè)月內(nèi)遞交正式的Appeal Brief，自此，相應(yīng)的申請被轉(zhuǎn)交給PTAB進(jìn)行后續(xù)由三名資深審查員組成的合議組對案子進(jìn)一步的審查。

由于通常RCE繼續(xù)審查的審查員還是原來的審查員，所以當(dāng)你覺得審查員本身對案情的理解有誤，同時(shí)又固執(zhí)己見難以說服的時(shí)候，可以考慮使用Appeal程序。

Appeal程序有一定的費(fèi)用，其中提交Notice of Appeal 的費(fèi)用是$800（大實(shí)體）。兩個(gè)月內(nèi)如果覺得確實(shí)有必要進(jìn)行后續(xù)的程序，需要遞交Appeal Brief，同時(shí)支付轉(zhuǎn)交PTAB的費(fèi)用$2000（大實(shí)體）。

Pre-Appeal Brief 程序

申請人也可以在提交Notice of Appeal的同時(shí)提出Pre-Appeal Brief。但是Pre-Appeal的使用對于提出理由有嚴(yán)格的要求，必須是：（1）駁回理由有明顯不當(dāng)或無依據(jù)；（2）駁回理由有明顯的事實(shí)錯(cuò)誤或法律錯(cuò)誤。如果申請人認(rèn)為審查員至少在部分意見上存在明顯錯(cuò)誤，并且是有事實(shí)基礎(chǔ)，可以就該部分意見提Pre-Appeal。注意該程序不適用審查員和申請人對于權(quán)利要求的解釋或者現(xiàn)有技術(shù)教導(dǎo)的理解上存在差異的情況。

在提Pre-Appeal時(shí)需提交申請書以及一份不多于5頁的意見書來陳述駁回意見的明顯不正確。在申請人提出Pre-Appeal請求之后，合議小組將會在45天內(nèi)做出合議組決定。正常的Appeal程序，申請人需要在Notice of Appeal遞交2個(gè)月內(nèi)給出Appeal Brief，但是如果你提出Pre-Appeal的話，你的Appeal Brief可以在Pre-Appeal決定給出后一個(gè)月之內(nèi)提交，因此，此決定相當(dāng)于給申請人提供了一個(gè)是否要繼續(xù)后續(xù)的Appeal Brief的考慮的基礎(chǔ)。（但Pre-Appeal被使用的頻率并不是很高，有人認(rèn)為真正在這個(gè)程序中得到直接授權(quán)的概率很小，只有百分之幾，大部分時(shí)候得到的還是建議繼續(xù)Appeal或者是通過RCE重新開啟審查程序，所以意義不大。但也有人推薦這個(gè)程序，認(rèn)為此程序本身是免費(fèi)的，在特定情況下還是更為經(jīng)濟(jì)。）

與RCE等程序不同的是，提請Pre-Appeal后除了原來的審查員還會加入兩位新成員組成審議小組，通常其中有一位是原審查員的上級核準(zhǔn)人。審議決定主要包括以下四種情形：1）Pre-Appeal因不符合要求而被撤銷；2）建議進(jìn)入上訴Appeal程序；3）專利申請得到授權(quán)；或4）重新開啟專利審查程序。

Pre-Appeal本身并不存在任何費(fèi)用，只需在繳納提交Notice of Appeal 的$800。盡管如此，律師費(fèi)是需要掏的。好處是合議組審查代替單個(gè)審查員審查，缺點(diǎn)是無法修改權(quán)利要求，不能要求會晤。

連續(xù)申請CA或者部分連續(xù)申請CIP

在收到Final Rejection的6個(gè)月之內(nèi)，只要申請還沒有結(jié)案，你都可以以本申請為基礎(chǔ)提連續(xù)申請或者部分連續(xù)申請，在享受相應(yīng)優(yōu)先權(quán)日的同時(shí)，開啟一份新的申請。

以上介紹了針對Final Office Action的幾種答復(fù)方式，申請人需要根據(jù)Final OA中的具體內(nèi)容，以及申請人對于保護(hù)范圍、時(shí)間的緊迫性以及費(fèi)用等多個(gè)方面的需求來進(jìn)行具體的選擇。但是需要注意的是，一旦Final OA發(fā)出，一個(gè)6個(gè)月即將視撤的時(shí)鐘就開始計(jì)時(shí)了，你必須采取相應(yīng)的措施來暫停這個(gè)時(shí)鐘的繼續(xù)計(jì)時(shí)，上面的RCE，AFCP2.0，以及Appeal都可以達(dá)到這個(gè)效果。你可以組合使用，例如可以在提交RCE的同時(shí)，提交連續(xù)申請等。

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作者：顧雯雯， Timothy Maier,  美國律所：Maier&Maier PLLC

供稿：大橘專利（ID：gh_3f578cd38603）

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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