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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:唐艾斯 廣東君龍律師事務(wù)所
原標(biāo)題:美國雙方復(fù)議程序的“最寬泛合理解釋”標(biāo)準(zhǔn):2016年Cuozzo Speed Technologies,LLC v. Lee案例
2016年6月20日,美國最高院對業(yè)界期待甚高的Cuozzo案做出終審判決。這個案子之所以矚目,是因為它是史上首例最高院對2011年美國發(fā)明法(AIA)規(guī)定的雙方復(fù)議程序(Inter Parte Review, 簡稱IPR)做出的司法審查。在本案的兩個焦點爭議上,最高院均維持了聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)的判決,認(rèn)為美國專利商標(biāo)局(USPTO)使用“最寬泛合理解釋”(Broadest Reasonable Interpretation, 以下簡稱BRI)的標(biāo)準(zhǔn)來解釋權(quán)利要求沒有不當(dāng),并同時認(rèn)定美國專利商標(biāo)局做出的是否啟動IPR程序的行政決定是終局的,無須接受司法審查。
從Cuozzo案談起
Cuozzo Speed Technologies, LLC(以下簡稱Cuozzo)擁有一項名稱為“限速指示裝置及用于顯示速度及相關(guān)限速的方法”的美國專利NO. 6778074(下稱074號專利)。該發(fā)明于2004年8月17日獲得授權(quán),其涉及一個顯示裝置,可同時顯示現(xiàn)在的車速以及此路段的限速。顯示的方法是:在白色車速計上疊加一個紅色的過濾器,當(dāng)車速在限速內(nèi)時,車速數(shù)字為白色,車速超過限速時,顯示為紅色。該發(fā)明利用GPS導(dǎo)航裝置跟蹤車輛的位置,并獲得該位置的限速情況。當(dāng)限速變化的時候,紅色的過濾器自動旋轉(zhuǎn),這樣超過限速的車速在顯示界面上顯示成紅色。最具代表性的附圖1如下所示:
2012年6月15日,Cuozzo科技公司向新澤西州聯(lián)邦地區(qū)法院提起訴訟,狀告臺灣國際航電Garmin公司和克萊斯勒公司侵犯了其074號專利(CIV. NO. 12-cv-03623)。同年9月16日,臺灣國際航電向PTAB申請IPR程序,質(zhì)疑074號專利的第10、14及17項權(quán)利要求的新穎性及創(chuàng)造性。這三項權(quán)利要求如下所示:
無效案的關(guān)鍵在于對權(quán)利要求10中出現(xiàn)的 “integrally attached” 這個技術(shù)特征的解釋。PTAB采用BRI標(biāo)準(zhǔn),將這個技術(shù)特征理解為“車速里程表和彩色顯示物理上整合為一個元件,但是可以分離成兩個獨立的個體”。而Cuozzo堅持認(rèn)為,兩個部件可以組合后形成一個完整的單元。從下圖的涉案產(chǎn)品的圖片可以看出,Cuozzo試圖朝著涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)來解釋自己的權(quán)利要求。最后,基于BRI的解釋標(biāo)準(zhǔn),PTAB認(rèn)為,權(quán)利要求10、14及17相對Aumayer專利,Evans專利和Wendt專利的結(jié)合顯而易見,宣告其無效,并拒絕了Cuozzo修改權(quán)利要求的請求,認(rèn)為修改超范圍。
對于PTAB的決定,Cuozzo不服,向聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)提起訴訟。Cuozzo認(rèn)為,PTAB采用的BRI標(biāo)準(zhǔn)來解釋權(quán)利要求是不當(dāng)?shù)?,?yīng)該采用聯(lián)邦地區(qū)法院采用的POM(Plain and Ordinary Meaning)原則來解釋權(quán)利要求。
CAFC沒有采納Cuozzo的意見,認(rèn)為PTAB的決定沒有不妥,理由是:美國專利商標(biāo)局(USPTO)的其它專利行政程序?qū)?quán)利要求的解釋均采用BRI的解釋標(biāo)準(zhǔn)。換言之,只要專利還在有效的保護(hù)期內(nèi),所有USPTO的行政程序均采取這個標(biāo)準(zhǔn)。同理,同樣作為USPTO中進(jìn)行的程序,IPR程序也應(yīng)采用一致的解釋標(biāo)準(zhǔn)。
對于“integrally attached”的解釋,CAFC認(rèn)為,PTAB的解釋沒有錯,因為既然用了“attached”(附加)這個詞,它必然具有一定的含義。如果采用Cuozzo的解釋(兩個部分結(jié)合成一個完整的單元),那么“attached”就會失去存在的意義,自己怎么可能附加在自己身上呢?這明顯和發(fā)明人的初衷不符。
2015年10月6日,Cuozzo不服CAFC的判決,向美國最高院申請再審。
最高院的判決?
如本文最開始所述,最高院于2016年6月20做出終審判決,重申:在權(quán)利要求解釋的標(biāo)準(zhǔn)這個問題上,PTAB使用“最寬泛合理解釋”(BRI)的標(biāo)準(zhǔn)是正確的。
最高院認(rèn)為,一方面,專利法§316(a)(4)明確規(guī)定了專利商標(biāo)局(USPTO)應(yīng)該主導(dǎo)IPR程序,包括建立和管理相關(guān)的法規(guī)和原則。由于專利法并未明確指明USPTO在IPR程序中應(yīng)當(dāng)適用何種權(quán)利要求解釋規(guī)則。當(dāng)法律條文不明確時,相關(guān)的行政部門可以根據(jù)法律條文的意圖和文義合理地制定規(guī)則。USPTO針對IPR程序制定的規(guī)則(包括權(quán)利要求解釋適用BRI標(biāo)準(zhǔn)),是對其享有的規(guī)則制定權(quán)的合理運用。
另一方面,PTAB的IPR程序?qū)儆趯ο惹皩@跈?quán)過程的行政審查,類似于專利復(fù)審程序,并非如Cuozzo認(rèn)為的PTAB審查屬于司法程序。國會設(shè)置IPR程序不僅是處理與專利相關(guān)的爭議,更重要的是將專利的壟斷特性控制在合理的范圍內(nèi),從而保護(hù)公眾的利益。因此,PTAB有權(quán)不采用法院體系的POM解釋標(biāo)準(zhǔn),而制定專屬的規(guī)則,并且制定BRI的解釋標(biāo)準(zhǔn)并未超越國會賦予PTAB的權(quán)限。
最高院還指出,適用BRI標(biāo)準(zhǔn)的前提是專利權(quán)人有修改權(quán)利要求的機會。在IPR中,專利權(quán)人有一次機會修改權(quán)利要求,所以在IPR中適用BRI不違背法律的精神。
最后,最高院的判決中提到了PTAB采用BRI原則與地區(qū)法院采用POM原則的并行存在確實會導(dǎo)致一定程度上的沖突,但是這種可能性在美國的專利法系統(tǒng)中早已存在,這是根源于美國專利商標(biāo)局和法院的不同角色定位決定的,是無可奈何的。
“最寬泛合理解釋”的淵源
美國聯(lián)邦法規(guī)(Code of Federal Regulations)明確規(guī)定:PTAB 根據(jù)“最寬泛合理解釋”標(biāo)準(zhǔn)來解釋權(quán)利要求(“claims are construed according to the “broadest reasonable interpretation” at the Patent Trial and Appeal Board (PTAB)”)。美國專利商標(biāo)局(USPTO)采取BRI標(biāo)準(zhǔn)已有很多年的歷史,在專利審查(examination)、授權(quán)后的再頒(reissue)、再審(reexamination)等程序中均適用BRI標(biāo)準(zhǔn)。USPTO也明確將該解釋標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于《Manual of Patent Examining Procedure》(下簡稱MPEP,相當(dāng)于我國的《專利審查指南》)中。MPEP在“可專利性”一章(CHAPTER 2100 PATENTABILITY)的§2111是這樣規(guī)定BRI標(biāo)準(zhǔn)的:“在專利審查過程中,必須對權(quán)利要求做出與說明書相一致的‘最寬泛合理解釋’。申請人在審查過程中不缺乏修改權(quán)利要求的機會,寬泛的解釋能降低一旦授權(quán)權(quán)利要求的授權(quán)范圍會不合理的過于寬泛的可能性。除非申請人在說明書中給出了清楚的定義,否則權(quán)利要求中出現(xiàn)的術(shù)語必須給予術(shù)語通常的含義。僅僅在說明書對出現(xiàn)在權(quán)利要求的詞給出了定義,說明書才能用來解釋權(quán)利要求中的術(shù)語。”
從MPEP的規(guī)定可以看出,對于BRI標(biāo)準(zhǔn)的適用,有兩個重點:第一,采取BRI標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)是,申請人在審查過程中有機會修改權(quán)利要求,因為這樣可以降低權(quán)利要求在授權(quán)后獲得比其正當(dāng)邊界更寬解釋的可能性。第二,BRI并非最寬泛的可能解釋,而必須以合理為限。除非專利說明書給出特別定義,術(shù)語的理解應(yīng)當(dāng)是采用其普通的含義,即,在該發(fā)明做出時本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對于該術(shù)語做出的普通、常規(guī)的解釋”。也就是說,Broadest Reasonable Interpretation這個表述的關(guān)鍵詞在于“reasonable”(合理),而不是“broadest”(寬泛)。
既然USPTO的專利審查(examination)、授權(quán)后的再頒(reissue)以及再審(reexamination)等程序中均適用BRI標(biāo)準(zhǔn),IPR也同樣是USPTO中的程序,最高院為何獨獨對關(guān)于IPR程序的爭議就簽發(fā)了調(diào)卷令了(Writ of Certiorari)呢?IPR程序特殊在哪兒?
Inter Partes Review (IPR)程序是行政程序還是司法程序?
雙方復(fù)議程序(IPR)是美國在2011年9月頒布的《美國發(fā)明法案》(AIA)中引入的一個新的專利無效程序。該無效程序在PTAB進(jìn)行,IPR申請人只能基于專利和印刷出版物對專利權(quán)提出不具有新穎性或創(chuàng)造性的無效請求。之后,由于IPR程序?qū)@麩o效成功率高、審限短、證據(jù)開示范圍相對較窄等優(yōu)勢,IPR一經(jīng)推出迅速成為美國專利侵權(quán)訴訟中很受涉嫌侵權(quán)人歡迎的答辯工具,很快就成了專利權(quán)人的噩夢,大量專利被宣告無效。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,IPR無效概率高的重要原因就是PTAB采用了BRI標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)USPTO的官方數(shù)據(jù),從2012年9月16日(IPR程序出臺)至2016年11月30日,PTAB已經(jīng)受理了5591件IPR請求,其中4054件出了最終的結(jié)果,專利權(quán)利要求無效率約為59.7%(不包括外觀專利的無效數(shù)據(jù))。
IPR程序取代了美國原有的雙方復(fù)審程序(Inter Partes Rexamination)。相校原來的程序而言,新的IPR程序在下面幾個方面有顯著的不同:(1)由三個法官組成合議庭審理案件,原來的雙方復(fù)審程序是由一個專利審查員來審理案件;(2)原來的雙方復(fù)審程序沒有證據(jù)開示程序,現(xiàn)有的IPR程序納入了類似法院的證據(jù)開示程序(discovery);(3)新的IPR程序有明確的審限,即,從PTAB啟動IPR程序起12個月必須出終局的決定,原來的雙方復(fù)審程序可能耗費幾年才有終局的結(jié)果;(4)新的IPR程序中PTAB幾乎不會批準(zhǔn)修改權(quán)利要求的動議,而原來的相應(yīng)程序可以很輕易的修改權(quán)利要求(這也是最高院其中一個法官在Cuozzo案中堅決反對PTAB采用BRI標(biāo)準(zhǔn)的原因,他認(rèn)為權(quán)利人在IPR程序中幾乎沒有修改權(quán)利要求的機會)。
從這些特點可以看出,IPR程序很貼近聯(lián)邦地區(qū)法院的司法程序。正是因為這些相似性,Cuozzo才會認(rèn)為國會設(shè)定IPR程序的旨意是對地區(qū)法院訴訟的替換,在本質(zhì)上是屬于司法程序,所以PTAB在IPR程序應(yīng)當(dāng)使用和聯(lián)邦地區(qū)法院相同的標(biāo)準(zhǔn)。
在IPR程序是專利審查程序的延續(xù)程序還是準(zhǔn)司法程序的問題上,最高院通過指出IPR程序和法院司法程序的區(qū)別來回答了Cuozzo的質(zhì)疑。首先,IPR程序無須事先假定專利的有效性,而聯(lián)邦法院應(yīng)當(dāng)盡量朝著維持專利權(quán)有效的方向進(jìn)行解釋權(quán)利要求。其次,IPR的申請人無須承擔(dān)審查的后果,不承擔(dān)風(fēng)險,因此對申請人的訴訟主體資格沒有要求;再次,在IPR過程中即使雙方達(dá)成和解,PTAB可以不終止IPR程序繼續(xù)審理;最后,IPR程序過程中有修改權(quán)利要求的機會,而地區(qū)法院的訴訟程序中沒有修改的機會。
因此,最高院認(rèn)為IPR程序是一種專門化的行政程序,國會設(shè)立IPR程序的目的是旨在讓PTAB復(fù)議USPTO審查部門先前做出的行政決定,不僅要解決當(dāng)事人之間與專利相關(guān)的爭議,也要通過將專利壟斷限制在合法范圍內(nèi)來保護(hù)公眾的利益。
聯(lián)邦地區(qū)法院以及美國國際貿(mào)易委員會(ITC)的權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn)?
與美國專利商標(biāo)局在審查專利申請的過程中采用BRI標(biāo)準(zhǔn)不同,聯(lián)邦地區(qū)法院以及美國國際貿(mào)易委員會(ITC)在 “馬克曼”程序(Markman Hearing)中采用 “菲利浦標(biāo)準(zhǔn)”(來源于CAFC2005年的Phillips v. AWH Corp.案),即POM(Plain and Ordinary Meaning)標(biāo)準(zhǔn)來解釋權(quán)利要求。具體地,聯(lián)邦地區(qū)法院通?;谡f明書的描述、專利審查歷史(File Wrapper)(我們通常說的“Intrinsic Evidence”)結(jié)合字典、教科書、專家證言等(我們通常說的“Extrinsic Evidence”)給予某術(shù)語在該發(fā)明做出時本領(lǐng)域普通技術(shù)人員對于該術(shù)語做出的普通、常規(guī)的理解??梢姡胺评謽?biāo)準(zhǔn)”因為至少要受限于審查歷史而會導(dǎo)致相對較小的保護(hù)范圍,而從歷史實踐看,BRI的解釋標(biāo)準(zhǔn)幾乎從未要求考慮申請人在審查過程中的答復(fù)意見或陳述。
在聯(lián)邦法院審理專利侵權(quán)及專利無效的案件時,法官不會給予權(quán)利要求術(shù)語最寬泛的合理解釋,而是會基于審查歷史來解讀,在沒有清楚、有說服力的證據(jù)證明相反事實的情況下,會推定美國專利商標(biāo)局授權(quán)的權(quán)利要求有效。也就是說,被質(zhì)疑的權(quán)利要求本身不能被解讀為存在不明確性,否則會使得該權(quán)利要求無效。一言以蔽之,法官應(yīng)當(dāng)尊重美國專利商標(biāo)局的勞動成果,不能動輒宣告一項專利無效。相反,根據(jù)BRI標(biāo)準(zhǔn),盡管這樣的不明確性會使權(quán)利要求無效,只要存在合理的懷疑,仍然應(yīng)該被納入權(quán)利要求的范圍來加以考慮。這樣,結(jié)合修改的機會,才能明確申請人意欲要保護(hù)的范圍。
總而言之,聯(lián)邦法院應(yīng)當(dāng)盡量朝著維持專利權(quán)有效的方向進(jìn)行解釋,不能對權(quán)利要求做出寬泛的解釋,這樣可以確保已授權(quán)的權(quán)利要求不超出其正當(dāng)范圍,不妨礙社會公眾的行為自由。但是,“推定專利權(quán)有效”原則并不是絕對的,而是有限制的。CAFC全席審理Phillips v. AWH案后做出聲明:只有法院窮盡了權(quán)利要求解釋的所有可用手段之后,發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求的含義仍然模棱兩可,才能朝著維持專利權(quán)有效的方向解釋權(quán)利要求,如果權(quán)利要求只有唯一一種合理解釋,就不能為了維持專利權(quán)有效而將權(quán)利要求按照不同于其明確意思的方向解釋。
本案的影響
總而言之,最寬泛合理解釋(BRI)并不是指最寬泛的可能解釋,必須與本領(lǐng)域技術(shù)人員對權(quán)利要求術(shù)語慣常的理解一致(除非說明書給出了該術(shù)語的明確解釋),而且也應(yīng)該和該術(shù)語在說明書和附圖中的使用一致。BRI標(biāo)準(zhǔn)解讀的范圍應(yīng)該總是要大于或等于法院用的菲利普標(biāo)準(zhǔn)(POM),所以導(dǎo)致爭議的權(quán)利要求被PTAB認(rèn)定為不具備專利性而被宣告無效的可能性會更高。
根據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,PTAB一貫就傾向保護(hù)專利無效請求人。在本案最高院的判決后,PTAB得到最高院的“支持”,天平更會傾向于專利無效請求人。這對于身陷專利訴訟的被告而言,是有很多啟發(fā)含義的。現(xiàn)在無效請求人,例如專利侵權(quán)訴訟中的被告,可以在PTAB或聯(lián)邦法院之間選擇一個來啟動無效程序,并且可以根據(jù)選擇設(shè)計相應(yīng)的策略。由于兩者在權(quán)利要求解釋的問題上采取不同的原則,權(quán)利要求的有效性在兩者的最終決定中會有不同的結(jié)論。如最高院判決所述,這個問題早已存在,也將繼續(xù)存在,是無可奈何的。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(IPRdaily.cn)
作者:唐艾斯 廣東君龍律師事務(wù)所
編輯:IPRdaily 趙珍 / 校對:IPRdaily 縱橫君
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