案例丨出口產(chǎn)品上的商標(biāo)使用是否構(gòu)成侵權(quán)

隨著2015年底最高人民法院就“PRETUL案件” [1]作出了（2014）民提字第38號判決，關(guān)于“OEM[2]商標(biāo)使用是否構(gòu)成侵權(quán)”的問題成了2016年的一個熱點(diǎn)。特別是，雖然最高院對于這個問題給出了一個答案，但是并未就伴隨而來的衍伸問題進(jìn)行解釋，而現(xiàn)在這些問題也都擺在了人們面前。本文將結(jié)合北京知識產(chǎn)權(quán)法院審理的另外兩個相關(guān)案件，對最高院的上述判決進(jìn)行進(jìn)一步解讀。

OEM話題的歷史發(fā)展

2001年的耐克公司訴嘉興市銀興制衣廠等的商標(biāo)權(quán)侵權(quán)糾紛案[3]是我國OEM商標(biāo)侵權(quán)第一案。在該案中，深圳市中級人民法院認(rèn)為，“西班牙公司雖然對耐克商標(biāo)擁有合法的專有使用權(quán)，但是商標(biāo)權(quán)具有地域性，在中國法院擁有司法權(quán)的范圍內(nèi)，被告未經(jīng)原告許可，以商業(yè)目的在中國境內(nèi)委托制造并出口標(biāo)識為耐克的男滑雪夾克構(gòu)成對原告的侵權(quán)”，也就是說認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。

該案公布后，有不少人持反對觀點(diǎn)，認(rèn)為該案中的OEM行為不應(yīng)當(dāng)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)：第一，侵犯商標(biāo)權(quán)其本質(zhì)是對商標(biāo)識別功能的破壞，使一般消費(fèi)者對商品來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，而涉外定牌加工的商品并未進(jìn)入我國的流通領(lǐng)域，不會被我國的相關(guān)公眾接觸到，并未發(fā)揮區(qū)分商品來源的作用，故不會造成消費(fèi)者混淆誤認(rèn)的可能[4]；第二，定牌加工行為不會對商標(biāo)權(quán)利人在境內(nèi)的產(chǎn)品市場帶來任何實(shí)質(zhì)性的損害，也不會對其享有的商標(biāo)權(quán)利造成損害；第三，定牌加工的實(shí)質(zhì)為《合同法》中所指的加工承攬的合同關(guān)系，因此，承攬人的行為不應(yīng)認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的使用[5]。

上述爭論直接從后續(xù)司法實(shí)踐中得到了反映，不同地域的法院對該問題始終存在不同認(rèn)識。例如在JOLIDA案[6]中，上海市高級人民法院指出，“被上訴人（境內(nèi)加工方）接受案外人美國JOLIDA公司委托所生產(chǎn)、出口的涉案產(chǎn)品未在中國境內(nèi)銷售，不會造成境內(nèi)相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)。另外，在定牌加工關(guān)系中，境內(nèi)加工方在產(chǎn)品上標(biāo)注商標(biāo)的行為形式上雖由加工方所實(shí)施，但實(shí)質(zhì)上商標(biāo)真正的使用者仍為境外委托方，涉案產(chǎn)品所貼商標(biāo)只在境外具有商品來源的識別意義，并不在境內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能，因此被告的行為不構(gòu)成對原告商標(biāo)專用權(quán)的侵犯”。

又如，江蘇省高級人民法院在（2015）蘇知民終字第00036號判決書[7]中提出了另一種觀點(diǎn)，法院認(rèn)為，雖然被告的行為屬于涉外定牌加工，但其明知原告涉案‘東風(fēng)’商標(biāo)為馳名商標(biāo)，卻仍受托貼牌生產(chǎn)，在被控侵權(quán)產(chǎn)品上使用與原告相同的商標(biāo)，未盡到合理注意與避讓義務(wù)，損害了原告的利益，侵犯了原告的注冊商標(biāo)專用權(quán)。

同時(shí)，上述爭論也反映在法院系統(tǒng)的一些審判指導(dǎo)性意見中。北京市高級人民法院2004年2月18日發(fā)布的《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》第十三條指出，定牌加工是基于有權(quán)使用商標(biāo)的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內(nèi)銷售，不可能造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。然而，其稍晚在2006年2月13日《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》中卻又提出了不同的觀點(diǎn)，其中第二十一條要求承攬加工帶有他人注冊商標(biāo)商品的一方對定作人是否享有注冊商標(biāo)專用權(quán)進(jìn)行審查，否則與定作人構(gòu)成共同侵權(quán)。隨后，最高人民法院2009年4月21日《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》重申了加工方必要的審查注意義務(wù)，但依然沒有對定牌加工行為是否構(gòu)成侵權(quán)作出明確的判斷。

PRETUL案件

PRETUL案的重要意義在于，其對定牌加工是否屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為、是否侵犯商標(biāo)專用權(quán)第一次做出了明確的回答，對于在后案件的審理具有指導(dǎo)性意義。

在PRETUL案中，萊斯公司于2010年3月27日經(jīng)原商標(biāo)權(quán)人轉(zhuǎn)讓，獲得“PRETUL及橢圓圖形”商標(biāo)在中國的專用權(quán)（第6類），而案外人儲伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標(biāo)權(quán)利人（第6類、第8類）。2011年，儲伯公司授權(quán)亞環(huán)公司按照其要求生產(chǎn)標(biāo)有PRETUL商標(biāo)的掛鎖，并全部出口墨西哥。萊斯公司認(rèn)為亞環(huán)公司的貼牌加工行為侵犯了其對PRETUL商標(biāo)的專用權(quán)。

最高法院在提審判決中，明確認(rèn)定OEM行為不屬于商標(biāo)使用行為，且亞環(huán)公司的行為對萊斯公司不構(gòu)成商標(biāo)權(quán)侵害。最高法院認(rèn)為，首先，亞環(huán)公司所貼商標(biāo)在中國境內(nèi)不具有識別商品來源的商標(biāo)基本功能?！皝啳h(huán)公司使用商標(biāo)的行為，在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，是為儲伯公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國使用其商標(biāo)提供必要的技術(shù)性條件。因此，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，其行為亦不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為”。其次，是否破壞商標(biāo)的識別功能，是判斷是否構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的基礎(chǔ)。在商標(biāo)不發(fā)揮識別作用、不構(gòu)成商標(biāo)使用的情況下，判斷是否在相同或類似的商品上使用相同或近似的商標(biāo)而導(dǎo)致混淆，并不具有實(shí)際意義。

上述分析與最高法院在（2012）行提字第2號判決書[8]中的意見一致。在該案的判決中，最高法院同意了二審法院的觀點(diǎn)，認(rèn)為涉案行為不屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，因?yàn)椤埃ň惩?a href='http://m.jupyterflow.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)權(quán)人）委托中國大陸境內(nèi)廠家生產(chǎn)加工的商品專供出口，且宣傳、報(bào)道等均是在境外，故不能證明‘無印良品’商標(biāo)在中國境內(nèi)實(shí)際使用并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉”。

新的問題

最高法院在PRETUL案件中的分析和結(jié)論雖然為OEM是否構(gòu)成侵權(quán)的爭論劃上了句號，但其并未對一些衍伸出來的法律問題進(jìn)行解答。事實(shí)上，伴隨著PRETUL案件的判決，這些法律問題甚至比以前顯得更加突出。

例如，一個重要問題是，按照PRETUL案的邏輯，商品未進(jìn)入本國市場，不會構(gòu)成混淆，因此不構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用。那么對于一些外向型企業(yè)來說，其生產(chǎn)的產(chǎn)品雖然不是OEM，但是仍然全部用于出口，這樣在其生產(chǎn)過程中的商標(biāo)貼附行為是否也會被認(rèn)定為非商標(biāo)使用？類似的問題還有，如果出口中的商標(biāo)貼附行為不認(rèn)為是商標(biāo)使用，那么出口企業(yè)的商標(biāo)如何維持其注冊？

在北京知識產(chǎn)權(quán)法院裁定的兩個和加工出口相關(guān)的案件中，即“SODA案件”[9]和“DCLSA案件”[10]，北京知識產(chǎn)權(quán)法院均認(rèn)為相關(guān)公司的出口產(chǎn)品在其生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的商標(biāo)貼附行為應(yīng)當(dāng)構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，這似乎與最高法院在PRETUL案中的態(tài)度形成了沖突。但是在將這兩個案件與PRETUL案進(jìn)行仔細(xì)對比后，我們發(fā)現(xiàn)它們在案件事實(shí)方面存在本質(zhì)性差別，并且正是因?yàn)檫@些區(qū)別，導(dǎo)致最終得出了徹底相反的結(jié)論。

在PRETUL案中，儲伯公司（委托方）在境外享有商標(biāo)專用權(quán)，亞環(huán)公司（被委托方）在境內(nèi)完全按照儲伯公司要求進(jìn)行貼牌加工，并且所生產(chǎn)的全部產(chǎn)品均被銷售給了儲伯公司用于其后續(xù)在境外的銷售。而在DCLSA案中，鎮(zhèn)江鎖廠是訴爭商標(biāo)在中國大陸境內(nèi)的專用權(quán)人，其并非接受任何人的委托進(jìn)行生產(chǎn)，而是自主決定并進(jìn)行了整個生產(chǎn)和后續(xù)的出口過程。在整個生產(chǎn)和出口過程中，商標(biāo)權(quán)人鎮(zhèn)江鎖廠的意志得到了完整的體現(xiàn)。在SODA案中，商標(biāo)專用權(quán)人明季公司先后兩次簽訂合同，授權(quán)中國境內(nèi)的新鴻厚公司“非專屬性使用SODA商標(biāo)以生產(chǎn)SODA時(shí)尚品牌服裝飾品”，以及“授權(quán)JF新鴻厚/GF盛富公司,在境內(nèi)非專屬性使用SODA商標(biāo)以生產(chǎn)相關(guān)商標(biāo)之服裝和商品,以供出口貿(mào)易外銷東南亞地區(qū)……”從現(xiàn)有證據(jù)看，明季公司并未對被許可人新鴻厚公司以及JF新鴻厚/GF盛富公司的生產(chǎn)、出口進(jìn)行明確限定，而相關(guān)產(chǎn)品的出口也是由新鴻厚公司自主完成的（其先銷售給境內(nèi)的一家進(jìn)出口公司，然后再由這家進(jìn)出口公司實(shí)施出口）。在整個生產(chǎn)和出口過程中，新鴻厚公司和進(jìn)出口公司的獨(dú)立意志也得到了完整的體現(xiàn)。

上述區(qū)別首先使得這三件案件在定性上完全不同。PRETUL案是一個典型的OEM（定牌加工）案件，其實(shí)質(zhì)上是委托加工，即境內(nèi)公司的生產(chǎn)行為是接受境外商標(biāo)權(quán)人的委托而發(fā)生的，并不體現(xiàn)獨(dú)立的意志，其不是生產(chǎn)產(chǎn)品然后銷售給委托方，而是向委托方提供產(chǎn)品加工的勞務(wù)。境內(nèi)定牌加工公司是作為承攬人，依照境外定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付一定報(bào)酬。最高法院雖然沒有在提審判決中對此明確說明，但是其“物理貼附”的表述已經(jīng)隱含了這一結(jié)論。

反觀DCLSA案和SODA案，DCLSA案中，鎮(zhèn)江鎖廠的生產(chǎn)和出口行為都是其獨(dú)立決定并進(jìn)行的，SODA案中，被許可人新鴻厚公司也是獨(dú)立進(jìn)行生產(chǎn)加工及后續(xù)出口，它們與境外進(jìn)口公司之間是普通的買賣合同關(guān)系。在兩個案子中，它們生產(chǎn)產(chǎn)品并貼附商標(biāo)，整個生產(chǎn)過程自主可控，商標(biāo)權(quán)人、被許可人的獨(dú)立意志得到了完整的體現(xiàn)。

進(jìn)一步地，雖然所有的三個案子中，相關(guān)產(chǎn)品均不在中國境內(nèi)進(jìn)行零售，但是對于商標(biāo)在境內(nèi)是否發(fā)揮了識別作用卻存在本質(zhì)上的差異。在是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用方面，需要特別注意的是，“中國市場”并不應(yīng)當(dāng)單指“零售市場”，也應(yīng)當(dāng)包括“批發(fā)”或者“出口”市場。

在PRETUL案中，亞環(huán)公司接受儲伯公司的委托生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品并僅僅交給儲伯公司出口至境外，除了加工費(fèi)以外，整個交易與中國沒有任何關(guān)聯(lián)。由于OEM性質(zhì)和受限于與儲伯公司的協(xié)議，亞環(huán)公司過去、現(xiàn)在以及未來均不可能就相關(guān)產(chǎn)品與任何境內(nèi)外第三方發(fā)生聯(lián)系。因此，才能得出結(jié)論：在定牌加工中貼附的商標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)識別該商品來源的功能，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用，不會對境內(nèi)消費(fèi)者造成混淆。

而在DCLSA案和SODA案中，出口商是在進(jìn)行對外貿(mào)易，出口商向進(jìn)口商銷售商品的行為發(fā)生在中國境內(nèi)。雖然在單筆貿(mào)易中，交易雙方仍然僅限于特定主體，但這并不排除實(shí)施生產(chǎn)、出口的商標(biāo)權(quán)人和被許可人在下次交易中可能選擇不同的第三方作為交易主體。因此，這里的銷售或出口行為本質(zhì)上在面對不特定的第三方。另一方面，境外進(jìn)口商在進(jìn)口相關(guān)商品時(shí)，可以依據(jù)不同的商標(biāo)將不同的中國出口商相區(qū)分，因此，所貼附的商標(biāo)已經(jīng)起到了識別商品來源的功能。

DCLSA案的判決中對此也作出了詳細(xì)的闡述。法院認(rèn)為，“所謂商標(biāo)意義上的使用行為是指能夠?qū)崿F(xiàn)商標(biāo)本質(zhì)功能的使用行為。因商標(biāo)的本質(zhì)功能為其識別功能（即通過該商標(biāo)識別商品或服務(wù)的提供者），而通常情況下只有商品已進(jìn)入流通環(huán)節(jié)的情況下才可能起到識別作用”，同時(shí)“出口行為屬于商品進(jìn)入市場流通領(lǐng)域的行為”，因此出口行為原則上屬于“商標(biāo)意義上的使用行為”。

綜上，雖然北京知識產(chǎn)權(quán)法院在DCLSA案和SODA案中與最高法院在PRETUL案中的結(jié)論不一致，但它們之間并不存在沖突。DCLSA案和SODA案其實(shí)針對的是貼附有商標(biāo)的商品出口的另一種形式，即由生產(chǎn)者自主決定的出口行為。北京知識產(chǎn)權(quán)法院將這樣的行為認(rèn)定為“商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為”并無不妥，可以視為對最高法院PRETUL判決的補(bǔ)充。

小結(jié)

最高法院PRETUL案的最大意義在于確立了“OEM商標(biāo)使用并不構(gòu)成侵權(quán)”的原則，結(jié)束了OEM商標(biāo)侵權(quán)案件裁判的亂狀，并且也理清了對商標(biāo)標(biāo)識“商標(biāo)性使用”與“非商標(biāo)性使用”的關(guān)系。

但是，在理解判決書中對于“物理貼附行為”的解釋時(shí)，不能簡單地將“中國市場”理解為“中國零售市場”，也不能機(jī)械地認(rèn)為凡是最終用于出口的產(chǎn)品，其生產(chǎn)過程中的商標(biāo)貼附行為都是“物理貼附行為”，因此一律不構(gòu)成商標(biāo)使用。

通過對北京知識產(chǎn)權(quán)法院DCLSA案和SODA案的分析可以看出，生產(chǎn)商自主的出口行為與OEM行為完全不同，即使其生產(chǎn)的產(chǎn)品最終全部用于出口，其之前生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的商標(biāo)貼附行為仍然構(gòu)成商標(biāo)性使用。在判斷生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的商標(biāo)貼附行為是否僅僅是“物理上的貼附”，是否構(gòu)成“商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用”時(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合具體案情，著重考察兩個問題：1. 該生產(chǎn)產(chǎn)品和貼附商標(biāo)的行為是否體現(xiàn)了生產(chǎn)者自己的獨(dú)立意志；2. 其出口行為是否可能面對不特定的第三方。

注：

1、（2014）民提字第38號判決書，萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司訴浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司

2、OEM（Original Equipment Manufacture）意指定牌加工，又稱貼牌制造，指的是被委托方根據(jù)合同約定，為委托方加工使用特定商標(biāo)或品牌的商品并將該商品交付給委托方，委托方依照合同支付加工費(fèi)的行為。

3、（2001）深中法知產(chǎn)初字第55號判決書，耐克公司訴嘉興市銀興制衣廠

4、李亞莉、戴國琛《中國涉外定牌加工的商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定》

5、黃暉、馮超，萬慧達(dá)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司《定牌加工商標(biāo)侵權(quán)問題辨析》

6、（2009）滬高民三（知）終字第65號判決書，上海申達(dá)音響電子有限公司訴玖麗得電子（上海）有限公司

7、（2015）蘇知民終字第00036號判決書，上海柴油機(jī)股份公司訴江蘇常佳金峰動力機(jī)械公司

8、（2012）行提字第2號判決書，株式會社良品計(jì)畫訴中國工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會

9、（2015）京知行初字第5119號判決書，明季私人有限公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會

10、（2015）京知行初字第408號判決書，鎮(zhèn)江鎖廠有限公司訴國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會

來源：“金杜說法”微信平臺

作者：金杜律師事務(wù)所樓先英孫浩洸袁嘉琦

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

案例丨出口產(chǎn)品上的商標(biāo)使用是否構(gòu)成侵權(quán)

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