《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》解讀

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原標(biāo)題：《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》解讀

【編者按】《專利審查指南》（下稱《指南》）是我國專利法及其實(shí)施細(xì)則的具體化，是國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局和國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會依法行政的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，也是有關(guān)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵守的規(guī)章。為貫徹落實(shí)中共中央國務(wù)院的政策要求，滿足社會各界對于專利審查的迫切需求，國家知識產(chǎn)權(quán)局啟動了此次《指南》修改工作，目前正在就《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》公開征求意見。針對此次《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》中的一些社會各界較為關(guān)注的熱點(diǎn)問題，本報邀請國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局審查業(yè)務(wù)管理部有關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)解讀，以饗讀者。

關(guān)于不授予專利權(quán)的申請

 （《指南》第二部分第一章的修改）

《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化體制機(jī)制改革加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的若干意見》《國務(wù)院關(guān)于新形勢下加快知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國建設(shè)的若干意見》等政策文件，對研究完善商業(yè)模式知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度提出了明確要求，并且產(chǎn)業(yè)界對此也有較為強(qiáng)烈的需求。因此，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局對此問題進(jìn)行了專題研究調(diào)研，并將其納入此次《指南》修改內(nèi)容中。

現(xiàn)行《指南》規(guī)定，商業(yè)實(shí)施等方面的管理方法及制度作為智力活動的規(guī)則和方法，屬于不授予專利權(quán)的客體，并明確“組織、生產(chǎn)、商業(yè)實(shí)施和經(jīng)濟(jì)等方面的管理方法及制度”“統(tǒng)計(jì)、會計(jì)和記賬的方法”等純粹的商業(yè)模式不應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)。

然而，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，涉及金融、保險、證券、租賃、拍賣、投資、營銷、廣告、經(jīng)營管理等領(lǐng)域的商業(yè)模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，這些新商業(yè)模式市場運(yùn)行效果好、用戶體驗(yàn)佳，提升了資源配置和流動效率，節(jié)約了社會成本，增進(jìn)了社會福利。因此，應(yīng)當(dāng)對此類商業(yè)模式創(chuàng)新中的技術(shù)方案給予積極鼓勵和恰當(dāng)保護(hù)，不能僅僅因?yàn)榧夹g(shù)方案包含商業(yè)規(guī)則和方法就不授予專利權(quán)。

改進(jìn)點(diǎn)

此次修改草案明確規(guī)定：涉及商業(yè)模式的權(quán)利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則不應(yīng)當(dāng)依據(jù)我國專利法第二十五條排除其獲得專利權(quán)的可能性。

 關(guān)于涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請審查的若干規(guī)定

 （《指南》第二部分第九章的修改）

 目前，關(guān)于計(jì)算機(jī)程序改進(jìn)的發(fā)明越來越多，但是現(xiàn)有的權(quán)利要求表達(dá)方式卻存在形式單一或有些發(fā)明難以表達(dá)，以及保護(hù)范圍理解易產(chǎn)生分歧的問題。因此，此次《指南》修改試圖為創(chuàng)新主體提供更加豐富、更為清楚的權(quán)利要求撰寫方式，以充分保護(hù)涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明創(chuàng)造。

1.進(jìn)一步明確“計(jì)算機(jī)程序本身”不同于“涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明”，允許采用“介質(zhì)+計(jì)算機(jī)程序流程”的權(quán)利要求的表達(dá)方式（第2節(jié)）

 改進(jìn)點(diǎn)

將第2節(jié)第（1）項(xiàng)第1段中的“僅僅記錄在載體上的計(jì)算機(jī)程序”修改為“僅僅記錄在載體上的計(jì)算機(jī)程序本身”，第3段中的“僅由所記錄的程序限定的計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)”修改為“僅由所記錄的程序本身限定的計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)”，即均增加“本身”，以進(jìn)一步明確“計(jì)算機(jī)程序本身”不同于“涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明”。

對于“計(jì)算機(jī)程序本身”，《指南》第二部分第九章第1節(jié)給出了明確定義：“本章所說的計(jì)算機(jī)程序本身是……代碼化指令序列，或者可被自動轉(zhuǎn)換成代碼化指令序列的符號化指令序列或者符號化語句序列”，“計(jì)算機(jī)程序本身”屬于智力活動的規(guī)則和方法，系我國專利法第二十五條第一款第（二）項(xiàng)予以排除的主題。而對于“涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明”，例如“介質(zhì)+計(jì)算機(jī)程序流程”的發(fā)明，不屬于所述排除的主題，應(yīng)進(jìn)一步判斷其是否符合我國專利法第二條等其他法律規(guī)定。同時，區(qū)別“計(jì)算機(jī)程序本身”和“涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明”，也可以進(jìn)一步明確版權(quán)法與專利法在涉及計(jì)算機(jī)程序保護(hù)方面的區(qū)別。不同于版權(quán)法，我國專利法保護(hù)的是根據(jù)計(jì)算機(jī)程序流程的先后順序以自然語言描述的完整的技術(shù)方案。

2.明確裝置權(quán)利要求的組成部分可以包括程序（第5.2節(jié)）

改進(jìn)點(diǎn)

將《指南》第二部分第九章第5.2節(jié)第1段第1句中的“即實(shí)現(xiàn)該方法的裝置”修改為“例如實(shí)現(xiàn)該方法的裝置”。從“即”修改為“例如”，意在以最少修改字?jǐn)?shù)開放原有的封閉式描述。刪除現(xiàn)行《指南》第5.2節(jié)第1段中“并詳細(xì)描述該計(jì)算機(jī)程序的各項(xiàng)功能是由哪些組成部分完成以及如何完成這些功能”，第1段最后增加“所述組成部分不僅可以包括硬件，還可以包括程序”。

計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的特點(diǎn)在于軟件與硬件是兩個協(xié)同工作的組成部分，因而，在產(chǎn)品權(quán)利要求中可以針對其程序流程的改進(jìn)直接、明確地進(jìn)行描述。上述修改明確了程序可以作為裝置權(quán)利要求的組成部分，從而可以更加直接清楚地描述改進(jìn)僅僅在于計(jì)算機(jī)程序流程的產(chǎn)品權(quán)利要求。

3.將“功能模塊”修改為“程序模塊”（第5.2節(jié)）

改進(jìn)點(diǎn)

將現(xiàn)行《指南》第5.2節(jié)第2段中如下內(nèi)容“則這種裝置權(quán)利要求中的各組成部分應(yīng)當(dāng)理解為實(shí)現(xiàn)該程序流程各步驟或該方法各步驟所必須建立的功能模塊，由這樣一組功能模塊限定的裝置權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)理解為主要通過說明書記載的計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)該解決方案的功能模塊構(gòu)架，而不應(yīng)當(dāng)理解為主要通過硬件方式實(shí)現(xiàn)該解決方案的實(shí)體裝置”中涉及的“功能模塊”修改為“程序模塊”，以更好地反映技術(shù)本質(zhì)，同時避免與一般“功能性限定”相混淆。

按照上述說明修訂《指南》后，對于“全部以計(jì)算機(jī)程序流程為依據(jù)”的方案，可以撰寫為方法權(quán)利要求，“功能模塊構(gòu)架”（或“程序模塊構(gòu)架”）權(quán)利要求，也可以采用更直接的表達(dá)方式，例如撰寫為“一種計(jì)算機(jī)設(shè)備，包括存儲器、處理器及存儲在存儲器上并可在處理器上運(yùn)行的計(jì)算機(jī)程序，其特征在于，所述處理器執(zhí)行所述程序時實(shí)現(xiàn)以下步驟……”或“一種計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)，其上存儲有計(jì)算機(jī)程序（指令），其特征在于，該程序（指令）被處理器執(zhí)行時實(shí)現(xiàn)以下步驟……”。

4.刪除第3節(jié)【例9】

改進(jìn)點(diǎn)

刪除對現(xiàn)行審查實(shí)踐已無指導(dǎo)意義的【例9】。

關(guān)于化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請審查的若干規(guī)定

（《指南》第二部分第十章的修改）

補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是化學(xué)領(lǐng)域常見的情況，目前部分公眾對《指南》中的規(guī)定“申請日之后補(bǔ)交的實(shí)施例和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不予考慮”可能存在誤解。因此，此次《指南》修改進(jìn)行了澄清，并進(jìn)一步明確了如何進(jìn)行審查。

涉及申請人補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)相關(guān)內(nèi)容（第3.4節(jié)）

改進(jìn)點(diǎn)

此次《指南》修改，增第3.5節(jié)“關(guān)于補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)”，將現(xiàn)行《指南》第3.4節(jié)第（2）項(xiàng)涉及補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的內(nèi)容移至第3.5節(jié)。將“申請日之后補(bǔ)交的實(shí)施例和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不予考慮”修改為“對于申請日后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查。補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的?！?/span>

通過上述修改，明確審查員應(yīng)當(dāng)對申請人補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行審查，對有關(guān)措辭可能帶來的對補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不予審查的誤解作出澄清，并對其中“判斷說明書是否充分公開，以原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容為準(zhǔn)”的原則在補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的審查中如何體現(xiàn)予以說明，強(qiáng)調(diào)補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果與申請日公開事實(shí)的內(nèi)在必然聯(lián)系，這也是專利制度先申請制的本質(zhì)要求。

關(guān)于無效宣告請求的審查

（《指南》第四部分第三章的修改）

1.適度放開專利文件的修改方式

實(shí)踐中，專利權(quán)人希望專利文件的修改方式能夠更加靈活，允許補(bǔ)入權(quán)利要求中或者說明書中記載的技術(shù)特征，允許修正明顯錯誤。對此，此次《指南》修改給予了充分考慮和積極響應(yīng)。

改進(jìn)點(diǎn)

此次《指南》修改建議適度放開專利文件的修改方式，允許在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個或者多個技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍，并允許對權(quán)利要求書中的明顯錯誤進(jìn)行修正（第4.2節(jié)、第4.6.2節(jié)、第4.6.3節(jié)），有效地保護(hù)其智慧貢獻(xiàn)。

需要注意的是，允許以補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征的方式修改權(quán)利要求，并不等于允許對權(quán)利要求書中記載的技術(shù)特征進(jìn)行任意組合，修改后的權(quán)利要求還需要滿足我國專利法第三十三條等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

2.調(diào)整有關(guān)請求人增加無效宣告理由和補(bǔ)充證據(jù)的規(guī)定

我國專利法實(shí)施細(xì)則第六十七條對請求人增加理由和補(bǔ)充證據(jù)的時機(jī)加以限制，其目的是為了防止請求人在法定時限內(nèi)怠于提出無效宣告理由和舉證，而在專利權(quán)人答辯之后進(jìn)行證據(jù)“突襲”。因此，現(xiàn)行《指南》第4.2節(jié)第（2）項(xiàng)（i）規(guī)定：“針對專利權(quán)人以合并方式修改的權(quán)利要求”允許在指定期限內(nèi)增加無效宣告理由，旨在給與請求人針對專利權(quán)人所作修改調(diào)整其無效宣告理由的機(jī)會，而非允許請求人提出原本應(yīng)在專利權(quán)人作出修改前提出的無效宣告理由。據(jù)此，本次《指南》修改明確了請求人“針對專利權(quán)人以刪除以外的方式修改的權(quán)利要求”增加無效宣告理由的，應(yīng)當(dāng)僅“針對修改內(nèi)容”增加無效宣告理由。

改進(jìn)點(diǎn)

刪除現(xiàn)行《指南》第4.3.1節(jié)第（2）項(xiàng)（i）中關(guān)于“針對專利權(quán)人以合并方式修改的權(quán)利要求”允許請求人在指定期限內(nèi)補(bǔ)充證據(jù)的規(guī)定。為有效解決爭議，請求人在提出無效宣告請求時或者在1個月的法定期限內(nèi)，應(yīng)當(dāng)對其主張應(yīng)予宣告無效的所有權(quán)利要求及其技術(shù)特征整體考慮并提交相應(yīng)的證據(jù)。在修改屬于通過補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征對權(quán)利要求進(jìn)一步限定的情況下，由于修改后的權(quán)利要求并未引入此前權(quán)利要求書中不存在的技術(shù)特征，因此請求人可以對證據(jù)組合方式進(jìn)行調(diào)整，但不能補(bǔ)充證據(jù)。

關(guān)于專利申請文檔

（《指南》第五部分第四章的修改）

1.增加允許查閱和復(fù)制的內(nèi)容（第5.2節(jié)）

現(xiàn)行《指南》規(guī)定，對于已經(jīng)公布但尚未公告授予專利權(quán)的發(fā)明專利申請案卷，只能查閱和復(fù)制該專利申請案卷中直到公布日為止的有關(guān)內(nèi)容。這一規(guī)定不利于技術(shù)傳播，影響公眾及時獲得專利審查過程信息和對專利審查工作進(jìn)行監(jiān)督。

改進(jìn)點(diǎn)

此次《指南》修改，建議增加允許公眾查閱和復(fù)制的內(nèi)容，刪除《指南》第5.2節(jié)第（2）項(xiàng)中“直到公布日為止”的規(guī)定，將公眾可以查閱和復(fù)制的范圍擴(kuò)大到實(shí)質(zhì)審查程序，包括向申請人發(fā)出的通知書、檢索報告和決定書；在《指南》第5.2節(jié)第（3）項(xiàng)中，對于已經(jīng)公告授予專利權(quán)的專利申請案卷，將國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局發(fā)出的“檢索報告”列入允許查閱和復(fù)制的內(nèi)容。此外，由于《指南》第5.1節(jié)“查閱和復(fù)制的原則”中已經(jīng)明確了是否允許查閱和復(fù)制的判斷原則，可據(jù)此確定文件是否允許查閱和復(fù)制，因此建議刪除第5.2節(jié)第（5）項(xiàng)規(guī)定：“除上述內(nèi)容之外，其他文件不得查閱或者復(fù)制。”

2.關(guān)于期限、權(quán)利的恢復(fù)、中止（第五部分第七章的修改）

2013年1月1日，新修訂的《民事訴訟法》正式施行，其加強(qiáng)了對有關(guān)單位履行扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)等協(xié)助執(zhí)行義務(wù)方面的要求。

改進(jìn)點(diǎn)

此次《指南》修改明確對于人民法院要求國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局協(xié)助執(zhí)行財(cái)產(chǎn)保全而執(zhí)行中止程序的，專利局應(yīng)當(dāng)按照民事裁定書及協(xié)助執(zhí)行通知書寫明的財(cái)產(chǎn)保全期限中止有關(guān)程序；中止期限屆滿后，人民法院要求繼續(xù)采取財(cái)產(chǎn)保全措施的，應(yīng)當(dāng)在期限屆滿前將繼續(xù)保全的協(xié)助執(zhí)行通知書送達(dá)專利局，經(jīng)審核符合規(guī)定的，中止期限予以續(xù)展；根據(jù)我國專利法實(shí)施細(xì)則第八十六條至八十八條的規(guī)定，規(guī)范涉及無效宣告程序的中止期限要求。（知識產(chǎn)權(quán)報　張憲鋒　周文　周胡斌）

—相關(guān)鏈接—

《專利審查指南》修改歷程

2015年11月至2016年2月，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局審查業(yè)務(wù)管理部召開《專利審查指南》修改工作啟動會議，針對現(xiàn)行《專利審查指南》向社會各界征集修改建議；起草組針對征集的修改建議逐條進(jìn)行研究，提出《專利審查指南》修改要點(diǎn)385條。

2016年3月，起草組、統(tǒng)稿組以及相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜裔槍π薷囊c(diǎn)召開多次專題研討會，將修改要點(diǎn)集中至185條。2016年4月至6月，在統(tǒng)籌考慮指南擬修改內(nèi)容的重要性、必要性、緊迫性等因素的基礎(chǔ)上，確定《專利審查指南》修改要點(diǎn)22條，并開始起草《專利審查指南（初稿）》。

2016年7月至8月，統(tǒng)稿組對《專利審查指南（修改意見稿）》進(jìn)行審稿，并針對熱點(diǎn)、難點(diǎn)先后召開多次專題研討會。

2016年9月，起草組面向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查部門及京外專利審查協(xié)作中心召開《專利審查指南》修改視頻說明會征求意見，同時面向部分企業(yè)、專利代理機(jī)構(gòu)征求意見，并針對收集的意見反饋，對《專利審查指南（初稿）》進(jìn)一步完善，并報送國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司。

2016年10月，為了更廣泛地聽取社會各界的意見和建議，國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司將《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》通過國務(wù)院法制辦公室、國家知識產(chǎn)權(quán)局政府網(wǎng)站公布，公開征求社會各界意見。

來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局

作者：張憲鋒　周文  周胡斌（知識產(chǎn)權(quán)報）

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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