【法官說】從“聚能”案看非商標(biāo)性使用的侵權(quán)抗辯

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來源：IPRdaily

作者：袁博    上海市第二中級人民法院

投稿原標(biāo)題：從“聚能”案看非商標(biāo)性使用的侵權(quán)抗辯

根據(jù)商業(yè)標(biāo)識是否用于商業(yè)活動中，并對相關(guān)公眾起到區(qū)分商品或者來源作用，可以將商標(biāo)的使用分為商標(biāo)性使用和非商標(biāo)性使用。其中，商標(biāo)性的使用必須具備真實(shí)的使用意圖和在真實(shí)使用意圖指引下的實(shí)際使用。而所謂的真實(shí)使用意圖就是指引導(dǎo)相關(guān)公眾知曉商品來源。而商標(biāo)的“非商標(biāo)性使用”，常見于商標(biāo)侵權(quán)案件中被告提出的抗辯理由。那么，什么是商標(biāo)的“非商標(biāo)性”使用呢？不久前發(fā)生的“聚能”商標(biāo)案，對此作出了很好的說明。

2014年，誠帝公司受讓取得“聚能JUNENG及圖”商標(biāo)專用權(quán)（下稱涉案商標(biāo)），該商標(biāo)核定使用在第11類烹調(diào)器具等商品上。其后誠帝公司發(fā)現(xiàn)，華帝公司未經(jīng)其許可，在燃?xì)庠钌唐飞鲜褂昧恕熬勰堋睒?biāo)識并進(jìn)行宣傳。誠帝公司遂以商標(biāo)侵權(quán)為由將華帝公司等訴至法院，請求判令被告停止侵權(quán)并賠償6000萬元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，從本案證據(jù)來看，“聚能”作為一種技術(shù)特點(diǎn)被廣泛用于描述該類商品，并且原告不足以證明“聚能”商標(biāo)具有較高知名度，相比“聚能”，華帝公司在其商品或宣傳資料上的醒目位置標(biāo)注的“華帝”“vatti”“vatti華帝”等商標(biāo)或字號更有辨識力和區(qū)分度，因此被告的行為不會造成混淆。據(jù)此，法院一審判決駁回了原告的訴訟請求。

從本案可以看出，如果被告對原告的商標(biāo)文字并非是表征商品來源意義上的使用，而僅僅是對商品質(zhì)量、功能、用途、性質(zhì)、特點(diǎn)的說明、介紹，不會造成消費(fèi)者的誤認(rèn)、混淆，原告就無權(quán)阻止他人正當(dāng)使用。那么，如何判斷某個標(biāo)識是否屬于“非商標(biāo)性”使用呢？筆者認(rèn)為，需要考慮如下兩個方面。

首先，證明該標(biāo)識在所使用的商品類別上缺乏顯著性。實(shí)踐中可以主張“非商標(biāo)性使用”的很大一部分是那些先天缺乏顯著性的商品標(biāo)識，這些商標(biāo)本來是難以獲得注冊的，但是因?yàn)槭褂萌碎L期大量的使用而具備了“第二含義”而得以注冊，但是因?yàn)槠涮焐娜觞c(diǎn)，所以商標(biāo)法規(guī)定，這樣的商標(biāo)權(quán)利人無權(quán)禁止他人在非表明商品來源的意義上正當(dāng)使用。

那么，如何證明某個標(biāo)識在該類商品上缺乏顯著性呢？實(shí)踐中的認(rèn)定依據(jù)主要來自以下幾個方面：

其次，證明該標(biāo)識對消費(fèi)者沒有區(qū)分度。商標(biāo)權(quán)本質(zhì)上是商標(biāo)所有人對特定符號與特定商品之間對應(yīng)關(guān)系的支配權(quán)，而不是對商標(biāo)符號的支配權(quán)。因此，侵犯商標(biāo)權(quán)的本質(zhì)并不是對物理標(biāo)識的歪曲、篡改或者替換，而在于切斷商標(biāo)標(biāo)識和生產(chǎn)商的聯(lián)系，欺騙消費(fèi)者使其發(fā)生混淆和誤認(rèn)，盜用商標(biāo)權(quán)人誠實(shí)勞動所積累的商譽(yù)。因此，未經(jīng)他人許可對他人商標(biāo)的使用，只要沒有割斷、歪曲商品生產(chǎn)者、服務(wù)提供者與商標(biāo)的唯一聯(lián)系，就不構(gòu)成對他人商標(biāo)權(quán)的侵犯。

其中，消費(fèi)者的認(rèn)知結(jié)果，對于得到結(jié)論具有決定性的作用。美國長期的司法實(shí)踐表明，判斷商標(biāo)顯著性的認(rèn)知主體應(yīng)當(dāng)是相關(guān)消費(fèi)者。第三巡回法院明確指出，“是相關(guān)消費(fèi)者，而不是法院來決定這個詞語到底是不是指示一類產(chǎn)品”。

具體而言，某個商業(yè)標(biāo)識要商品來源的指示作用，必須要讓消費(fèi)者從物理和心理兩個層面產(chǎn)生成功認(rèn)知，以下具體展開。

1、商標(biāo)必須能讓消費(fèi)者看到：商標(biāo)識別性的“物理層面”

商標(biāo)的核心權(quán)能表明，商標(biāo)侵權(quán)的核心在于通過將商標(biāo)以直接、明顯的方式展示給消費(fèi)者從而使消費(fèi)者對商品生產(chǎn)來源產(chǎn)生混淆。換言之，如果對他人商標(biāo)的使用是在封閉環(huán)境下或者某種特殊條件下進(jìn)行的，客觀上并沒有在商品銷售時讓消費(fèi)者看到，就不宜認(rèn)定為商標(biāo)性使用從而認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)。例如，在“偉哥”立體商標(biāo)案中，涉案立體商標(biāo)與被控侵權(quán)產(chǎn)品的立體形狀構(gòu)成近似，但被控侵權(quán)產(chǎn)品系裝在不透明的包裝內(nèi)。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，消費(fèi)者在購買藥片時并不能識別該藥片的外部形態(tài)，由于包裝于不透明材料內(nèi)的藥片并不能起到表明來源和生產(chǎn)者的作用，因此即使其形狀與涉案立體商標(biāo)相近似，但不會使消費(fèi)者產(chǎn)生混淆，故而侵權(quán)不成立。

2、商標(biāo)必須能讓消費(fèi)者辨認(rèn)：商標(biāo)識別性的“心理層面”

由于商標(biāo)的本質(zhì)在于防止消費(fèi)者產(chǎn)生混淆并標(biāo)明商品來源，因此當(dāng)一個商業(yè)標(biāo)識甚至讓消費(fèi)者在心理上都不能意識到是商標(biāo)時，自然不符合商標(biāo)注冊的顯著性條件。例如，如果消費(fèi)者在冰箱上看到“優(yōu)質(zhì)電器”字樣，很可能會將其視作廣告，而無法意識到其為商標(biāo)。

又如，聯(lián)合利華公司曾申請將“千層雪”冰激凌的形狀注冊為立體商標(biāo)，該冰激凌為長方體形狀，側(cè)面和頂面具有波浪形圖案，申請人認(rèn)為，該形狀具有顯著特征和獨(dú)創(chuàng)設(shè)計的形狀，是具備藝術(shù)美感的形狀。

然而，商標(biāo)局、商評委和法院均無法認(rèn)同這種觀點(diǎn)，他們一致認(rèn)為，由于普通消費(fèi)者容易將該形狀識別為冰激凌的常用形狀，因此該形狀不能起到區(qū)分商品來源的作用從而不具有顯著性。可見，在消費(fèi)者難以將商業(yè)標(biāo)識看做是商標(biāo)的情形下，該標(biāo)識就無法發(fā)揮功能因而缺乏顯著性。原因在于，由于長期的消費(fèi)習(xí)慣，消費(fèi)者習(xí)慣于商標(biāo)與商品本身和包裝物的分離，對于商標(biāo)與商品本身或者包裝物合二為一密不可分的情形，則一般情況下無法認(rèn)知其同時還代表著商標(biāo)。因此，在此種情況下，除非商標(biāo)申請人能證明該標(biāo)識已通過大量商業(yè)使用具備了足夠的“獲得顯著性”，否則，不能獲準(zhǔn)注冊。（原標(biāo)題：從“聚能”案看非商標(biāo)性使用的侵權(quán)抗辯）

來源：IPRdaily

作者：袁博    上海市第二中級人民法院

編輯：IPRdaily  彭瑩

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