商標(biāo)共存實(shí)現(xiàn)模式的國(guó)外實(shí)踐

【小D導(dǎo)讀】

根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的相關(guān)報(bào)告，商標(biāo)共存是指兩個(gè)不同的市場(chǎng)主體使用近似或相同的商標(biāo)從事商品銷售或服務(wù)而不必然影響各自商業(yè)活動(dòng)的情形。

法國(guó)鱷魚與新加坡鱷魚、杉杉西服與彬彬西服，盡管雙方商標(biāo)的形或音近似，所注冊(cè)的商品也類似，但普通消費(fèi)者仍能夠清楚區(qū)分而不至于將兩者混淆，由此可見，在不造成混淆的前提下，相同或近似商標(biāo)有著一定的共存空間。

商標(biāo)共存作為商標(biāo)使用中的一種特殊情形，在國(guó)外市場(chǎng)上已是非常普遍的現(xiàn)象，不同于中國(guó)模糊的商標(biāo)共存立法及司法現(xiàn)狀，在美國(guó)、英國(guó)和日本等國(guó)家和地區(qū)，商標(biāo)共存制度都已經(jīng)比較完善。一般來(lái)說(shuō)，商標(biāo)共存制度的實(shí)現(xiàn)有兩種模式：一種是通過(guò)相關(guān)法律規(guī)定，允許相同或近似商標(biāo)在不導(dǎo)致混淆或淡化知名商標(biāo)的顯著性的基礎(chǔ)上并存使用；一種則是通過(guò)當(dāng)事雙方簽訂的商標(biāo)共存協(xié)議來(lái)限制雙方的權(quán)利范圍。

一、商標(biāo)法定共存的國(guó)外實(shí)踐

（一）美國(guó)的明確規(guī)定型法定共存 美國(guó)商標(biāo)法認(rèn)為，如果能對(duì)商標(biāo)適用的商品或服務(wù)類別、使用方式或地點(diǎn)加以一定的條件或限制，兩個(gè)商標(biāo)的繼續(xù)使用不會(huì)引起混淆、誤解或欺騙，那么相同或近似的商標(biāo)就可以并存注冊(cè)?！短m哈姆法》第2條第四款規(guī)定并存注冊(cè)的必要條件為，在后申請(qǐng)人對(duì)其商標(biāo)的商業(yè)性使用必須先于在先注冊(cè)申請(qǐng)的“最早申請(qǐng)日或任何注冊(cè)頒發(fā)日”。“當(dāng)某一享有司法管轄權(quán)的法院最終決定一個(gè)以上的人有權(quán)在商業(yè)上使用相同或相似標(biāo)志的情況下，可由專利與商標(biāo)局局長(zhǎng)頒發(fā)并存注冊(cè)”。但是在頒發(fā)并存注冊(cè)時(shí)，“專利與商標(biāo)局局長(zhǎng)必須就各注冊(cè)人的標(biāo)志或者該標(biāo)志注冊(cè)涉及的物品的使用方式或地點(diǎn)提出條件和限制”。

（二）歐盟、日本及臺(tái)灣的間接承認(rèn)型法定共存 不同于美國(guó)，在有的國(guó)家和地區(qū)在商標(biāo)法中并未明確商標(biāo)共存制度，但是通過(guò)商標(biāo)法律體系中的相關(guān)制度，為商標(biāo)的合法共存預(yù)留了一定的空間。

1．歐盟及其各成員國(guó)異議制度中的間接承認(rèn)

(1)歐共體商標(biāo)條例 1993年12月20日，歐洲理事會(huì)通過(guò)了歐共體第40／94號(hào)理事會(huì)條例即《歐洲共同體商標(biāo)條例》(簡(jiǎn)稱CTMR)，該條例于1994年起適用于歐共體各成員。根據(jù)該條例規(guī)定，申請(qǐng)人可以向歐洲內(nèi)部市場(chǎng)協(xié)調(diào)局(OHIM)申請(qǐng)注冊(cè)，商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)后可在共同體成員國(guó)受到保護(hù)，而不需要再向每個(gè)國(guó)家分別提出申請(qǐng)。OHIM負(fù)責(zé)對(duì)歐共體商標(biāo)申請(qǐng)進(jìn)行審查，該審查僅針對(duì)CTMR第七條關(guān)于駁回注冊(cè)的絕對(duì)理由(即標(biāo)志本身的缺陷、缺乏顯著性等情形)，而對(duì)第8條規(guī)定的駁回注冊(cè)相對(duì)理由(即申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與在先商標(biāo)相同或近似且使用在相同或近似商品或服務(wù)上的情形)并不在申請(qǐng)程序中審查，僅在異議程序中審查。根據(jù)異議程序規(guī)定，在歐共體商標(biāo)申請(qǐng)的公告期內(nèi)，國(guó)家在先的權(quán)利人可以提出異議，“如果在明知情況下仍容忍在后的共同體商標(biāo)連續(xù)使用五年，那么該在先權(quán)利人就喪失了提出無(wú)效或反對(duì)該共同體商標(biāo)使用的權(quán)利”，由此產(chǎn)生了兩個(gè)商標(biāo)共存的情形。

該種審查制度為相同或近似商標(biāo)提供了共存的制度空間，因?yàn)樵谠擉w系下，各自申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利人極有可能放棄基于相對(duì)理由的異議，這將直接導(dǎo)致兩個(gè)相同或近似的商標(biāo)在相同或類似商品或服務(wù)上獲得注冊(cè)的現(xiàn)象。

(2)英國(guó)1994年商標(biāo)法 為滿足歐共體第89／104／EEC號(hào)商標(biāo)指令，英國(guó)修訂了其商標(biāo)法，形成了其現(xiàn)行的1994年《商標(biāo)法》，該法將相同或近似商標(biāo)在相同或類似商品或服務(wù)上的注冊(cè)作為商標(biāo)駁回申請(qǐng)的相對(duì)理由，而非絕對(duì)理由，只要經(jīng)在先商標(biāo)權(quán)人或其他在先權(quán)利人同意，即便存在混淆的可能性或使消費(fèi)者產(chǎn)生與在先商標(biāo)相聯(lián)系的可能性，存在；中突的商標(biāo)仍可獲得注冊(cè)。

該法第七條則規(guī)定了善意地同時(shí)使用情況下提出申請(qǐng)的相對(duì)理由。根據(jù)該條款規(guī)定，只要申請(qǐng)人能夠提供證據(jù)充分證明其提出申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)已經(jīng)被“善意地同時(shí)使用過(guò)”，則注冊(cè)局長(zhǎng)“不應(yīng)以在先商標(biāo)或其他在先權(quán)利拒絕該商標(biāo)的申請(qǐng)，除非在先商標(biāo)或其他在先權(quán)利所有人在異議程序中提出反對(duì)”。

為與歐共體商標(biāo)體系進(jìn)一步協(xié)調(diào)，英國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局取消相對(duì)理由審查的商標(biāo)注冊(cè)審查制度自2007年10月1日起正式實(shí)施，根據(jù)該指令，除非在先商標(biāo)的所有人提出異議并成功阻止在后商標(biāo)的注冊(cè)，否則審查員將不會(huì)再以“可能存在；中突的在先商標(biāo)”的理由而主動(dòng)駁回在后商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。該指令的實(shí)施，進(jìn)一步放寬了對(duì)相同或近似商標(biāo)共存的限制。

(3)德國(guó)商標(biāo)法 同英國(guó)類似，德國(guó)現(xiàn)行的《商標(biāo)和其他標(biāo)志保護(hù)法》第9條和第10條規(guī)定，即便具有第9條規(guī)定的商標(biāo)注冊(cè)駁回的相對(duì)理由，只要申請(qǐng)人得到了在先商標(biāo)所有人的授權(quán)，其申請(qǐng)便可以獲得注冊(cè)。

此外，該法第21條還規(guī)定，在商標(biāo)所有人在明知的情況下，默認(rèn)一個(gè)在后注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)5年使用，則該所有人應(yīng)無(wú)權(quán)禁止該在后注冊(cè)商標(biāo)在其注冊(cè)的商品和服務(wù)上使用，除非在后的商標(biāo)申請(qǐng)是惡意的。當(dāng)然，在后權(quán)利的所有權(quán)人也無(wú)權(quán)禁止該在先權(quán)利的行使。該條規(guī)定也將直接導(dǎo)致商標(biāo)共存情形的產(chǎn)生。

2．日本、臺(tái)灣地區(qū)的“在先使用權(quán)”制度下的間接承認(rèn)

(1)日本商標(biāo)法 日本《商標(biāo)法》第32條規(guī)定了“在先使用的商標(biāo)的使用權(quán)”，其第一款規(guī)定，“在他人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)之前，在日本國(guó)內(nèi)非以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為目的而在該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)指定的商品或服務(wù)或者類似商品或服務(wù)上使用與申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，而且在這之前已使消費(fèi)者廣為知曉該商標(biāo)表示與其業(yè)務(wù)相關(guān)的商品或服務(wù)時(shí)，其使用者擁有在其商品或服務(wù)上繼續(xù)使用該商標(biāo)的權(quán)利”。

(2)臺(tái)灣商標(biāo)法 同日本的商標(biāo)在先使用權(quán)類似，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)商標(biāo)法第30條第三款規(guī)定：“在他人商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日前，善意使用相同或近似之商標(biāo)于同一或類似之商品或服務(wù)者，不受他人商標(biāo)權(quán)之效力所拘束”。同時(shí)也規(guī)定，該種使用應(yīng)以原使用之商品或服務(wù)為限，而且商標(biāo)權(quán)人應(yīng)“要求其附加適當(dāng)之區(qū)別標(biāo)示”。

由于商標(biāo)在先使用權(quán)在一定程度上可以對(duì)抗注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，因此在承認(rèn)商標(biāo)在先使用權(quán)的國(guó)家和地區(qū)，商標(biāo)法同時(shí)也規(guī)定了行使商標(biāo)在先使用權(quán)應(yīng)滿足的條件：第一，該商標(biāo)的使用必須早于注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日；第二，該在先使用必須是善意的，并非基于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)之目的；第三，在先商標(biāo)的使用范圍不得擴(kuò)大，只能以原使用之商品或服務(wù)為限；第四，在先商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)之間不能產(chǎn)生來(lái)源混淆，必要時(shí)，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人有權(quán)要求在先商標(biāo)在使用時(shí)附加一定的區(qū)別標(biāo)識(shí)以區(qū)分各自商品或服務(wù)來(lái)源。當(dāng)以上條件均滿足時(shí)，在先商標(biāo)權(quán)人就可以繼續(xù)使用其商標(biāo)，便產(chǎn)生了注冊(cè)商標(biāo)與使用在先的未注冊(cè)商標(biāo)共存的情形。

二、商標(biāo)協(xié)議共存的國(guó)外實(shí)踐 協(xié)議共存是商標(biāo)共存的另一重要途徑，主要通過(guò)共存協(xié)議來(lái)體現(xiàn)。一些國(guó)家在商標(biāo)法條文中或直接或間接地允許了商標(biāo)共存的現(xiàn)象，訂立商標(biāo)共存協(xié)議也已經(jīng)成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間頻繁使用的避免或解決訴訟爭(zhēng)端的手段。但在法律條文中還是鮮有對(duì)商標(biāo)共存協(xié)議的詳細(xì)規(guī)定。如，美國(guó)《蘭哈姆法》明確規(guī)定了相同或近似的商標(biāo)可以共存，同時(shí)也明確要實(shí)現(xiàn)商標(biāo)的共存需要當(dāng)事雙方達(dá)成一定的協(xié)議，但未對(duì)該種協(xié)議的形式、內(nèi)容等做出具體規(guī)定，但是《商標(biāo)審查程序手(TrademarkManuaI Of Examining Procedure)》(簡(jiǎn)稱TMEP)基于《蘭哈姆法》第二條第四款規(guī)定了相同或近似商標(biāo)協(xié)議共存的“同意協(xié)議(consent agreement)”以及“同時(shí)使用協(xié)議(concurrentuse agreement)”。

（一）美國(guó)法律對(duì)協(xié)議共存制度的規(guī)定

1．同意協(xié)議制度 美國(guó)商標(biāo)法體系中的同意協(xié)議是用以克服根據(jù)其《蘭哈姆法》第2條第四款作出的拒絕注冊(cè)的決定。如果當(dāng)事人提交了同意協(xié)議，審查員在判斷混淆可能性時(shí)將會(huì)在一定程度上考慮雙方當(dāng)事人之間簽訂的同意協(xié)議。當(dāng)然，同意協(xié)議并不具有排除混淆可能性的絕對(duì)效力，僅僅是影響混淆可能性判定的因素之一。不過(guò)，經(jīng)過(guò)一系列的司法訴訟判例，同意協(xié)議已漸漸成為排除商標(biāo)混淆可能性的有力證據(jù)。

在E．I．du Pont de Nemours&CO．一案中，專利上訴法院明確指出：“當(dāng)那些最熟悉市場(chǎng)使用和最希望排除混淆的人簽訂了專門用來(lái)避免混淆的協(xié)議，證據(jù)的天平就明顯地傾斜了……如果處于戰(zhàn)斗最前沿的人們所提供的無(wú)可辯駁的證據(jù)表明不會(huì)發(fā)生混淆，那么就不能推定可能會(huì)發(fā)生混淆?！?988年聯(lián)邦巡回法院在“Amalgamated紐約銀行”和“Amalgamated信托儲(chǔ)蓄銀行”一案中繼續(xù)引用了上述案件的觀點(diǎn)。法院分析了銀行服務(wù)的專業(yè)特點(diǎn)后認(rèn)為，如果經(jīng)營(yíng)者擁有的商標(biāo)聲譽(yù)較高，那么他自己也不愿意讓消費(fèi)者產(chǎn)生混淆，從而撤銷了美國(guó)商標(biāo)審判與上訴委員會(huì)的決定。通過(guò)一系列的司法判決，在審查實(shí)踐中，同意協(xié)議已得到專利商標(biāo)局的充分重視。一般情況下，如果“申請(qǐng)者(在后商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)者)和注冊(cè)者(已注冊(cè)商標(biāo)的所有人)已經(jīng)達(dá)成了可信的同意協(xié)議，而且沒有其它因素明顯表明存在混淆可能性”，審查員便會(huì)認(rèn)可該同意協(xié)議的效力，認(rèn)為不會(huì)產(chǎn)生混淆，允許商標(biāo)注冊(cè)。

2．同時(shí)使用申請(qǐng)制度 美國(guó)《蘭哈姆法》第2條第四款規(guī)定，符合一定條件的申請(qǐng)者可以要求核準(zhǔn)一項(xiàng)與某沖突商標(biāo)注冊(cè)同時(shí)使用的注冊(cè)。商標(biāo)同時(shí)使用申請(qǐng)除了要滿足其他普通申請(qǐng)的要求外，還要求申請(qǐng)者必須：(1)指定使用申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)的商品和地理區(qū)域，并說(shuō)明使用的方式；(2)根據(jù)已知情況明確其所主張的專屬使用的除夕卜隋況，列明一切由他人實(shí)施的同時(shí)使用以及相關(guān)商品、地區(qū)和使用時(shí)間；(3)列明同時(shí)使用者的姓名、地址、其提交的申請(qǐng)或已獲得的注冊(cè)及其使用方式。

（二）歐盟法院對(duì)共存協(xié)議的認(rèn)定實(shí)踐 《歐洲共同體商標(biāo)條例》(CTMR)的異議制度為相同或近似商標(biāo)的共存提供了制度空間，因此，現(xiàn)實(shí)中的商標(biāo)共存現(xiàn)象大量存在，商標(biāo)共存協(xié)議則成為了市場(chǎng)主體之間避免或解決訴訟爭(zhēng)端而頻繁使用的手段。雙方在共存協(xié)議中明確各自的權(quán)利和義務(wù)，當(dāng)共存的商標(biāo)從相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)演變?yōu)橄嗷_突時(shí)，雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)便集中在了共存協(xié)議上。對(duì)于兩個(gè)市場(chǎng)主體之間通過(guò)簽訂共存協(xié)議方式以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)商標(biāo)共存的情況，《歐洲共同體商標(biāo)條例》沒有做出明確規(guī)定，歐洲內(nèi)部市場(chǎng)協(xié)調(diào)局則從最初的完全不考慮到一定限度地參考共存協(xié)議的內(nèi)容。

OHlM一開始并不接納任何形式的這種由市場(chǎng)主體私人之間簽訂的關(guān)于商標(biāo)共存的協(xié)議，如在OMEGA一案中，OHIM給出的理由是：第一，在判斷是否造成混淆時(shí)不能由市場(chǎng)主體間私有的協(xié)議來(lái)決定，也不能受其影口向，而且依據(jù)CTMR第74條規(guī)定，協(xié)調(diào)局負(fù)責(zé)對(duì)提交的案件事實(shí)進(jìn)行審查，但是對(duì)這種私人間的行為的解釋并不構(gòu)成條文中所規(guī)定的事實(shí)，因此，這種共存協(xié)議并不屬于OHIM管轄范圍之內(nèi)；第二，如果認(rèn)可了這種協(xié)議，那就意味著剝奪了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“參加權(quán)”，而這是與CTMR相違背的，也無(wú)這樣的法理基礎(chǔ)；第三，市場(chǎng)主體間的協(xié)議和約定屬私權(quán)領(lǐng)域，而商標(biāo)則是一種對(duì)公眾權(quán)利的對(duì)世權(quán)，前者不應(yīng)凌駕于后者之上。而在CompAir21一案中，OHIM同樣認(rèn)為，共存協(xié)議是私人之間訂立的協(xié)議，只對(duì)協(xié)議雙方有效，因此不能將共存協(xié)議納入評(píng)判依據(jù)。

而在后來(lái)的SKY[20]一案中，OHIM的態(tài)度有所轉(zhuǎn)變，開始關(guān)注共存協(xié)議中約定的具體內(nèi)容，而不像之前那樣直接排除。在該案中，OHIM慎重地考慮了雙方20年前簽訂的協(xié)議，并基于CTMR第8條考慮了雙方商標(biāo)的混淆可能性，認(rèn)為雖然雙方商標(biāo)不是完全的不相似，但是兩者的相似性還是多于差異性，“SKY”商標(biāo)的使用不會(huì)削弱或破壞對(duì)方“SKYROCK”商標(biāo)的顯著性，也不會(huì)從中得到好處，由此駁回了異議者的全部請(qǐng)求。雖然也有人質(zhì)疑OHIM判定該份協(xié)議是否準(zhǔn)確，但這畢竟是在OHIM程序中開始考慮共存協(xié)議的作用邁出的第一步。

三、我國(guó)商標(biāo)共存制度的建立和完善 我國(guó)商標(biāo)共存制度的建立和完善從立法角度而言，可借鑒歐盟、日本及臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的實(shí)踐做法，通過(guò)對(duì)商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的完善、在先使用權(quán)規(guī)定的完善、怠于行使撤銷權(quán)引起的法律問題的完善等方面進(jìn)行間接性的規(guī)制；從商標(biāo)協(xié)議共存角度而言，可采用同意書制度和共存協(xié)議制度并存的方式，在行政審批程序中鼓勵(lì)使用同意書，對(duì)出具共存協(xié)議的僅進(jìn)行形式審查，在司法審判程序中則需對(duì)共存協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行反壟斷審查。

來(lái)源：中華商標(biāo) ? ?作者：梁曉青 ?上海大學(xué) 整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：m.jupyterflow.com

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