幕后故事（一）：從行業(yè)角度看SEP許可談判的初步接觸階段

#本文中表達(dá)的觀點僅代表作者個人觀點，并不代表其雇主或平臺的觀點或立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

“初步接觸階段通過培養(yǎng)合作精神、保持開放的溝通渠道，并遵循政府指導(dǎo)方針及法院判決的指引，專利權(quán)人與實施人可以更高效地應(yīng)對并推動專利許可談判進(jìn)程?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：于程 小米集團許可總監(jiān)

在當(dāng)前的科技和創(chuàng)新領(lǐng)域，SEP在激勵和共享創(chuàng)新方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。理想情況下，經(jīng)驗豐富的專利許可談判專家之間進(jìn)行有效的SEP許可談判有助于實現(xiàn)這一目標(biāo)。然而在實際操作中，現(xiàn)實情況要復(fù)雜很多。

隨著全球訴訟被廣泛關(guān)注，以及政策的持續(xù)變化和法院判決的發(fā)布，SEP許可領(lǐng)域正經(jīng)歷著快速的發(fā)展和變化。

作為該領(lǐng)域的從業(yè)者，筆者將結(jié)合日常工作和經(jīng)驗，分享一些觀察和見解。雖然專利許可糾紛沒有統(tǒng)一的解決方案，但行業(yè)內(nèi)普遍采用三階段做法——初步接觸、技術(shù)評估和商務(wù)談判。因此，筆者將分三篇文章逐一分析這三個階段。

相關(guān)背景

標(biāo)準(zhǔn)必要專利是實施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所必需的專利。為了應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)實施過程中可能出現(xiàn)的專利劫持和障礙，標(biāo)準(zhǔn)制定組織要求專利權(quán)人做出FRAND（公平、合理和無歧視）聲明，以便于權(quán)利人和實施人最終達(dá)成FRAND許可協(xié)議，避免專利許可問題成為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化的阻礙。

向標(biāo)準(zhǔn)組織作出FRAND聲明有助于保護雙方利益，既能確保專利權(quán)人因創(chuàng)新獲得回報，又使實施人能夠獲得關(guān)鍵技術(shù)。

筆者認(rèn)為，為了提升標(biāo)準(zhǔn)的采用率并改善消費者福利，建立一個以消費者為中心、平衡且可持續(xù)的知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)系統(tǒng)至關(guān)重要。

初步接觸

初步接觸階段標(biāo)志著談判的起始，雙方在這一階段為后續(xù)富有成效的討論奠定基礎(chǔ)。由于這一階段具有重要的基礎(chǔ)性作用，深入了解其動態(tài)將對后續(xù)的技術(shù)評估和商務(wù)談判產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

初步接觸階段通常分為三個主要步驟，每個步驟都對談判的進(jìn)展具有重要影響：

? 專利權(quán)人發(fā)出侵權(quán)通知書；
? 實施人對侵權(quán)通知的回應(yīng)；
? 通常情況下雙方簽署保密協(xié)議（NDA）。

發(fā)出侵權(quán)通知書

專利許可談判過程通常始于專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)涉嫌侵犯其SEP權(quán)利的產(chǎn)品或服務(wù)。此時，SEP專利權(quán)人將向涉嫌侵權(quán)者發(fā)送正式侵權(quán)通知。這個通知至關(guān)重要，因為它概述了關(guān)于相關(guān)專利和產(chǎn)品的具體細(xì)節(jié)。

在許多法院判決以及政府頒布的指南中，SEP許可談判框架通常規(guī)定或建議將發(fā)出侵權(quán)通知視為FRAND許可談判框架四步驟中的第一步。例如，歐盟法院在華為訴中興案中的裁決、中國最高人民法院在ACT訴Oppo案中的判決以及各國政府頒布的SEP指南列出了一系列四個交互程序步驟，雖然會存在一些細(xì)微差別，但是這些步驟在框架上實質(zhì)相通。四個步驟通常包括：

? 標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人書面通知實施人侵權(quán)行為；
? 實施人表示愿意獲得許可；
? 專利權(quán)人發(fā)送FRAND要約；
? 若不接受該要約，實施人應(yīng)提出FRAND反要約。

此外，華為訴中興案框架要求SEP專利權(quán)人發(fā)送的侵權(quán)通知包括如下內(nèi)容：

? 明確的專利侵權(quán)告知；
? 相關(guān)專利的專利號；
? 說明侵權(quán)方式。

雖然在華為訴中興案中并未明確權(quán)利人如何對侵權(quán)方式進(jìn)行詳細(xì)說明，但實踐中絕大部分專利權(quán)人愿意提供全面細(xì)致的權(quán)利要求對照表，這種做法有助于實施人了解專利價值并加速談判進(jìn)程。此外，在某些國家和地區(qū)，法院判決和SEP許可談判指南明確要求權(quán)利人提供權(quán)利要求對照表。例如，中國最高人民法院ACT訴Oppo案件判決認(rèn)為拒絕披露必要的專利信息（例如，示例性SEP的權(quán)利要求對照表）是專利權(quán)人的過錯表現(xiàn)之一。

在具有高度技術(shù)復(fù)雜性的SEP環(huán)境中，權(quán)利要求對照表對于促進(jìn)許可談判十分重要，因為它們是證明專利組合價值的直接證據(jù)。在實踐中，筆者還觀察到，對擁有的專利組合價值越有信心的專利權(quán)人就越愿意提供比其他專利權(quán)人更多數(shù)量的權(quán)利要求對照表。

回應(yīng)和善意談判意愿

收到侵權(quán)通知后，實施人應(yīng)在合理的時間內(nèi)作出回應(yīng)，這種回應(yīng)應(yīng)該是表明愿意接受包含F(xiàn)RAND條款許可的意愿聲明。

意愿聲明是否應(yīng)該無條件，目前存有爭議。在向?qū)徖鞻oiceAge EVS訴HMD案的德國上訴法院提交的法庭之友文件中，歐盟委員會明確指出，HMD聲明愿意就VoiceAge EVS所擁有的對于實施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不可或缺以及HMD實際使用并且專利權(quán)有效且可執(zhí)行的專利簽訂FRAND許可協(xié)議。對于該相同的意愿聲明，兩家不同的德國地區(qū)法院得出了不同的結(jié)論。曼海姆地區(qū)法院的結(jié)論是，保留這些權(quán)利并不意味著專利實施人沒有充分表達(dá)其想要達(dá)成FRAND條款許可的意愿，因此HMD具有善意許可意愿。歐盟委員會在這一點上和曼海姆地區(qū)法院持有相同的立場，并給出詳細(xì)解釋：…華為判決表明，盡管專利實施人必須聲明愿意按照FRAND條款簽訂許可協(xié)議，但其并沒有失去質(zhì)疑專利對于標(biāo)準(zhǔn)的必要性及其專利有效性的權(quán)利……因此，如果專利實施人表示有意質(zhì)疑專利對于標(biāo)準(zhǔn)的不必要性或者專利有效性，或者保留此權(quán)利，則不能被視為“沒有善意許可意愿”。根據(jù)華為框架第2步對專利實施人回應(yīng)的評估不能過于嚴(yán)格，不能剝奪專利實施人審查SEP專利權(quán)人專利的有效性和必要性的權(quán)利。

簽署保密協(xié)議

在雙方達(dá)成談判意愿之后通常會簽署保密協(xié)議。雖然可以觀察到一些專利許可談判在沒有保密協(xié)議的情況下進(jìn)行，但絕大部分情況下權(quán)利人和實施人之間會簽署保密協(xié)議。簽署保密協(xié)議通常有多種原因，例如：

? 保密協(xié)議營造了一種信任和開放的討論環(huán)境，使雙方可以共享潛在的敏感商業(yè)信息而不必?fù)?dān)心被泄露；
? 對談判過程本身進(jìn)行保密。

保密協(xié)議通常會規(guī)定雙方在談判期間交換信息方面的義務(wù)。

因為可能涉及商業(yè)戰(zhàn)略和產(chǎn)品銷售等敏感信息的交換，所以保密協(xié)議的簽署十分必要。通過確保交換信息的保密性，保密協(xié)議鼓勵專利權(quán)人和實施人就所涉及的技術(shù)和財務(wù)條款進(jìn)行更公開和坦誠的對話，這有利于通過善意談判的方式達(dá)成雙贏的許可協(xié)議。

某些技術(shù)信息（例如權(quán)利要求圖表）是否應(yīng)納入保密協(xié)議的范圍有待商榷。這些技術(shù)信息不屬于商業(yè)敏感內(nèi)容，且提高市場透明度不僅有助于相關(guān)方之間的溝通與討論，還能促使整個行業(yè)形成一致的評估意見，從而減少認(rèn)知差異和交易成本。

由于保密協(xié)議的法律性質(zhì)是合同，一些專利權(quán)人希望對實施人施加額外的合同義務(wù)，例如在許可談判期限內(nèi)不得發(fā)起任何無效程序。但是，保密協(xié)議應(yīng)確保專利許可談判中任何一方的合法權(quán)利都不會因簽署保密協(xié)議或者參與旨在達(dá)成專利許可協(xié)議的討論而受到損害。因此，強迫一方在保密協(xié)議中放棄其合法權(quán)利是不公正且不公平的。實施人應(yīng)始終保留對其合法權(quán)利的使用權(quán)和處置權(quán)。同樣，實施人不能在保密協(xié)議中強制要求專利權(quán)人在專利許可談判期間不得提起任何專利訴訟。應(yīng)由權(quán)利人與實施人獨立決定是否接受或拒絕這些額外義務(wù)，并確保各方的整體利益保持平衡。

應(yīng)避免的危險行為

在標(biāo)準(zhǔn)必要專利領(lǐng)域，即使一方是懷有善意并以目標(biāo)為導(dǎo)向的方式（target-oriented manner)進(jìn)行許可談判，但某些行為仍容易被某些國家法院認(rèn)定為過錯行為。這些過錯行為會增加過錯方在訴訟中的風(fēng)險。

ACT訴Oppo案表明，在初步接觸階段以及后續(xù)階段，專利權(quán)人應(yīng)避免：

? 未向?qū)嵤┤税l(fā)出侵權(quán)書面通知便直接提起司法訴訟要求確定許可使用費；
? 在談判過程中對實施人反復(fù)以提起侵權(quán)訴訟或向法院申請頒發(fā)停止侵權(quán)的裁決相威脅或直接付諸實際行動。

另一方面，實施人應(yīng)該：

? 收到書面侵權(quán)通知后在合理時間內(nèi)作出答復(fù)；
? 避免無正當(dāng)理由拖延或中斷談判。

關(guān)鍵要點

初步接觸階段是復(fù)雜許可談判過程中的關(guān)鍵起點。在這一階段，通過培養(yǎng)合作精神、保持開放的溝通渠道，并遵循政府指導(dǎo)方針及法院判決的指引，專利權(quán)人與實施人可以更高效地應(yīng)對并推動專利許可談判進(jìn)程。

在接下來的文章中，筆者將探討緊隨其后的技術(shù)評估階段和商務(wù)談判階段，分析雙方如何處理復(fù)雜的技術(shù)評估和財務(wù)考量，以達(dá)成互利的專利許可協(xié)議。全面理解這些階段將有助于深入了解SEP許可的細(xì)節(jié)與差異，并在實現(xiàn)促進(jìn)創(chuàng)新的同時，確保實施方公平獲取標(biāo)準(zhǔn)必要技術(shù)的最終目標(biāo)。

#本文中表達(dá)的觀點僅代表作者個人觀點，并不代表其雇主或平臺的觀點或立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載#

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（原標(biāo)題：幕后故事【一】：從行業(yè)角度看SEP許可談判的初步接觸階段）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：于程 小米集團許可總監(jiān)

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：幕后故事（一）：從行業(yè)角度看SEP許可談判的初步接觸階段（點擊標(biāo)題查看原文）

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