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“本文試從實務角度,分析如何運用綜合法律手段克服在先近似商標障礙,獲得注冊?!?br/>
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:陳少蘭 劉璐瑤 百一知識產(chǎn)權
近年來,中國商標均為海量申請,且在先有效注冊商標截止2024年8月已達4856.6萬件[1],平均每類別在先注冊商標達107.9萬。國家知識產(chǎn)權局商標注冊申請中近似審查較為嚴格,故初審駁回率一直較高。根據(jù)國家知識產(chǎn)權局統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年,我國商標注冊初審通過率52%,部分駁回占14.4%,全部駁回占33.6%。[2]
商標審查行政及司法程序主要涉及法律法規(guī)司法解釋及部門規(guī)章如下:
(一)《中華人民共和國商標法》(2019年修正)
(二)《中華人民共和國商標法實施條例》(2014年修訂)
(三)《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》(2020年修正)
(四)《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》(法發(fā)〔2010〕12號)
(五)《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》(2019)
(六)《商標審查審理指南》(2021年版-國家知識產(chǎn)權局第462號公告)
(七)《類似商品和服務區(qū)分表》(通常每年更新)
審查中,以存在在先近似商標為由駁回的商標復審及訴訟案件占較大比重,且行政訴訟中當事人敗訴率極高。國家知識產(chǎn)權局發(fā)布的2020年商標評審案件行政訴訟情況匯總分析顯示,2020年評審案件申請人總體勝訴率24.62%,其中近似駁回復審案件勝訴率在刨除情勢變更后僅為4.7%[3]。本文試從實務角度,分析如何運用綜合法律手段克服在先近似商標障礙,獲得注冊。
01 申請前的專業(yè)檢索及法律措施
商標申請前專業(yè)檢索極為重要,目的在于明確可能的在先近似商標,判斷是否在申請同時提出撤三或是否對擬申請商標進行調(diào)整,以便順利通過。
發(fā)現(xiàn)在先近似商標后,如該商標注冊已超三年且經(jīng)初步檢索未發(fā)現(xiàn)使用痕跡,建議提起撤三申請。如在先商標申請人囤積商標,則其實際使用概率更低,更應積極提出撤銷。目前商標初審審限短于撤三,如申請商標初審被駁回,可提交復審等待撤三結果。
對擬申請商標進行調(diào)整,降低與在先商標的近似程度,如在原有商標基礎上,添加企業(yè)名稱或其他文字與圖標,或?qū)D標進行設計、指定顏色,增加區(qū)分度,達到與在先近似商標不近似的目的,提高成功率。
筆者在執(zhí)業(yè)過程中,曾多次采取此似方式,并在初審獲得通過。
02 因在先近似被駁回后的復審及訴訟策略
本文以上海吉祥航空股份有限公司申請“吉祥航空”商標的駁回復審與行政訴訟案為例,論述綜合法律策略在類似案件中的運用。
在訴爭商標初審中,國家知識產(chǎn)權局認為訴爭商標與以下5件引證商標構成近似。
如何使訴爭商標獲得順利注冊?
(一)放棄非核心類別
通常情況下,申請人在申請時往往選用十個類別,但事實上部分類別并非關鍵類別,如因非關鍵類別導致商品或服務與在先商標相同或類似,建議直接放棄。
本案通過放棄部分非核心類別避讓了引證商標一、二、三、四。
(二)論述商品或服務不相同不類似
在放棄部分非核心類別后,國家知識產(chǎn)權局仍認為,訴爭商標所屬1209群組的“飛機;民用無人機; 遙控運載工具(非玩具);空間運載工具;空中運載工具;水陸兩用飛機;航空器”商品與引證商標五所屬1211群組的“運載工具底架”商品類似,根據(jù)《類似商品和服務區(qū)分表》屬于交叉檢索商品項。
商標駁回復審或訴訟中,克服在先近似商標分兩層。首先應判斷商品或服務是否構成相同或類似,如能論述商品或服務不相同不類似,則通常無需再論述商標是否相同或近似,將極大提高商標注冊成功率。
《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第15條明確提出:人民法院審查判斷相關商品或者服務是否類似,應當考慮商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費群體等是否相同或者具有較大的關聯(lián)性;服務的目的、內(nèi)容、方式、對象等是否相同或者具有較大的關聯(lián)性;商品和服務之間是否具有較大的關聯(lián)性,是否容易使相關公眾認為商品或者服務是同一主體提供的,或者其提供者之間存在特定聯(lián)系?!渡虡俗杂蒙唐泛头諊H分類表》、《類似商品和服務區(qū)分表》可以作為判斷類似商品或者服務的參考。
筆者認為,雖然訴爭商標所屬1209群組的“飛機;航空器”等與引證商標五所屬1211群組的“運載工具底架”商品,屬于《類似商品和服務區(qū)分表》交叉檢索商品項,但依據(jù)《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第十五條規(guī)定,《區(qū)分表》在訴訟過程中僅為判定商品是否構成類似商品的參考,判定商品是否構成類似的根本標準應當從商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、銷售場所、消費群體等方面判定。
本案訴爭商標申請注冊的商品功能用途在于“飛機;航空器”,該類商品的生產(chǎn)部門全球屈指可數(shù),銷售渠道與銷售方式極為特殊。因價格極為高貴,金融租賃成為首選,消費群體也僅是各大航空公司,并非普通消費者。因此實質(zhì)上與引證商標并不購成類似商品。
這一抗辯理由一審未被接受,但獲終審法院支持,判決確認不構成類似商品。
(三)論述申請商標與引證商標不相同不近似
在論述商品不相同不類似的同時,因無法保證法院采信,亦需同時論述商標本身不相同不近似。
筆者認為,商標是否構成近似,應從商標本身的形、音、義和整體表現(xiàn)形式等方面,以相關公眾的一般注意力為標準,并采取整體觀察與比對主要部分的方法,判斷商標標志本身是否相同或者近似,同時考慮商標本身顯著性、在先商標知名度及使用在同一種或者類似商品(服務)上易使相關公眾對商品(服務)來源產(chǎn)生混淆誤認等因素。
具體到本案:
1、關于主要識別部分。原告申請商標應為整體識別,即申請商標主要識別部分為“吉祥航空”而非“吉祥”,雖然通常情況下“航空”屬行業(yè)詞匯,顯著性較弱,但航空在現(xiàn)實生活中具有重要識別意義及明確的指向性。
消費者通常整體識別為“XX航空”而不僅是“XX”。例如中國東方航空,消費者簡稱為“東航”,而不是“東方”;中國南方航空,消費者簡稱為“南航”,而不是“南方”;深圳航空有限公司,消費者簡稱為“深航”,而不是“深圳”;就涉案商標而言,消費者會將商標整體識別為“吉祥航空”,而不是“吉祥”。
2、關于相關公眾的認定。相關消費者是否混淆,需以“普通消費者的一般注意力”為標準,“一般注意力”在不同的情況下并不相同。本案的“相關公眾”不是“普通消費者”,而是各大航空公司。訴爭商標核定保護商品單價極高,動輒數(shù)億元人民幣,各大航空公司在購買或金融租賃時,將施以極高注意力,并不會混淆。
(四)市場調(diào)查報告對于證明共存于市場不混淆的采信標準
盡管本案未涉及,但部分案件中,當事人會提交市場調(diào)查報告證明相關商標共存市場不會造成混淆,實務中這類調(diào)查報告被采信難度較大?!侗本┦懈呒壢嗣穹ㄔ荷虡耸跈啻_權行政案件審理指南》第15.5 條規(guī)定了采信標準:當事人可以提交市場調(diào)查報告用于證明訴爭商標和引證商標不構成近似商標,但該報告結論缺乏真實性、科學性的,可以不予采納。
筆者建議市場調(diào)研報告關注:
?調(diào)查對象是否為“相關公眾”;
?調(diào)查樣本是否代表相關公眾;
?調(diào)查問卷設計是否客觀中立;
?調(diào)查過程是否有詳細說明;
?調(diào)查報告是否引入專家評估;
?建議調(diào)查過程務必進行過程公證。
以(2016)最高法行再15號案喬丹案為例。最高人民法院認為,邁克爾·杰弗里·喬丹提交的兩份調(diào)查報告的調(diào)查過程由公證機關進行了公證,調(diào)查程序較為規(guī)范,調(diào)查結論的真實性、證明力相對較高,可以與本案其他證據(jù)結合后共同證明相關事實?!?并最終采信了報告。
(五)類案檢索的重要性
民事案件中,同案同判已成基本原則,但行政訴訟案件海量的特點導致實質(zhì)上難以難行,但實務中,類案檢索對說服審查員或法官接受當事人觀點依然極為重要。
依然以吉祥航空案為例,通過檢索了大量與本案類似的商標共存案例,用以說明訴爭商標與引證商標四、五不構成近似,共存于市場不會導致消費者混淆。行政審理機關審理案件應遵循一致性原則,否則申請人作為行政相對人,無法對法律行為具有合理預期。
通過在先案例提交國家知識產(chǎn)權局及法院:
03 關注引證商標權利人主體存續(xù)情況
在遇到在先近似商標障礙時,建議特別關注引證商標權利人主體存續(xù)情況。依據(jù)《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》第15.7條,商標行政案件中,引證商標權利人被注銷且無證據(jù)證明存在權利義務承受主體的,可以認定引證商標與訴爭商標不構成近似商標。因此,在代理商標復審或行政訴訟案件時,對于已注銷的權利人,可直接向國家知識產(chǎn)權局或法院主張不近似,實務中這類主張被接受程度較高。
注釋:
[1]國家知識產(chǎn)權局戰(zhàn)略規(guī)劃司2024年第11期《知識產(chǎn)權統(tǒng)計簡報》
[2]《國家知識產(chǎn)權局2023年度報告》第37頁
[3]國家知識產(chǎn)權局《2020年商標評審案件行政訴訟情況匯總分析》
陳少蘭作者專欄
劉璐瑤作者專欄
(原標題:從“吉祥航空”商標被駁看商標近似駁回復審及訴訟策略)
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:陳少蘭 劉璐瑤 百一知識產(chǎn)權
編輯:IPRdaily辛夷 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:從“吉祥航空”商標被駁看商標近似駁回復審及訴訟策略(點擊標題查看原文)
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