PCT進美國和進歐洲的常規(guī)格式性調(diào)整

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“本文將討論進入其他國家作業(yè)中較常遇到的一些具有普適性的格式性調(diào)整。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：高佳凱

在中國案作為優(yōu)先權(quán)進入其他國家時，往往會通過PCT途徑或者巴黎公約途徑，而專利權(quán)人較常會選擇進入美國（US）和歐洲（EP）。

若采用PCT途徑，在撰寫PCT國際申請時，可能會通過主動修改來規(guī)避掉一些其他國家較為敏感的用詞，例如，優(yōu)選地（preferably）等。但若PCT國際申請中沒有調(diào)整或者直接選擇采用巴黎公約途徑，則可能會正式進國家時再調(diào)整。

下文將討論進入其他國家作業(yè)中較常遇到的一些具有普適性的格式性調(diào)整，以供參考。

1、可選限定語（optional features）

在中文案中，較常使用到的可選限定語有，優(yōu)選地（preferably）、可選地（optionally），以及可以是（may）。

在進入US時，就優(yōu)選地（preferably）一詞而言，建議在權(quán)項和說明書中都規(guī)避掉。這是因為：當(dāng)記載有“特征A，preferably，特征A1”時，美國審查員可能會認為“preferably，特征A1”會限縮掉特征A的范圍。

就可選地（optionally）一詞而言，也建議在權(quán)項中規(guī)避掉。

在進入EP時，就optional features這一類表達而言，建議在權(quán)項中規(guī)避掉。

建議在進入US時規(guī)避與建議在進入EP時規(guī)避這兩個規(guī)避建議的原因是不同的。建議在進入EP時規(guī)避的原因是：Optional features, i.e. features preceded by expressions such as "preferably", "for example", "such as" or "more particularly" are allowed if they do not introduce ambiguity (EPC Guidelines Part F Chapter IV 4.9 Optional features). 即，在進入EP時可以使用optional features，但是，審查員有一定的可能會指出optional features帶來了不清楚（lack of clarity）的問題；當(dāng)然，使用optionally等詞并不必然導(dǎo)致不清楚。

所以，進入EP時是否規(guī)避optional features，也可以由IPR或者代理人自行再判斷，此處建議規(guī)避僅是一個操作方便的操作方式。

2、發(fā)明內(nèi)容部分的調(diào)整

考慮到中文案通常會有發(fā)明內(nèi)容這個部分，所以，在進入其他國家時，代理人也會保留這個部分。

通常在中文案撰寫時，會在發(fā)明內(nèi)容中寫有技術(shù)效果，可能是一段，也可能對應(yīng)多個從權(quán)分別各寫有一段。

在進入US時，建議規(guī)避掉該部分中的技術(shù)效果。這是因為，美國案中沒有要求在發(fā)明內(nèi)容中必須寫出技術(shù)效果，但如果原文寫了技術(shù)效果且又沒有明確對應(yīng)單個權(quán)項去寫出對應(yīng)權(quán)項的技術(shù)效果，可能會導(dǎo)致權(quán)項范圍的限縮。當(dāng)然，若閱讀后，技術(shù)效果確實寫的是對應(yīng)的且不會混亂的，也可以保留或者仍刪除掉（因為具體實施方式中通常也寫有一致的效果文字）。

在進入EP時，可以保留技術(shù)效果。這是因為，在實操上，EP案的發(fā)明內(nèi)容中留有技術(shù)效果是便于OA答復(fù)的。發(fā)明內(nèi)容部分的技術(shù)效果往往通過段落分割方式就可以明確地識別哪個權(quán)項對應(yīng)哪個技術(shù)效果，具體實施方式中實施例與技術(shù)效果的對應(yīng)關(guān)系往往是混亂的。所以，進入EP時，可以保留該部分的技術(shù)效果。

3、摘要的調(diào)整

在進入US時，建議規(guī)避掉該部分的技術(shù)效果。這是因為在US案中，摘要會被視為說明書的一部分，換言之，摘要中的文字能起到限縮的作用。關(guān)于摘要的作用也存在著一定的爭議，可參見Hill-Rom v. Kinetic以及Merck v. Teva。

在進入EP時，可以保留技術(shù)效果。這是因為在EP案中，摘要僅作為技術(shù)信息（European Patent Guide, Chapter 4.2, Presenting your invention, Abstract: The abstract merely serves for use as technical information），不會影響其他部分。

上述分享的基礎(chǔ)，部分來自法規(guī)本身的表述，部分來自作業(yè)過程的實踐?？紤]到審查環(huán)境存在著變化以及個人理解的差異性，所以，上述僅為工作過程中的經(jīng)驗分享，不構(gòu)成實際的修改建議。

（原標題：PCT進美國和進歐洲的常規(guī)格式性調(diào)整）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：高佳凱

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：PCT進美國和進歐洲的常規(guī)格式性調(diào)整（點擊標題查看原文）

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