淺析化學領(lǐng)域?qū)彶橐庖娭小邦A料不到的技術(shù)效果”的應對策略

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“什么是‘預料不到的技術(shù)效果’需要重點考量的因素？”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：展艷珊 北京高沃律師事務所

在判斷創(chuàng)造性的考慮因素中，“預料不到的技術(shù)效果”越來越多地成為申請人和專利權(quán)人的爭辯手段。然而在創(chuàng)造性的實際審查過程中，在判斷發(fā)明的技術(shù)方案是否產(chǎn)生了“預料不到的技術(shù)效果”時，經(jīng)常存在分歧。尤其在化學領(lǐng)域中，由于化學領(lǐng)域的預見性比較低，通常對于“質(zhì)”或“量”的變化無法事先預測或通過推理得出，判斷發(fā)明是否具有“預料不到的技術(shù)效果”更易產(chǎn)生分歧。因此，在化學領(lǐng)域，究竟什么樣的技術(shù)效果才可以算作預料不到的技術(shù)效果，什么因素是需要重點考量的因素，這些問題都是在面對發(fā)明申請是否具有“預料不到的技術(shù)效果”判斷時需要解決的難題。

“預料不到的技術(shù)效果”的概念

審查指南指出：發(fā)明取得了預料不到的技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生了“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對所屬技術(shù)人員來說，事先無法預料或者推理出來。由此可以看出，判斷“預料不到的技術(shù)效果”其實與“三步法”中顯而易見的判斷一樣，均是在技術(shù)效果的事實基礎(chǔ)上作出的判斷；并且，判斷發(fā)明是否具備“預料不到的技術(shù)效果”的主體應當是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員。因此，“預料不到的技術(shù)效果”是指技術(shù)效果本身的“質(zhì)”變或“量”變相對于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的判斷能力和現(xiàn)有技術(shù)給出的教導而言的，需要以所屬領(lǐng)域技術(shù)人員視角根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)以及本申請的技術(shù)效果做出的全面、客觀的評判。

什么是“預料不到的技術(shù)效果”需要重點考量的因素？

筆者認為，預料不到的技術(shù)效果會體現(xiàn)在發(fā)明實際解決的技術(shù)問題上，實際解決的技術(shù)問題經(jīng)常就是發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)生的技術(shù)效果自身或者是將其提煉、概括或抽象成的技術(shù)任務，同時該技術(shù)效果是否屬于“預料不到”又由技術(shù)啟示的強弱來決定。因此，如果發(fā)明產(chǎn)生了預料不到的技術(shù)效果，一般情況下也說明區(qū)別技術(shù)特征能夠解決這一技術(shù)問題是難以預料的；進而意味著，現(xiàn)有技術(shù)沒有給出明確、充分的解決該技術(shù)問題的技術(shù)啟示，于是，該發(fā)明的得出也將會是非顯而易見的。因此，“預料不到的技術(shù)效果”需要重點考慮的因素是：“預料不到的技術(shù)效果”與實際解決的技術(shù)問題和技術(shù)啟示的判斷之間的關(guān)系。

下面結(jié)合復審成功的案例舉例說明：

案例：

（一）案情簡述：

權(quán)利要求：

1、一種磷酸二氫鉀類單晶光纖的生長方法，其特征在于，所述的磷酸二氫鉀類單晶光纖為四方相磷酸二氫鉀單晶光纖、單斜相磷酸二氫鉀單晶光纖、四方相磷酸二氘鉀單晶光纖或單斜相磷酸二氘鉀單晶光纖；所述的磷酸二氫鉀的分子式為KH2PO4，所述的磷酸二氘鉀的分子式為K(H1-xDx)2PO4，其中0<x<1；

具體生長方法包括步驟如下：

將磷酸二氫鉀加入溶劑中，密封加熱溶解得到澄清磷酸二氫鉀溶液；將所得溶液在70-90℃下過熱48小時，之后過濾至生長槽中，冷卻至0-30℃，得到過飽和溶液；向上述過飽和溶液中加入晶種，在采用下種生長方式，在生長槽密封狀態(tài)下生長，得到單晶光纖；

所述的溶劑為超純水和/或重水；

所述的磷酸二氫鉀溶液的質(zhì)量分數(shù)為15-40％；

所述的晶種為直徑1-50μm，長徑比為20:1-70:1的KDP晶體。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的磷酸二氫鉀類單晶光纖的生長方法，其特征在于，所述的四方相磷酸二氫鉀單晶光纖屬于-42m點群，I-42d空間群，a=b=7.453?，c=6.793?，α=β=γ=90°；所述的單斜相磷酸二氫鉀單晶光纖屬于2/m點群，P21/c空間群，a=14.598(5)?，b=4.503(5)?，c=18.650(5)?，α=90°，γ=90°，β=108.040(5)°；所述的四方相磷酸二氘鉀單晶光纖屬于-42m點群，I-42d空間群，a=b=7.48?，c=7.0?，α=β=γ=90°；所述的單斜相磷酸二氘鉀單晶光纖屬于2/m點群，P21/c空間群，a=14.6571(5)?，b=4.5187(5)?，c=18.6962(5)?，α=90°，γ=90°，β=108.030(2)°。

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的磷酸二氫鉀類單晶光纖的生長方法，其特征在于，所述的單晶光纖的直徑為1-100μm；所述單晶光纖的長徑比≥500：1。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的磷酸二氫鉀類單晶光纖的生長方法，其特征在于，所述的磷酸二氫鉀溶液的質(zhì)量分數(shù)為20-35％。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的磷酸二氫鉀類單晶光纖的生長方法，其特征在于，所述的磷酸二氫鉀溶液的質(zhì)量分數(shù)為23％、26％、28.5％、31％、33.3％。......

審查員在審查意見通知書中指出：對比文件1公開了KDP單晶光纖生長及相變研究，并具體公開了高飽和溶液快速生長得到KDP（即KH2PO4）四方相單晶光纖。權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別為：密封加熱；將溶液在70-90℃下過熱48小時，過熱和過濾順序不同，冷卻至0-30℃；生長槽密封，得到單晶光纖；晶種直徑、長徑比。對于上述區(qū)別技術(shù)特征，選擇密封加熱、生長槽密封是本領(lǐng)域的常規(guī)選擇。對比文件1公開了所有溶液均升溫至80℃下過熱2h，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對比文件1的記載能夠選擇合適的過熱溫度和時間。另外，本領(lǐng)域眾所周知，KDP溶液的飽和度隨溫度的降低而增大，本領(lǐng)域技術(shù)人員為了快速制備KDP類單晶光纖，通過有限次常規(guī)試驗能夠調(diào)整合適的生長溫度，其技術(shù)效果可以預期。此外，根據(jù)需要選擇過熱和過濾的順序也為常規(guī)選擇。

因此，在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段得到權(quán)利要求1請求保護的技術(shù)方案對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的，該方案不具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，不具備創(chuàng)造性，不符合專利法第22條第3款的規(guī)定。

審通階段是如何答復的？

A：對比文件1在體塊KDP晶體的柱面死區(qū)進行KDP單晶光纖的生長研究，不僅未能實現(xiàn)KDP單晶光纖的下種控制生長，甚至沒有在其設定的實驗條件下觀察到任何光纖生長的跡象，即對比文件1使用下種生長的方法，并未生長得到KDP類單晶光纖。

B：本申請的KDP類單晶光纖的生長條件與對比文件1不同，對比文件1并未涉及本申請KDP類單晶光纖的生長條件：本申請優(yōu)化的生長溫度為25-30℃，晶種為直徑1-50μm，長徑比為20:1-70:1的KDP晶體，磷酸二氫鉀溶液的濃度為20-35%，在上述條件下，本申請實現(xiàn)了KDP類單晶光纖的可控生長，并且得到了高質(zhì)量、光纖直徑以及長度可控的優(yōu)質(zhì)單晶光纖晶體。而對比文件1僅僅是在體塊晶體柱面死區(qū)進行了單晶光纖生長的初步探究，其并未得到單晶光纖，并且生長條件與本申請完全不同。

審查員對于答復的回復

A：審查員堅持認為對比文件1與本申請均為下種法，且對比文件1利用下種生長法能夠得到KDP類單晶光纖。

B：對比文件1公開了KDP四方相單晶光纖在質(zhì)量分數(shù)為23%的磷酸二氫鉀溶液中的飽和點是34.1℃，對比文件1也是通過對下種生長法溶液降溫來使得溶液過飽和，且本申請實施例的實驗參數(shù)與對比文件1所給出的實驗參數(shù)不具有可比性（對比文件1是通過控制過飽和度）。本領(lǐng)域技術(shù)人員在對比文件1所公開的參數(shù)的基礎(chǔ)上，通過有限次實驗能夠生長得到KDP單晶光纖。

思考：為什么審查員不認可審通階段的意見陳述？

A：通過上述論述可知，本申請相對于對比文件1的技術(shù)優(yōu)勢是即“本申請通過控制制備方法制備出了磷酸二氫鉀類單晶光纖，而對比文件1中并未制備出單晶光纖”，然而在論述的過程中，審通答復時只是將此結(jié)果告知了審查員，并未結(jié)合對比文件1深入地分析為什么對比文件1沒有制備出磷酸二氫鉀類單晶光纖。而由于對比文件1的命名是“KDP單晶光纖生長及變相研究”，且存在長徑比達到1000：1的KDP單晶光纖的情況，因此，審查員就有理由相信對比文件1實質(zhì)上也做出了長徑比可達到1000：1的KDP單晶光纖，進而審查員完全有理由不認可審通答復的意見陳述。

B：對比文件1是通過調(diào)控過飽和度研究單晶光纖的生長研究，而本申請是通過調(diào)控KDP溶液的質(zhì)量分數(shù)和生長溫度來生長單晶光纖，二者之間的關(guān)系是什么？審通階段答復并未進行陳述。而本領(lǐng)域公知過飽和度與溶液的質(zhì)量分數(shù)和溫度有關(guān)，因此，審查員完全有理由相信本申請是受到對比文件1的啟發(fā)，通過調(diào)控KDP溶液的質(zhì)量分數(shù)和生長溫度來調(diào)控單晶光纖的生長，進而得到單晶光纖。

（二）在復審階段應該如何做才能爭取授權(quán)？

下面，筆者將結(jié)合“三步法”來說明在復審階段的答復思路。三步法中要求采用“確定最接近現(xiàn)有技術(shù)”-“確定發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征和實際解決的技術(shù)問題”-“判斷發(fā)明是否顯而易見”的方式判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，并結(jié)合預料不到的技術(shù)效果進行論述。

1、文件修改

將權(quán)利要求1中的磷酸二氫鉀溶液的質(zhì)量分數(shù)修改為“23-40％”；將權(quán)利要求1中的“冷卻至0-30℃”修改為“冷卻至0-25℃”，將權(quán)利要求1與3合并作為新的權(quán)利要求1，對其余權(quán)利要求的序號做適應性修改。

2、以對比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，確定本申請修改后的權(quán)利要求1與對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征：

（1）本申請限定了將磷酸二氫鉀加入溶劑中，密封加熱溶解得到澄清磷酸二氫鉀溶液，對比文件1中未公開；

（2）過熱和過濾的順序與對比文件1中不同；

（3）本申請限定了磷酸二氫鉀溶液的質(zhì)量分數(shù)為23-40％，將過熱后的溶液在生長槽中冷卻至0-25℃，得到過飽和溶液；

（4）本申請限定了晶種為直徑1-50μm，長徑比為20:1-70:1的KDP晶體。

確定修改后的權(quán)利要求1實際要解決的技術(shù)問題是：提供一種生長速率快、晶體質(zhì)量好、大長徑比的磷酸二氫鉀類單晶光纖的生長方法。

答復思路：

（1）結(jié)合對比文件1公開的內(nèi)容說明對比文件1雖然公開了對溶液進行過熱處理，但是其過熱處理是為了研究外界環(huán)境對KDP晶體成核生長的影響（屬于自發(fā)成核法），而本申請是“下種法”，是將晶核放入到溶液后進行單晶的生長，不需要考慮外界環(huán)境對晶核形成的影響。即對比文件1研究溫度對KDP晶體形貌的影響的實驗實質(zhì)是自發(fā)成核的方法，而并非是審查員所認為的屬于下種法。（此段內(nèi)容是針對審查員對于本申請的技術(shù)方案屬于下種法的反駁）

（2）在復審答復時將要解決的技術(shù)問題設置為“提供一種生長速率快、晶體質(zhì)量好、大長徑比的磷酸二氫鉀類單晶光纖的生長方法”是突出本申請創(chuàng)造性的關(guān)鍵。這是由于：

其一，對比文件1并未制備出高質(zhì)量、高長徑比的KDP單晶光纖，也沒有給出如何獲得高質(zhì)量、高長徑比的KDP單晶光纖的技術(shù)啟示。

其二：本申請與對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征之一是KDP溶液的濃度存在差異，審查員認為“KDP溶液的飽和度隨溫度降低而增加，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠通過有限次實驗根據(jù)對比文件1所公開的柱面生長死區(qū)來調(diào)整合適的生長溫度。”然而，判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性要看是否具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，突出的實質(zhì)性特點指的是要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，而顯著的進步主要應當考慮發(fā)明是否具有有益的技術(shù)效果。因此，在論述的時候結(jié)合對比文件1論述：首先，對比文件1并未制備出高質(zhì)量、大長徑比的KDP單晶光纖；其次，對比文件1給出的技術(shù)啟示是在KDP溶液的過飽和度低于10.03%時會出現(xiàn)單晶光纖（質(zhì)量不高），高于10.03%時會出現(xiàn)三維生長趨勢，不能得到單晶光纖。換句話說，對比文件1不能給出解決本申請技術(shù)問題的技術(shù)啟示。而本申請修改后的權(quán)利要求1中的KDP溶液的過飽和度高達16.63%以上，遠遠高于對比文件1中的10.03%，采用下種生長的方式，通過控制生長參數(shù)，在室溫或低于室溫條件下獲得KDP四方相或單斜相單晶光纖，光纖直徑在1-100μm范圍之內(nèi)，長徑比≥500：1，擁有極大的長徑比，光纖直徑可控，表面光滑，得到的了高質(zhì)量的KDP單晶光纖，達到了預料不到的技術(shù)效果。

總結(jié)：在上述案例中，在復審階段答復的關(guān)鍵在于：其一，設置技術(shù)問題為提供一種生長速率快、晶體質(zhì)量好、大長徑比的磷酸二氫鉀類單晶光纖的生長方法。這一技術(shù)問題設置的關(guān)鍵在于對比文件1沒有制備出生長速率快、晶體質(zhì)量好、大長徑比的磷酸二氫鉀類單晶光纖，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預料如何對對比文件1的技術(shù)方案進行改進能夠制備出生長速率快、晶體質(zhì)量好、大長徑比的磷酸二氫鉀類單晶光纖。其二：對比文件1給出的技術(shù)啟示是當KDP溶液的過飽和度高于10.03%時會出現(xiàn)三維生長趨勢，不能得到單晶光纖；而復審答復時通過對權(quán)利要求書的修改和意見陳述證明了在“KDP溶液的過飽和度高達16.63%以上，遠遠高于對比文件1中的10.03%，得到的了高質(zhì)量的KDP單晶光纖”，這達到了預料不到的技術(shù)效果，因此，該發(fā)明是有創(chuàng)造性的。

因此，對于“預料不到的技術(shù)效果”的答復，筆者認為，從“預料不到的技術(shù)效果”與“實際解決的技術(shù)問題和技術(shù)啟示”之間的關(guān)系著手進行論述，以突出技術(shù)方案的創(chuàng)造性。

展艷珊作者專欄

1、淺析化學領(lǐng)域?qū)彶橐庖娭小肮ＷR”的應對策略

（原標題：淺析化學領(lǐng)域?qū)彶橐庖娭小邦A料不到的技術(shù)效果”的應對策略）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：展艷珊 北京高沃律師事務所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺析化學領(lǐng)域?qū)彶橐庖娭小邦A料不到的技術(shù)效果”的應對策略（點擊標題查看原文）

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