專利申請(qǐng)創(chuàng)造性審查意見的答復(fù)

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“本文筆者結(jié)合自己的審查意見答復(fù)經(jīng)驗(yàn)，提出對(duì)創(chuàng)造性審查意見的幾點(diǎn)想法?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：朱凡 北京高沃律師事務(wù)所

眾所周知，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)的審查經(jīng)過初步審查和實(shí)質(zhì)審查兩個(gè)階段。根據(jù)《專利法》第三十五條的規(guī)定，對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，包括發(fā)明專利申請(qǐng)的實(shí)用性、新穎性和創(chuàng)造性等方面，并下發(fā)審查意見通知書。其中，最常見的實(shí)質(zhì)審查意見莫過于發(fā)明專利申請(qǐng)存在創(chuàng)造性缺陷問題?！秾＠ā逢P(guān)于創(chuàng)造性的規(guī)定，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的充分必要條件是技術(shù)方案相對(duì)相對(duì)現(xiàn)有技術(shù)非顯而易見，即本領(lǐng)域技術(shù)人員將區(qū)別與最接近的現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合來解決實(shí)際要解決的技術(shù)問題，是非顯而易見的。

下面，筆者結(jié)合自己的審查意見答復(fù)經(jīng)驗(yàn)，提出了對(duì)創(chuàng)造性審查意見的幾點(diǎn)想法：

一、創(chuàng)造性審查意見的“點(diǎn)”角度

首先，從專利角度看。在創(chuàng)造性審查意見通知書中，審查員一般會(huì)給出一份以上的對(duì)比文件，其中對(duì)比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，《專利法》第二十二條三款中規(guī)定了現(xiàn)有技術(shù)的定義：是指申請(qǐng)日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)，因此我們?cè)诖饛?fù)審查意見時(shí)，應(yīng)該核對(duì)對(duì)比文件的公開時(shí)間是否在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日以前，否則對(duì)比文件不應(yīng)構(gòu)成本申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)，即確定“時(shí)間點(diǎn)”；

其次，從技術(shù)角度看。科學(xué)技術(shù)，涵蓋物理、化學(xué)、機(jī)械、電學(xué)和生物等諸多技術(shù)領(lǐng)域，我們?cè)趯W(xué)校學(xué)習(xí)相關(guān)學(xué)科時(shí)，必然要學(xué)習(xí)這些學(xué)科的基礎(chǔ)概念，對(duì)于基礎(chǔ)概念的定義和內(nèi)涵，要求我們精準(zhǔn)掌握，這是當(dāng)年我們學(xué)習(xí)的起點(diǎn)，也是現(xiàn)在我們答復(fù)審查意見的要點(diǎn)。

以筆者處理的一個(gè)創(chuàng)造性答復(fù)為例：本申請(qǐng)與對(duì)比文件1保護(hù)同一種有機(jī)物的制備方法，在后處理環(huán)節(jié)本申請(qǐng)比對(duì)比文件1多出了“堿洗”這一步驟，本申請(qǐng)和對(duì)比文件1相比GC純度更高。審查員老師提出，通過堿洗提高純度屬于本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段，本申請(qǐng)的技術(shù)方案是顯而易見的。

對(duì)此，筆者認(rèn)為：本領(lǐng)域公知堿洗除去的物質(zhì)是無機(jī)酸（無機(jī)物雜質(zhì)），而該有機(jī)物的產(chǎn)物體系中有產(chǎn)物、有機(jī)物雜質(zhì)和無機(jī)物雜質(zhì)三部分；GC純度是指產(chǎn)物質(zhì)量占產(chǎn)物和有機(jī)物雜質(zhì)總質(zhì)量的比例，純度是指產(chǎn)物質(zhì)量占整個(gè)產(chǎn)物體系（產(chǎn)物、有機(jī)物雜質(zhì)和無機(jī)物雜質(zhì)）總質(zhì)量的比例，這是兩個(gè)概念；本領(lǐng)域堿洗可以提高純度，但是并不影響GC純度，因此本申請(qǐng)GC純度更高并不是簡單通過堿洗實(shí)現(xiàn)的，而是本申請(qǐng)的完整合成方法帶來的，本申請(qǐng)技術(shù)效果更佳。因此，相比對(duì)比文件1，本申請(qǐng)的技術(shù)方案是非顯而易見的。

可見，一個(gè)小小的點(diǎn)，對(duì)專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性的影響都是至關(guān)重要的，這就要求我們不要放過任何細(xì)節(jié)，全面細(xì)致地進(jìn)行論述。

二、創(chuàng)造性審查意見的“線”角度

一個(gè)完整的技術(shù)方案，除了概念外，常見的還有數(shù)值，比如溫度值、壓力值、時(shí)間長度和尺寸大小等等。因此，對(duì)專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性答復(fù)，也可以以數(shù)值的區(qū)別為起點(diǎn)展開論述。審查意見中針對(duì)數(shù)值取值的不同，往往指出本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)技術(shù)需要可以常規(guī)調(diào)整，不認(rèn)可其創(chuàng)造性。

例如，本申請(qǐng)和對(duì)比文件1均保護(hù)一種化合物A的制備方法，對(duì)比文件1公開了反應(yīng)溫度為100~200 ℃，產(chǎn)率在80~90%，并且隨著反應(yīng)溫度的提高，該化合物A的產(chǎn)率隨之提高，并附圖1；本申請(qǐng)限定反應(yīng)溫度為300~500 ℃，產(chǎn)率在95~99%。審查員認(rèn)為，對(duì)比文件1給出了提高反應(yīng)溫度以提高產(chǎn)率的技術(shù)啟示，因此，本申請(qǐng)的技術(shù)方案是顯而易見的。

對(duì)此，筆者認(rèn)為：根據(jù)對(duì)比文件1附圖1的記載，對(duì)比文件1附圖1公開了反應(yīng)溫度100~220 ℃與產(chǎn)率的曲線圖，整體上產(chǎn)率隨著反應(yīng)溫度的提高而提高，但是根據(jù)對(duì)比文件1附圖1反應(yīng)溫度200~220 ℃區(qū)間的曲線趨勢(shì)，隨著反應(yīng)溫度提高，產(chǎn)物的產(chǎn)率明顯下降，可見對(duì)比文件1所記載的“隨著反應(yīng)溫度的提高，該化合物A的產(chǎn)率隨之提高”僅僅是針對(duì)反應(yīng)溫度100~200 ℃區(qū)間的，對(duì)比文件1實(shí)際給出的技術(shù)啟示，是在反應(yīng)溫度高于200 ℃時(shí)產(chǎn)物產(chǎn)率下降。但是，本申請(qǐng)限定反應(yīng)溫度為300~500 ℃，遠(yuǎn)高于對(duì)比文件1，產(chǎn)率在95~99%，也明顯高于對(duì)比文件1。因此，相比對(duì)比文件1，本申請(qǐng)的技術(shù)方案是非顯而易見的。

不難發(fā)現(xiàn)，說明書中的文字記載固然重要，但是難免會(huì)有歧義等問題存在，對(duì)于趨勢(shì)性的把握，對(duì)數(shù)值類答復(fù)點(diǎn)是意義重大的。

三、創(chuàng)造性審查意見的“面”角度

在專利申請(qǐng)中，一個(gè)權(quán)利要求就是一個(gè)技術(shù)方案，技術(shù)方案由技術(shù)特征組成，技術(shù)特征可以是構(gòu)成發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)方案的組成要素，也可以是要素之間的相互關(guān)系。因此，要素之間的相互關(guān)系也是我們應(yīng)該考慮的角度。

例如，本申請(qǐng)和對(duì)比文件1都保護(hù)一種耐高溫的組合物，對(duì)比文件1公開了其組合物包括組分1、組分2、組分3、組分4和組分5，并在機(jī)理部分記載了組分1、組分3和組分5具有協(xié)同作用，從而實(shí)現(xiàn)了耐500 ℃以上高溫；本申請(qǐng)?zhí)峁┑慕M合物為組分1、組分2、組分6和組分7，耐500 ℃以上高溫。審查員認(rèn)為，對(duì)比文件1給出了組分1可以作為耐高溫原料，用于制備耐高溫物質(zhì)的技術(shù)啟示，因此本申請(qǐng)的技術(shù)方案是顯而易見的。

對(duì)此，筆者認(rèn)為：根據(jù)對(duì)比文件1的記載，組分1、組分3和組分5具有協(xié)同作用，從而實(shí)現(xiàn)了耐500 ℃以上高溫。在對(duì)比文件1的教導(dǎo)下，本領(lǐng)域技術(shù)人員為了獲得一種耐高溫物質(zhì)，顯而易見地同時(shí)使用組分1、組分3和組分5，不會(huì)顯而易見地省略任一種或任兩種組分。但是，本申請(qǐng)限定組合物為組分1、組分2、組分6和組分7，并沒有使用組分2和組分5，自然也就沒有利用組分1、組分3和組分5的協(xié)同作用，本申請(qǐng)是通過組分1、組分2、組分6和組分7的相互配合，得到耐高溫物質(zhì)，并且耐500 ℃以上高溫。因此，相對(duì)于對(duì)比文件1，本申請(qǐng)的技術(shù)方案是非顯而易見的。

當(dāng)然，對(duì)于要素之間的相互關(guān)系，并不局限于協(xié)同作用，比如原料的拮抗關(guān)系、配伍性以及方法中各步驟的配合等，結(jié)合專利申請(qǐng)技術(shù)方案的實(shí)際情況而定。

四、創(chuàng)造性審查意見的“體”角度

上文為了方便描述問題，筆者只列舉了對(duì)比文件1，沒有涉及多個(gè)對(duì)比文件的情況。事實(shí)上，審查意見通知書中多個(gè)對(duì)比文件的情況也很常見，比如用對(duì)比文件1與對(duì)比文件2、對(duì)比文件3甚至對(duì)比文件4和對(duì)比文件5，共同評(píng)價(jià)專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性。

在這種情況下，我們不僅需要從“點(diǎn)”、“線”和“面”這些角度進(jìn)行分析，還需要從整體上予以考慮。比如，對(duì)比文件1和對(duì)比文件2的技術(shù)領(lǐng)域是否接近，其技術(shù)方案是否存在矛盾點(diǎn)而不能結(jié)合，對(duì)比文件2相同技術(shù)特征的作用是否相同等等，從更大角度分析。

綜上所述，專利申請(qǐng)創(chuàng)造性審查意見的答復(fù)是多角度的，專利代理師更豐富的答復(fù)內(nèi)容，對(duì)專利申請(qǐng)的授權(quán)的益處是不言而喻的。

（原標(biāo)題：專利申請(qǐng)創(chuàng)造性審查意見的答復(fù)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：朱凡 北京高沃律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利申請(qǐng)創(chuàng)造性審查意見的答復(fù)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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