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“最高法‘鷹眼’識別并遏制權(quán)利人行使專利權(quán)時的不誠信行為,有助于引導(dǎo)專利權(quán)人誠信實(shí)施專利,以司法裁判引導(dǎo)企業(yè)踐行誠實(shí)守信的社會主義核心價值觀?!?br/>
圖為涉案專利說明書
導(dǎo)讀
專利保護(hù),本來是為了鼓勵發(fā)明創(chuàng)造、促進(jìn)科技進(jìn)步的。現(xiàn)實(shí)中,有人卻利用專利權(quán)的排他性,不誠信維權(quán),企圖獲取不正當(dāng)?shù)睦?。福建某單位建設(shè)工程施工項(xiàng)目的代建單位及施工單位就遇上了這樣的糟心事。經(jīng)最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭二審,認(rèn)定專利權(quán)人主動提供施工專利技術(shù)但未披露其擁有專利權(quán),直至實(shí)施完畢方才請求權(quán)利救濟(jì)的行為,構(gòu)成專利默示許可。本案的終審判決,對于審理同類案件具有重要的借鑒意義。同時,最高法“鷹眼”識別并遏制權(quán)利人行使專利權(quán)時的不誠信行為,有助于引導(dǎo)專利權(quán)人誠信實(shí)施專利,以司法裁判引導(dǎo)企業(yè)踐行誠實(shí)守信的社會主義核心價值觀。
主動設(shè)計出謀劃策 故意隱瞞專利事實(shí)
2013年12月,福建某單位委托某設(shè)計公司設(shè)計其場所改造項(xiàng)目,設(shè)計費(fèi)用為621.35萬元。雙方簽訂的設(shè)計合同特別約定“設(shè)計費(fèi)已包含了該項(xiàng)目所有設(shè)計內(nèi)容的相關(guān)費(fèi)用”。
2015年1月,福建某單位將涉案工程委托給廈門某工程技術(shù)公司代建,雙方簽訂合同約定代建單位應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的設(shè)計及概算控制投資。
隨后不久,江蘇一家生產(chǎn)、銷售圍欄的企業(yè)江蘇某圍欄公司的工作人員主動與某設(shè)計公司接洽,為該項(xiàng)目的圍欄設(shè)計提供設(shè)計方案,其通過電子郵件向某設(shè)計公司發(fā)送多份標(biāo)題為“福建省某單位隔離網(wǎng)部分圖紙”的郵件,郵件所涉設(shè)計圖包含了該公司擁有的一項(xiàng)圍欄系統(tǒng)的發(fā)明專利。經(jīng)雙方持續(xù)溝通,江蘇某圍欄公司又進(jìn)一步對相關(guān)設(shè)計進(jìn)行了修訂、完善,最終確定的設(shè)計圖明確標(biāo)注有防護(hù)圍欄的長寬尺寸、材質(zhì)規(guī)格、樣式參數(shù)等技術(shù)要求。
2016年2月,廈門某工程技術(shù)公司就涉案工程項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),中標(biāo)的施工單位為廈門某建設(shè)公司。施工過程中,該建設(shè)公司使用的施工圖系某設(shè)計公司提供,包含有防護(hù)圍欄的設(shè)計方案。廈門某建設(shè)公司按照圖紙進(jìn)行施工作業(yè),并于2020年11月通過竣工驗(yàn)收。
其間,上述圍欄系統(tǒng)發(fā)明專利的權(quán)利人江蘇某圍欄公司從未向工程的業(yè)主單位、代建單位以及施工單位披露施工圖涉及專利技術(shù)的事實(shí),直至涉案工程即將竣工之際,其才向業(yè)主單位發(fā)送告知提醒函。
施工圖紙惹爭議 是否許可扯不清
幾番協(xié)商未果后,江蘇某圍欄公司一紙訴狀,將廈門某工程技術(shù)公司、廈門某建設(shè)公司告到了法院,請求法院判令兩公司停止侵權(quán),并連帶賠償其經(jīng)濟(jì)損失300萬元。
該案中,江蘇某圍欄公司以涉案專利權(quán)利要求1、18作為其主張的專利權(quán)保護(hù)范圍,確認(rèn)其許可某設(shè)計公司在涉案工程中使用涉案專利,并明確不向該公司主張權(quán)利。
一審法院經(jīng)審理查明,被訴侵權(quán)產(chǎn)品為防護(hù)圍欄,其具有多個圍欄單元,各圍欄單元均包括兩根圍欄柱,介于兩根圍欄柱之間為沿縱向及橫向兩個方向延伸的圍護(hù)用的網(wǎng)片等。經(jīng)比對,一審法院認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備與涉案專利權(quán)利要求1、18相同的技術(shù)特征。
一審法院審理后認(rèn)為,雖然可以認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍,但江蘇某圍欄公司作為涉案專利的專利權(quán)人,其明知某設(shè)計公司為涉案工程的設(shè)計單位,主動與該公司接洽并提供含有專利技術(shù)的設(shè)計方案,應(yīng)視為其許可在涉案工程中使用涉案專利。據(jù)此,一審法院判決駁回江蘇某圍欄公司的訴訟請求。
江蘇某圍欄公司不服,向最高人民法院提起上訴。
“我們從未表示涉案工程可以免費(fèi)使用涉案專利,只是向某設(shè)計公司推薦涉案專利技術(shù)方案而已,只有等到防護(hù)圍欄安裝完畢后才可能發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為,才能主張權(quán)利?!苯K某圍欄公司在庭審中主張。
“江蘇某圍欄公司向某設(shè)計公司提供包含專利技術(shù)的設(shè)計圖紙,一審中也明確許可設(shè)計公司使用該專利,在此情況下,再主張代建單位和施工單位專利侵權(quán),簡直毫無道理。而且,業(yè)主單位也實(shí)際支付了設(shè)計費(fèi),專利權(quán)已用盡?!睆B門某工程技術(shù)公司與廈門某建設(shè)公司反駁道。
至此,雙方“過招亮劍”,互不相讓。
二審厘清來龍去脈 層層剖析一招妙解
最高法知產(chǎn)法庭合議庭根據(jù)施工圖紙記載的防護(hù)圍欄的正視圖、中間柱截面圖、中間柱網(wǎng)片連接示意圖,以及技術(shù)要求,確認(rèn)涉案工程防護(hù)圍欄的施工圖采用了涉案專利技術(shù)方案。
那么,案件的關(guān)鍵問題在于廈門某工程技術(shù)公司、廈門某建設(shè)公司實(shí)施涉案專利的行為是否經(jīng)過權(quán)利人的許可,其行為是否構(gòu)成專利侵權(quán)。
在認(rèn)真梳理全案證據(jù)的基礎(chǔ)上,二審合議庭認(rèn)為,江蘇某圍欄公司與某設(shè)計公司往來郵件的標(biāo)題及相關(guān)內(nèi)容均標(biāo)注有涉案工程的名稱,可見,江蘇某圍欄公司知曉其提供的設(shè)計方案將用于涉案工程,而且江蘇某圍欄公司的種種行為表明,其深度參與了該工程的設(shè)計。代建合同、施工合同均明確約定了該設(shè)計方案不得隨意變更,在涉案工程防護(hù)圍欄的設(shè)計方案包含專利技術(shù)方案的情況下,廈門某工程技術(shù)公司、廈門某建設(shè)公司嚴(yán)格履行相關(guān)合同、按圖施工必然會導(dǎo)致實(shí)施涉案專利的結(jié)果。江蘇某圍欄公司故意隱瞞上述關(guān)鍵事實(shí),在工程竣工前半年左右才發(fā)出告知提醒函,意圖收取專利許可使用費(fèi),此種做法不符合誠實(shí)信用原則。據(jù)此,可以認(rèn)定江蘇某圍欄公司默示許可相關(guān)主體在涉案工程中實(shí)施涉案專利。關(guān)于專利許可費(fèi),鑒于江蘇某圍欄公司實(shí)際深度參與了該工程設(shè)計,涉案專利技術(shù)的價值已體現(xiàn)在設(shè)計方案上,而設(shè)計合同明確約定“設(shè)計費(fèi)已包含了該項(xiàng)目所有設(shè)計內(nèi)容的相關(guān)費(fèi)用”,在業(yè)主單位實(shí)際支付了設(shè)計費(fèi)的情況下,作為權(quán)利人的江蘇某圍欄公司不應(yīng)再向代建單位和施工單位主張專利許可使用費(fèi)。
最終,最高法二審判決駁回江蘇某圍欄公司的上訴請求,維持原判。
裁判解析
專利默示許可的認(rèn)定
專利侵權(quán)判定的關(guān)鍵在于實(shí)施專利是否獲得專利權(quán)人的許可。如果獲得了專利權(quán)人的明示許可,行為人實(shí)施專利的行為自然不屬于專利法第十一條所規(guī)定的侵害專利權(quán)的行為;如果行為人實(shí)施專利雖未獲得專利權(quán)人明示許可,但結(jié)合具體案情,根據(jù)專利權(quán)人的主觀狀態(tài)和具體行為可以推斷其具有默示許可的意思表示,則也可以認(rèn)定行為人實(shí)施專利的行為不構(gòu)成侵害專利權(quán)。
專利默示許可有其嚴(yán)格的適用條件。本案中,最高人民法院結(jié)合案件事實(shí),對專利默示許可的相關(guān)考量因素進(jìn)行了具體闡述。
第一,關(guān)于專利權(quán)人的主觀狀態(tài)。專利法第二十條第一款規(guī)定:“申請專利和行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。不得濫用專利權(quán)損害公共利益或者他人合法權(quán)益?!闭\實(shí)信用原則是民事主體從事民事活動的基本準(zhǔn)則,該原則要求人們在市場活動中應(yīng)該秉持誠實(shí)、講究信用、善意不欺,在不損害他人合法權(quán)益、社會公共利益和市場競爭秩序的前提下追求自己的利益。專利權(quán)人在行使專利權(quán)的過程中也要遵循誠實(shí)信用原則,應(yīng)以善意、合理的方式行使權(quán)利。本案中,福建某單位與某設(shè)計公司簽訂設(shè)計合同的時間明顯早于江蘇某圍欄公司與某設(shè)計公司接洽的時間,江蘇某圍欄公司與某設(shè)計公司之間的往來郵件明確指向了涉案工程,據(jù)此可認(rèn)定作為專利權(quán)人的江蘇某圍欄公司對其提供的設(shè)計方案將用于涉案工程屬于完全知曉的狀態(tài),其主動參與設(shè)計的目的并非其宣稱的商業(yè)推廣,而是意圖將專利技術(shù)納入工程設(shè)計圖,從而為其后期收取專利許可費(fèi)作準(zhǔn)備。
第二,關(guān)于專利權(quán)人的具體行為。一方面,涉案工程施工前,江蘇某圍欄公司刻意隱瞞了設(shè)計方案中包含專利技術(shù),未將相關(guān)情況告知相關(guān)方,使福建某單位喪失了要求某設(shè)計公司更改設(shè)計方案,或與某設(shè)計公司就設(shè)計費(fèi)重新進(jìn)行協(xié)商議價的機(jī)會,導(dǎo)致被納入設(shè)計圖的專利技術(shù)方案因工程的實(shí)際施工已成為了不可替代之方案。另一方面,涉案工程建設(shè)期間,江蘇某圍欄公司亦從未提出相關(guān)權(quán)利主張,直至工程即將竣工“木已成舟”之際才向代建單位和施工單位索要專利許可使用費(fèi),導(dǎo)致糾紛產(chǎn)生。
第三,關(guān)于默示許可的許可使用費(fèi)。需要明確的是,默示許可并非免費(fèi)許可,通常而言,在認(rèn)定專利默示許可成立的情況下被許可人仍需支付專利許可使用費(fèi)。然而,本案中江蘇某圍欄公司表示許可某設(shè)計公司使用涉案專利,涉案專利的價值已體現(xiàn)在某設(shè)計公司提供的設(shè)計方案上,而作為涉案工程發(fā)包方和使用方的福建某單位就該設(shè)計方案實(shí)際支付了621.35萬元的對價,在此情況下,權(quán)利人再向代建單位和施工單位主張專利許可使用費(fèi),缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。
專家點(diǎn)評
專利權(quán)的行使應(yīng)以誠實(shí)信用原則作為價值導(dǎo)向
江蘇省高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭原庭長、全國審判業(yè)務(wù)專家 宋 健
我國專利法的立法目的是保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益,鼓勵發(fā)明創(chuàng)造,提高創(chuàng)新能力,促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。但是近些年來,有一些權(quán)利人將專利異化成一種工具,利用專利權(quán)的排他性惡意發(fā)起訴訟,獲取不正當(dāng)?shù)睦妗R虼?,專利法?020年第四次修改時引入了誠實(shí)信用原則,規(guī)定申請專利和行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則,不得濫用專利權(quán)損害公共利益或者他人合法權(quán)益。有人將誠實(shí)信用原則稱為專利法的“打神鞭”,引入誠實(shí)信用原則能更好地平衡權(quán)利人的合法權(quán)益和公眾利益。
就本案而言,權(quán)利人參與福建某單位項(xiàng)目時,理應(yīng)基于正常的市場交易秩序和利益相關(guān)方的合理信賴,向項(xiàng)目中實(shí)施該技術(shù)的相關(guān)方披露所涉專利權(quán)的情況,但我們看到的是,其不僅沒有如實(shí)相告,還抱有“放長線,釣大魚”的心態(tài),通過與工程中標(biāo)設(shè)計單位“合作”的方式,將專利技術(shù)方案悄無聲息地納入施工圖,致使施工單位喪失了選擇其他施工方案的機(jī)會。鑒于權(quán)利人行使專利權(quán)嚴(yán)重違背誠實(shí)信用原則,而工程發(fā)包方已實(shí)際支付了“所有設(shè)計內(nèi)容的相關(guān)費(fèi)用”,在本案情形下,法院對于權(quán)利人向施工單位索要專利費(fèi)的維權(quán)方式予以否定性評價,體現(xiàn)了人民法院在加強(qiáng)保護(hù)、嚴(yán)格保護(hù)的同時,強(qiáng)調(diào)權(quán)利人應(yīng)誠信維權(quán)的基本裁判導(dǎo)向。
需要特別強(qiáng)調(diào)的是,本案確定的裁判尺度,僅適用于類似本案這種特殊情形,不能簡單擴(kuò)大到類似通訊領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)必要專利實(shí)施的相關(guān)爭議中。正是因?yàn)橥ㄓ嶎I(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)必要專利的不可避讓性和公共屬性,標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人事先已經(jīng)向國際標(biāo)準(zhǔn)組織承諾履行FRAND義務(wù),因此專利權(quán)人與實(shí)施者之間應(yīng)就實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)必要專利及許可費(fèi)的確定,在公平、合理、無歧視原則的指導(dǎo)下進(jìn)行善意談判,而這與本案情形顯然有較大的差異。
(原標(biāo)題:最高法知產(chǎn)法庭“鷹眼”識別不誠信維權(quán)不講誠信構(gòu)成專利默示許可)
來源:人民法院報
作者:王品
編輯:IPRdaily辛夷 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:最高法“鷹眼”識別并遏制權(quán)利人行使專利權(quán)時的不誠信行為(點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)
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