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“司法實務(wù)中往往會結(jié)合多種因素判斷申請人注冊商標(biāo)是否出于自身生產(chǎn)經(jīng)營的需要,進(jìn)而判斷‘其他不正當(dāng)手段’是否成立?!?br/>
喜歡化妝的人群對“KKW”這一商標(biāo)想必不會陌生,作為知名明星金·卡戴珊所創(chuàng)建金莎公主公司名下的注冊商標(biāo),“KKW”系列口紅、香水一經(jīng)推出,頗受追捧。然而“KKW”在國內(nèi)被注冊成了商標(biāo),商標(biāo)權(quán)利人并非金莎公主公司,而是一名自然人顏某。
案情簡介
顏某系“KKW”商標(biāo)(以下簡稱訴爭商標(biāo))的商標(biāo)權(quán)利人。訴爭商標(biāo)核定使用在第35類廣告、組織商業(yè)或廣告展覽、為商品和服務(wù)的買賣雙方提供在線市場等服務(wù)上,專用權(quán)期限至2028年9月20日。金莎公主公司(KIMSAPRINCESS INC.)向國家知識產(chǎn)權(quán)局針對訴爭商標(biāo)提出無效宣告請求,主張訴爭商標(biāo)系以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊,構(gòu)成《中華人民共和國商標(biāo)法(2013年修正)》(以下簡稱2013年商標(biāo)法)第四十四條第一款所指情形,應(yīng)予無效宣告。
第26910248號“KKW”商標(biāo)
金莎公主公司
我公司“KKW”品牌的化妝品、香水等商品在中國市場已具有了一定影響力,你為啥注冊了100多個與“KKW”品牌相同或近似的商標(biāo)?這不是搭便車嗎?
顏某
人有相似,物有相近,我注冊的“KKW”商標(biāo)與你井水不犯河水,你管不著~
國家知識產(chǎn)權(quán)局針對金莎公主公司提出的商標(biāo)無效宣告請求,作出了“KKW”商標(biāo)無效宣告請求裁定,認(rèn)定訴爭商標(biāo)在“廣告、組織商業(yè)或廣告展覽、為商品和服務(wù)的買賣雙方提供在線市場”等服務(wù)上的注冊構(gòu)成商標(biāo)法第四十四條第一款所指的“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊”之情形,故對訴爭商標(biāo)予以無效宣告。顏某不服被訴裁定,向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。
調(diào)查與處理
北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為,首先,第三人提交的證據(jù)證明“KKW”品牌的化妝品、香水等商品在中國市場已具有一定影響?!癒KW”是美國明星金·卡戴珊(Kim Kardashian West)創(chuàng)建的金莎公主公司名下的注冊商標(biāo),金莎公主公司提供的證據(jù)材料可以證明“KKW”在訴爭商標(biāo)申請注冊日之前在中國市場具有一定知名度。原告在多個商品和服務(wù)類別上共申請注冊了百余件商標(biāo),其中包括“KKW”“KKW BEAUTY”“KKW凱凱薇”“KKW 咔咔薇”“KKW 咔咔娃”“KKWQIC”“KKW YANQINA”等多件與第三人享有一定知名度的品牌相同或近似的商標(biāo),此行為難以解釋為偶然為之或純屬巧合。
其次,原告的部分商標(biāo)曾被國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定構(gòu)成“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形而予以無效宣告。原告對訴爭商標(biāo)的申請注冊行為具有明顯的抄襲、摹仿他人商標(biāo)的主觀惡意,也超出正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要,擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序,損害了公平競爭的市場環(huán)境,不具備注冊商標(biāo)應(yīng)有的正當(dāng)性。
綜上,顏某無正當(dāng)理由搶注多件與他人具有較強(qiáng)顯著性或較高知名度的商標(biāo)構(gòu)成相同或近似的商標(biāo),已構(gòu)成擾亂商標(biāo)注冊秩序、影響市場正常運行且不正當(dāng)占用公共資源的行為,屬于“以其他不正當(dāng)手段”取得商標(biāo)注冊。
因此,北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出判決,認(rèn)定被告國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于訴爭商標(biāo)的注冊構(gòu)成商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”情形,應(yīng)當(dāng)予以無效宣告的結(jié)論正確,應(yīng)予維持。判決駁回原告顏某的訴訟請求。
法官釋法
基于商標(biāo)注冊的誠實信用原則,為遏制商標(biāo)惡意注冊、侵占公共資源等行為,維護(hù)商標(biāo)注冊管理秩序,《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定,已經(jīng)注冊的商標(biāo),違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的,或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的,由商標(biāo)局宣告該注冊商標(biāo)無效;其他單位或者個人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。
《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十四條規(guī)定,以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者謀取不正當(dāng)利益的,可以認(rèn)定其屬于商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定的“其他不正當(dāng)手段”。
司法實務(wù)中往往會結(jié)合多種因素判斷申請人注冊商標(biāo)是否出于自身生產(chǎn)經(jīng)營的需要,進(jìn)而判斷“其他不正當(dāng)手段”是否成立。
一般而言,法院會考慮是否存在以下情況:
1.訴爭商標(biāo)申請人申請注冊多件商標(biāo),且與他人具有較強(qiáng)顯著性或較高知名度的商標(biāo)相同或近似(既包括對不同商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)在相同或類似商品、服務(wù)上申請注冊,也包括對同一商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)在不相同或不類似商品或者服務(wù)上申請注冊);
2.訴爭商標(biāo)申請人申請注冊多件商標(biāo),且與他人企業(yè)名稱、社會組織名稱、有一定影響商品的名稱、包裝、裝潢等商業(yè)標(biāo)識構(gòu)成相同或者近似標(biāo)志;
3.訴爭商標(biāo)申請人具有兜售商標(biāo),或者高價轉(zhuǎn)讓未果即向在先商標(biāo)使用人提起侵權(quán)訴訟等行為。
除上述情形以外,在司法實踐中,以下情況也可能成為法院納入考量的因素,如:
1.訴爭商標(biāo)申請人申請注冊的商標(biāo)數(shù)量是否過多,與企業(yè)或者個體經(jīng)營規(guī)模明顯不相適應(yīng),超出了正常使用所需的范圍;
2.訴爭商標(biāo)申請人是否圍繞多個主體的不同知名商標(biāo)進(jìn)行了申請;
3.訴爭商標(biāo)的申請時間是否晚于相同或類似商標(biāo)取得一定知名度的時間;
4.訴爭商標(biāo)的使用情況,譬如訴爭商標(biāo)是否已經(jīng)實際投入商業(yè)使用、相比于訴爭商標(biāo)的實際使用范圍訴爭商標(biāo)的核定使用類別的跨度是否過于寬廣、訴爭商標(biāo)申請人工商登記的經(jīng)營范圍是否涉及訴爭商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù);
5.訴爭商標(biāo)申請人是否被在先生效文書認(rèn)定在商標(biāo)申請過程中存在違反誠實信用原則謀取不正當(dāng)利益的失信行為。
總之,如前所述,在判斷注冊商標(biāo)是否屬于商標(biāo)法第四十四條第一款所規(guī)制的情形時,司法實務(wù)中既會考察商標(biāo)的情況,譬如訴爭商標(biāo)的注冊及實際使用狀況、其他在先知名商標(biāo)狀況等,又會考察訴爭商標(biāo)申請人的情況,譬如其是否曾有不正當(dāng)?shù)纳虡?biāo)注冊相關(guān)行為等,進(jìn)而綜合判斷訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成以“其他不正當(dāng)手段”取得注冊的情形。
(原標(biāo)題:批量搶注100多個商標(biāo),“KKW”商標(biāo)花落誰家?| 以案釋法)
來源:知產(chǎn)北京
作者:石麗穎 立案庭
編輯:IPRdaily趙甄 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:批量搶注100多個商標(biāo),“KKW”商標(biāo)花落誰家?(點擊標(biāo)題查看原文)
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