企業(yè)海外知識產權保護與布局系列文章（二十一）│ 加拿大商標注冊和侵權救濟淺議

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：梁欣竹中國貿促會專利商標事務所

一、概述

加拿大是西方七大工業(yè)國家之一，也是世界主要貿易國，是我國的第十大貿易伙伴。加拿大的制造業(yè)、高科技產業(yè)和服務業(yè)比較發(fā)達，資源工業(yè)、初級制造業(yè)和農業(yè)是國民經濟的重要支柱。此外，其在航空航天、有色冶金、信息通訊、動力裝備、電力水利、紙漿造紙、微電子軟件，新能源新材料等產業(yè)方面擁有世界領先水平。在對外貿易方面，加拿大主要出口汽車及零配件、其他工業(yè)制品、金屬、能源產品等；主要進口機械設備、汽車及零配件、工業(yè)材料、食品等。

中國企業(yè)在與加拿大的經濟交往中，不可避免地會遇到與知識產權有關的問題，本文主要介紹加拿大的商標注冊和侵權救濟的情況。

二、加拿大商標注冊

加拿大現行商標法制定于1985年，全稱是《商標及反不正當競爭法》，簡稱《商標法》。該法進行過多次修改，其中2019年6月17日的修改，使加拿大知識產權格局發(fā)生了重大的轉變。此次修改后，加拿大正式成為《商標國際注冊馬德里協定》的成員國；同時，加拿大還加入了《尼斯協定》，商標注冊開始采用尼斯分類法（以前加拿大的商標注冊是不分類的），這些措施使加拿大的商標制度與世界絕大部分國家同步。這次修改中另外廣受關注的一項是取消了商標注冊的使用要求。在此之前，“使用”是在加拿大進行商標注冊的條件，商標申請人在提出注冊申請時要提交商標的使用聲明，即，申請注冊的商標必須是正在加拿大使用或者打算在加拿大使用的商標。

（一）商標注冊的一般程序

加拿大商標注冊由加拿大知識產權局負責。

根據商標法，在加拿大不可以注冊為商標的有以下情形：

1、目前在世或30年內去世的人名或姓氏；

2、不具備顯著性的商標；

3、商品的通用名稱；

4、與已注冊商標近似的標識；

5、任何丑陋、淫穢或不道德的詞語或圖形；

6、國家或地區(qū)的符號標志；

7、加拿大的地名；

8、紅十字、紅新月標識；

9、皇室、政府機構及軍隊的徽章、紋章、飾章等；

10、聯合國和國際組織的名稱、徽章等。

加拿大商標申請流程：

（1）形式審查：對申請文件、商標圖樣等進行審查，符合規(guī)定的將獲得申請?zhí)柡蜕暾埲铡?/p>

（2）實質審查：根據商標法審查申請商標是否具有可注冊性、是否與在先注冊或在先申請的商標相同或近似、是否違反商標法的其他禁止注冊條款。

（3）公告：通過實質審查后，申請商標會在加拿大官方商標公告上刊登公告。異議期為自公告之日起2個月。

（4）如無異議，商標局會發(fā)布“允許通知”，然后頒發(fā)注冊證書。

（二）商標注冊加速審理的規(guī)定

加拿大商標注冊的審查程序比較漫長，大約在30個月左右。造成審查緩慢的原因有的是因為申請的商品或服務的名稱不夠規(guī)范；另外一個重要原因是，以前審查員很少在實質審查階段駁回一件商標申請，對于審查員提出的審查意見，申請人可以反復提出相同的觀點作出答復，而審查員也會以相同的反駁理由作出重復回應，導致商標申請可能會以這種方式一直徘徊在實質審查程序中，最終大多數申請人會放棄申請。

為了加快審查速度，加拿大知識產權局采取了一系列提高審查效率的措施，其中包括：

（1）任何符合以下標準之一的申請人都可以申請加速審查：

預期或正在加拿大就申請人在申請中所列的商品或服務上使用的商標提起訴訟；

申請人正在加拿大邊境打擊與申請人商標（使用在申請中所列的商品或服務上）有關的假冒產品；

申請人要求進行商標注冊，以避免其知識產權在網絡市場中處于嚴重不利地位。

加速審查請求中必須附有一份聲明書，以說明該請求的具體情況。在聲明書符合標準的情況下，加拿大知識產權局能夠在1-2周內審查相關申請，該服務不需要支付任何官費。

（2）審查過程中可以節(jié)省審查時間的措施：

僅列出《加拿大商品和服務手冊》中預先批準的商品和服務的申請將比其他申請更快進行審查，因為它們需要審查員進行審查的內容相對較少；

在發(fā)布第一份審查報告時，審查員將不再針對需要修改的部分提供可接受的商品或服務的示例。一旦申請人提交了經修改的申請，審查員可以在后續(xù)的報告中提供示例；

審查員提出第一次審查意見后，如果申請人的的答復沒有提出新的觀點，則該申請可能被駁回。一旦申請被駁回，申請人唯一的辦法是在2個月內向聯邦法院提出起訴。

（3）可容許以電話通知的修改意見

為了提高效率，加拿大知識產權局擴大了可容許電話通知的修改意見的范圍，以處理申請中比較簡單的缺陷。自2021年2月19日起，審查員可以不發(fā)送正式的審查報告，而是直接致電商標申請人或其在加拿大的商標代理人以討論以下問題：

商標的圖形展示不正確；

翻譯和音譯不完整；

商標類型不正確；

商標描述不完整；

商品和服務說明方面存在的簡單問題，包括尼斯分類；

郵寄地址不完整。

收到電話形式通知的反對意見后，申請人（或其代理人）需在5個工作日內提供書面回復，以解決審查中發(fā)現的問題。如未能遵守前述期限，審查員將會出具正式的審查報告。*

（三）商標注冊中的異議程序

加拿大知識產權局商標異議委員會負責審查商標異議，自商標公告之日起2個月內可以提出異議。

異議理由包括：

（1）注冊申請是惡意提交的；

（2）商標屬于不可注冊商標；

（3）申請人無權注冊該商標；

（4）商標不具有顯著性；

（5）在不考慮第34條第(1)款的情況下，在加拿大的申請?zhí)峤恢?，申請人沒有在加拿大使用，也不打算在申請中指定的商品或服務上使用該商標；或

（6）在加拿大提交申請之日，申請人在加拿大無權就這些商品或服務使用該商標。

異議方提出書面異議聲明后，加拿大知識產權局會將異議文件的副本轉發(fā)給商標申請人。

申請人需在收到異議聲明后2個月內提交反駁聲明，反駁聲明只需簡單說明申請人打算回復該異議。

在收到反駁聲明后的4個月內，異議方需要提交支持異議的證據。如果異議方選擇不提交任何證據，則他們必須提交一份聲明。

申請人在收到異議方的證據或聲明后的4個月內需提交證據。如果申請人選擇不提交任何證據，則他們必須提交一份聲明。

在收到申請人的證據（或聲明）后的1個月內，異議方可以提交答復證據。

證據提交后，商標異議委員會會組織雙方進行質證，未經質證的證據不能成為案件證據的一部分。質證完成后，異議人有2個月的時間提交書面陳述或聲明，之后，商標申請人也有2個月的時間提交書面陳述。

前述期限經過后，當事人雙方有1個月的時間提出聽證申請，可以選擇采取書面審理或者舉行口頭聽證。加拿大知識產權局對案件作出裁定后，將在其網站上公布該裁定，任何一方不服裁定可向聯邦法院提起訴訟。

可以看出，加拿大商標注冊的異議程序，僅從提交異議申請到提出聽證申請，就至少需要18個月時間，而相關法律法規(guī)又沒有對審理期限作出規(guī)定，因此實踐中，整個商標異議程序大約需要2-3年甚至更長的時間。

三、加拿大商標侵權的救濟

在加拿大，法院是處理知識產權糾紛的裁判機構。省級法院和聯邦法院都對知識產權案件具有裁判權。加拿大皇家騎警負責打擊假冒商品的執(zhí)法工作。

（一）司法救濟

加拿大商標法規(guī)定的商標侵權行為構成犯罪的有以下幾類：

（1）任何人出售或提議出售，或以商業(yè)規(guī)模分銷與商標有關的任何商品，如果該銷售或分銷違反或將違反商標法第19條或第20條，并且該人知道

（a）該商標與為此類商品注冊的商標相同，或在其本質上無法區(qū)分;和

（b）該注冊商標的所有人不同意銷售、提議銷售或分銷與該商標相關的商品

（2）任何人為銷售或以商業(yè)規(guī)模分銷任何貨物而制造、促使制造、擁有、進口、出口或企圖出口任何貨物，如果這種銷售或分銷將違反商標法第19條或第20條，并且該人知道

（a）商品的商標與該商品注冊的商標相同，或者本質上無法區(qū)分;和

（b）該注冊商標的所有人不同意該商品帶有該商標

（3）任何人如銷售或宣傳與商標有關的服務，即屬犯罪，如果該銷售或廣告違反商標法第19條或第20條，并且該人知道

（a）該商標與為此類服務注冊的注冊商標相同，或在其本質上無法與注冊商標區(qū)分;和

（b）注冊商標的所有者未同意與該商標有關的銷售或廣告

（4）任何人以任何形式制造、促使制造、擁有、進口、出口或企圖出口任何標簽或包裝，以商業(yè)規(guī)模銷售或分銷，或銷售、商業(yè)規(guī)模分銷或廣告與之相關的商品或服務，即屬犯罪，如果該銷售、分銷或廣告將違反商標法第 19 或 20 條，并且該人知道

（a）標簽或包裝上的商標與注冊商標相同，或者本質上無法與注冊商標區(qū)分;

（b）標簽或包裝旨在與該注冊商標注冊的商品或服務相關聯;和

（c）該注冊商標的所有人不同意標簽或包裝上使用該商標

（5）任何人以任何形式出售或提議出售或以商業(yè)規(guī)模分發(fā)任何標簽或包裝，如銷售、分銷或宣傳與標簽或包裝有關的貨品或服務將違反商標法第19條或第20條，而該人知道

（a）標簽或包裝上的商標與注冊商標相同，或者本質上無法與注冊商標區(qū)分;

（b）標簽或包裝旨在與該注冊商標注冊的商品或服務相關聯;

（c）該注冊商標的所有人不同意標簽或包裝上使用該商標

上述行為，經公訴定罪的，處不超過1,000,000加元的罰款或不超過五年的監(jiān)禁，或兩者并處；經簡易程序定罪的，處不超過25,000加元的罰款或不超過六個月的監(jiān)禁，或兩者并處。簡易程序的訴訟時效是自訴訟標的事項產生之日起兩年內。

對前述商標侵權行為提起的訴訟經法院作出判決后，可銷毀或以其他方式處置犯罪所涉及的任何貨物、標簽或包裝、與這些貨物有關的任何廣告材料以及用于制造這些貨物、標簽或包裝的任何設備。

（二）行政救濟

加拿大對于商標的行政保護主要體現在邊境保護，邊境保護被寫在商標法中。商標法第51條規(guī)定，未經注冊商標所有人同意，貨物或其標簽或包裝上帶有與注冊商標相同或在本質上無法區(qū)分的商標的，該貨物不得進出口。

上述規(guī)定的例外是：

（a）商標是在商標使用所在國的商標所有人同意的情況下使用的；

（b）注冊商標使用在貨物的標簽或包裝上的情況下，與標簽或包裝相關聯的貨物的銷售或分銷不違反本法；

（c）貨物為個人財產或行李，并由個人進口或出口，并且有情況（包括從貨物數量判斷）表明貨物僅供其個人使用。

注冊商標權利人可以請求加拿大海關協助，要求對違反商標法第51條規(guī)定的進出口商品采取補救措施。也就是說，凡是在加拿大獲得注冊的商標，提交協助請求的申請后，可以獲得有效期為2年的協助，這項申請不收取費用，到期可以續(xù)期。這類似于我國的知識產權海關備案程序。作為接受協助請求的條件，海關可以要求注冊商標所有人提供擔保，用以支付被扣留貨物的儲存和手續(xù)費，以及可能的銷毀貨物的費用。被沒收貨物的所有人和進口商或出口商，對相關注冊商標所有人應支付的所有費用承擔連帶責任。

涉嫌侵權貨物被扣留后，海關官員可以向商標所有人提供貨物樣品和有關貨物的以下信息，以幫助商標所有人尋求救濟：

貨物及其特征的描述；

貨物所有者、進口商、出口商和收貨人以及制造者和參與其運輸的任何其他人員的姓名和地址；

貨物的數量；

貨物的制造國和過境國；

貨物的進口日期（如適用）

在海關官員首次向商標所有人提供上述信息和樣品之日起，扣留貨物的時間不得超過10個工作日，如果貨物易腐爛，則扣留時間不超過5個自然日。在貨物被扣留期間，海關官員可以應商標所有人的要求，將不易腐爛的貨物再扣留一個不超過10個工作日的期間。

海關官員可酌情給予被扣留貨物的所有人、進口商、出口商和收貨人以及相關受保護商標所有人檢查貨物的機會。一旦商標所有人啟動執(zhí)行程序，貨物將被扣留，等待聯邦法院就商標所有人的救濟作出裁決。在這種情況下，加拿大皇家騎警負責對假冒行為的刑事調查。

四、結語

曾經加拿大的假冒和盜版很猖獗，每年假冒和盜版產品的市場流通額為數百億加元。加拿大的商標法、商標法實施條例等相關法律對于商標侵權的處罰沒有明確的規(guī)定，加拿大政府受到來自國內和國際的雙重壓力，亟需盡快制定和完善有關法律。因此，加拿大在近些年連續(xù)出臺和修改了一系列相關法律，并加入了一些國際協定和條約，在商標注冊方面與國際接軌，在侵權救濟方面作出大幅度的改進。這也使得中國企業(yè)在進入加拿大市場時能夠有一個良好的市場環(huán)境，更好地促進中加貿易和在其他產業(yè)各方面的合作，達到雙贏的效果。

注釋：

*內容參考：Canadian trademark law 2021: year in review -- Smart & Biggar

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（原標題：加拿大商標注冊和侵權救濟淺議）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：梁欣竹中國貿促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily趙甄校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)海外知識產權保護與布局系列文章（二十一）│ 加拿大商標注冊和侵權救濟淺議（點擊標題查看原文）

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