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作者:崔雷 上海漢盛律師事務(wù)所 知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)顧問
朱以林 上海漢盛律師事務(wù)所 創(chuàng)始高級合伙人
原標(biāo)題:遭遇簡化版仿制品的專利保護——專利布局(一)
產(chǎn)品上市后為公眾所知前,如不及時申請專利權(quán)保護,則喪失了專利保護的時機,即便以后再申請專利,也容易被無效,所以急需申請保護。這種保護屬于防守型的基本保護,非常必要而且必須盡快實施。同時出于保護市場的角度,在遭遇簡化版仿制品時,企業(yè)應(yīng)當(dāng)上升知識產(chǎn)權(quán)保護的層級,著手專利布局,阻擊簡化版的仿制品侵占市場。
背景介紹
企業(yè)創(chuàng)業(yè)初期的知識產(chǎn)權(quán)保護基于防守的目的,首先會將創(chuàng)新點,也就是有技術(shù)貢獻的部分申請專利;出于現(xiàn)實的目的,為了獲得政府的補助和資助,參與高科技企業(yè)的評定,有動力申請專利,初期的目的以獲得授權(quán)為主,對專利應(yīng)該保護的力度、范圍、路徑和方向并不十分了然。然而,在產(chǎn)品經(jīng)過研發(fā)、生產(chǎn)和上市銷售中,如果產(chǎn)品有較好的市場前景,很快就會有競爭對手仿制,競品出現(xiàn)會影響企業(yè)的銷售和市場規(guī)劃,同時激發(fā)企業(yè)進一步通過知識產(chǎn)權(quán)保護的動機,企業(yè)著手開展侵權(quán)訴訟的準備,研究競品是否落入授權(quán)專利權(quán)利要求保護范圍,如果競品落入授權(quán)專利的保護范圍,進一步要獲取專利評價報告,或者分析專利權(quán)的穩(wěn)定性。有一種現(xiàn)實的情況是,同行有意或無意的避開專利保護范圍,簡化了產(chǎn)品設(shè)計實現(xiàn)了基本的功能,同時繞開了先行者專利保護。對于創(chuàng)新的先行者,投入了大量的時間精力開發(fā)產(chǎn)品,開發(fā)市場,如何避免后來者居上,或者說避免后來者通過對原產(chǎn)品的功能簡化避開專利保護和潛在的訴訟風(fēng)險,對產(chǎn)品開發(fā)的先行者來說是一個重大的課題,尤其在國內(nèi)創(chuàng)新市場具有重大的研究意義和現(xiàn)實意義。
案例介紹
筆者收到客戶發(fā)來的一張競爭對手的宣傳單頁。單頁上的這個產(chǎn)品與客戶做的產(chǎn)品外觀十分接近。再細看,關(guān)于產(chǎn)品的技術(shù)特征,也十分相近。
客戶發(fā)來微信截屏,顯示是當(dāng)日最新接到的消息。這是一款醫(yī)療設(shè)備。目前,客戶的產(chǎn)品在招標(biāo)階段,招標(biāo)的競爭對手成功應(yīng)標(biāo),賣了兩臺。項目的背景是客戶自兩年前開發(fā)了一款新產(chǎn)品。產(chǎn)品是結(jié)合了國外的多項專利技術(shù),然后在國內(nèi)制造生產(chǎn),申請了國內(nèi)的專利??蛻粢呀?jīng)先行投入大量的資金,用于廠房的建設(shè),醫(yī)療設(shè)備許可證的準入,研發(fā),市場銷售體系的建立。
對于此次突發(fā)事件,客戶懷疑競品侵權(quán),所以第一時間發(fā)給筆者進行分析研究。
侵權(quán)判定原則包括:全面覆蓋原則、等同原則、禁止反悔原則、自由公知技術(shù)抗辯原則。
按照全面覆蓋原則,筆者認真研究了競爭競品的技術(shù)特征。相關(guān)的法條如下:
《中華人民共和國專利法》(2020)
第六十四條 發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準,說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。
第六十七條 在專利侵權(quán)糾紛中,被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的,不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。
《專利法實施細則》
第二十條 權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)有獨立權(quán)利要求,也可以有從屬權(quán)利要求。
獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案,記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。
從屬權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)用附加的技術(shù)特征,對引用的權(quán)利要求作進一步限定。
從技術(shù)特征講競品與客戶申請的專利保護范圍十分接近。與客戶已經(jīng)申請的多個專利相比,這款產(chǎn)品是一個簡化版。也就是說,他的技術(shù)特征沒有落入原來專利權(quán)保護的范圍。
這里存在著兩種情況,一個就是競爭對手用的就是現(xiàn)有技術(shù)或者是現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合。他用公開技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品完全沒有侵權(quán),競品的技術(shù)方案是源于客戶申請文件的說明書,但是這個方案又沒有在權(quán)利要求進行保護內(nèi)。
另一種情況是屬于現(xiàn)有技術(shù)與本領(lǐng)域技術(shù)人員可以知道的技術(shù)特征的結(jié)合,還是屬于現(xiàn)有技術(shù)。本領(lǐng)域技術(shù)人員跟現(xiàn)有的技術(shù)特征的結(jié)合一直是處于一個模糊的地帶。
站在用戶的角度,應(yīng)盡量去擴大保護范圍,但是應(yīng)該在合理的范圍內(nèi)。
目前的情況下。競品只是一種簡化版,從客戶的說明書研究發(fā)現(xiàn),未來應(yīng)該有很多種多種簡化版的技術(shù)方案??梢岳@開權(quán)利要求保護的范圍。當(dāng)下專利保護的防護網(wǎng)還不夠密集,需要盡快的彌補,亡羊補牢尚未晚矣。
筆者分析了客戶現(xiàn)有5項申請專利的技術(shù)特征如下:
X、Y、Z是現(xiàn)有技術(shù);a\b\c\d\e\f\g\h\i\j\k\l是有貢獻的技術(shù)特征;
競品是X、Y、Z加m; 技術(shù)特征“m”是非必要技術(shù)特征,但同時又是產(chǎn)品設(shè)計中不宜回避的技術(shù)特征,屬于技術(shù)貢獻度不高,但市場應(yīng)用價值大的特征。
為了企業(yè)通過知識產(chǎn)權(quán)的申報保護市場,企業(yè)還須通過商標(biāo)、外觀專利、軟著申請,形成知識產(chǎn)權(quán)的保護網(wǎng)。同時加強核心專利的保護。
第二天,筆者與企業(yè)創(chuàng)始人商議對策。創(chuàng)始人首先明確要保護的核心技術(shù)有兩個方面,涉及兩個重要的技術(shù)指標(biāo),其中一個已經(jīng)在說明書中披露,一個現(xiàn)階段還屬于技術(shù)秘密沒有披露。筆者同企業(yè)創(chuàng)始人討論了各種專利布局的策略和現(xiàn)階段最適合企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護策略。
總結(jié)
產(chǎn)品上市后為公眾所知前,如不及時申請專利權(quán)保護,則喪失了專利保護的時機,即便以后再申請專利,也容易被無效,所以急需申請保護。這種保護屬于防守型的基本保護,非常必要而且必須盡快實施。同時出于保護市場的角度,在遭遇簡化版仿制品時,企業(yè)應(yīng)當(dāng)上升知識產(chǎn)權(quán)保護的層級,著手專利布局,阻擊簡化版的仿制品侵占市場。這里的專利布局又特指建立專利柵欄或者專利叢林,高密度的專利保護以遲滯競品對市場的侵蝕。首先籬清現(xiàn)有技術(shù)和必要技術(shù)特征,在保護有突出貢獻的核心技術(shù)特征時,從產(chǎn)品的應(yīng)用角度,將市場上可能的非公開應(yīng)用方案盡量囊括,以阻擊簡化版的仿制品侵占市場,為侵權(quán)訴訟做好準備。
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作者:崔雷 上海漢盛律師事務(wù)所 知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)顧問
朱以林 上海漢盛律師事務(wù)所 創(chuàng)始高級合伙人
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:初創(chuàng)企業(yè)的專利布局——遭遇簡化版仿制品的專利保護(點擊標(biāo)題查看原文)
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